대법원 2024. 5. 30. 선고 2021다258463 판결 [직무발명보상금]

"직무발명"이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(종업원 등)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자 · 법인 또는 국가나 지방자치단체(사용자 등)의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말하며, 종업원 등은 직무발명에 대하여 특허, 실용신안등록, 디자인등록(특허 등)을 받을 수 있는 권리나 특허권, 실용신안권, 디자인권(특허권 등)을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가지고, 종업원 등의 직무발명 보상금청구권은 일반적으로 사용자 등이 직무발명에 대한 특허 등을 받을 권리나 특허권 등을 종업원 등으로부터 승계한 시점에 발생하지만, 직무발명에 관한 근무규정 등에서 직무발명 보상금의 지급시기를 정하고 있는 경우에는 종업원 등은 그와 같이 정해진 지급시기에 직무발명 보상금청구권을 행사할 수 있으며, 한편 사용자가 직무발명에 관한 근무규정을 변경하였는데 그러한 변경 이전에 이미 종업원이 퇴직하였다면 그 종업원이 사용자와 사이에 변경된 근무규정을 적용하기로 합의하는 등의 특별한 사정이 없는 한 변경된 근무규정은 변경 이전에 이미 퇴직한 종업원에게는 적용되지 않는바, 피고는 1997. 8.경 원고로부터 이 사건 각 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하였고, 이로써 원고의 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금청구권이 발생하였으며, 그 당시 시행되던 피고의 직무발명에 관한 근무규정은 1995년 직무발명 보상지침이고, 원고는 피고의 2001년 직무발명 보상지침이 시행되기 전인 1998. 9. 30. 피고에서 퇴사하였는데 원고와 피고 사이에 2001년 직무발명 보상지침을 적용하기로 합의하는 등의 특별한 사정은 존재하지 않으므로, 원고의 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금청구권 행사에는 2001년 직무발명 보상지침이 아니라 1995년 직무발명 보상지침이 적용되며, 1995년 직무발명 보상지침 제15조 제3항, 제18조 제3항에 따르면, 이 사건 각 직무발명에 관한 특허가 피고의 제품에 적용되어 그 실시결과가 피고의 경영에 현저하게 공헌하였고, 원고의 청구에 의하여 실시되는 피고의 지적재산부서 평가, 직무발명 심의위원회의 심의 및 대표이사 재가가 있었을 때에 이 사건 각 직무발명의 실시에 대한 보상금을 지급하게 되는데, 이는 직무발명에 관한 근무규정 등에서 직무발명 보상금의 지급시기를 정하고 있는 경우에 해당하므로, 원고는 이러한 지급시기가 도래한 때에이 사건 각 직무발명의 실시에 대한 보상금청구권을 행사할 수 있고, 한편 1995년 직무발명 보상지침과 달리 2001년 직무발명 보상지침은 직무발명의 실시에 대한 보상금의 지급시기를 규정하고 있지 않지만, 2001년 직무발명 보상지침이 원고에게 적용되지 않으므로 그 보상지침이 시행된 2001. 1. 1.부터 원고가 이 사건 각 직무발명의 실시에 대한 보상금청구권을 행사할 수 있게 되었다고 볼 수는 없고, 또한 피고가 소멸시효의 기산일로 주장한 2001. 1. 1.에 위와 같이 1995년 직무발명 보상지침에서 정한 보상금의 지급시기가 도래하였다는 점에 관한 피고의 주장 · 증명도 없음에도 불구하고, 원심은 피고의 2001년 직무발명 보상지침이 원고에게 적용됨을 전제로 하여 그 판시와 같은 이유만으로 원고가 2001년 직무발명 보상지침의 시행일인 2001. 1. 1.부터 이 사건 각 직무발명의 실시에 대한 보상금청구권을 행사할 수 있었다고 보아 원고의 보상금청구권이 이 사건 소 제기 전에 이미 시효로 소멸하였다고 판단하였는데, 이러한 원심의 판단에는 직무발명 보상금청구권의 소멸시효 기산점에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

 

특허법원 2018. 6. 22. 선고 2018나1176 판결 [직무발명보상금] - 상고심리불속행기각

​

특허법 제40조 제2항은 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정할 때는 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익액과 그 발명의 완성에 사용자 및 종업원이 공헌한 정도를 고려하도록 규정하였는데, 같은 법 제39조 제1항에 의하면 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, 위의 ‘사용자가 얻을 이익’이라 함은 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적·배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미하며, 한편 여기서 ‘사용자가 얻을 이익’은 직무발명 자체에 의하여 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있는 것이고, 또한 사용자가 제조·판매하는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기하여 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 그 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있으며, 직무발명 보상금 산정의 기초가 되는 독점적·배타적 이익이 존재한다는 점에 대한 증명책임은 직무발명보상금을 청구하는 원고, 즉 종업원에게 있고, 회사가 실시한 발명이 직무발명 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있었던 것으로 보인다면, 회사가 직무발명 실시로 인하여 무상의 통상실시권을 넘는 독점적·배타적 이익을 얻고 있다고 단정할 수 없는바, 이 사건 직무발명으로 인한 피고의 독점적·배타적 이익이 있는지를 판단하기 위해서는, 먼저 피고가 이 사건 직무발명을 실시하였는지, 이 사건 직무발명에 특허무효 사유가 있는지 및 이 사건 직무발명의 대체기술이 존재하는지에 대해서 살펴볼 필요가 있으며, 그러한 전제로서 이 사건 직무발명의 청구범위의 기술적 의미 내지 기술적 범위를 확정할 필요가 있으므로 살피건대, 이 사건 제1항 직무발명은 통신단말기가 수신할 때 착신음의 모드가 ‘번호착신음 모드’인지를 검사하여 ‘번호착신음 모드’로 설정된 경우에, 사용자 자신의 전화번호 전부 또는 일부에 해당하는 숫자를 메모리에 저장된 숫자별 음성데이터나 사용자가 직접 녹음한 음성데이터를 이용하여 음성으로 출력하는 방법으로 착신음을 발생시킴으로써 다른 사람의 착신음과 사용자의 착신음을 구별하기 쉽도록 하려는 발명인데, 피고 제품 1, 2는 구성요소 3, 4, 5를 포함하지 아니하여 이 사건 직무발명의 실시에 해당하지 아니하고, 달리 피고가 이 사건 직무발명을 실시하였다고 볼만한 자료도 없으므로, 피고는 이 사건 직무발명을 실시하지 아니하였다고 봄이 타당하며, 이 사건 제1항 직무발명과 선행발명은 통신 단말기에 착신음을 발생하는 방법으로, 호출이 감지되면 착신음 모드(음성벨)인지에 따라 메모리에 저장된 자신의 전화번호에 대응하는 음성 데이터(음성)를 출력한다는 점에서 실질적으로 동일하므로, 이 사건 제1항 직무발명은 선행발명에 의하여 신규성이 부정되거나, 적어도 진보성이 부정될 것이므로 이 사건 제1항 직무발명에는 특허무효사유가 존재하며, 이 사건 직무발명의 출원 전에 이미 휴대전화의 착신음 발생방법에 관한 다양한 기술이 공개되어 있었고, 그 기술의 내용은 다양한 벨소리를 저장하여 벨소리를 선택하거나 사용자가 임의로 벨소리를 녹음시킨 후 들을 수 있도록 하여 해당 전화기의 벨소리를 용이하게 인식할 수 있도록 하는 전화 벨소리 변경장치, 다양한 종류의 벨소리용 음악을 미리 녹음하여 두고 이를 통신망을 통하여 제공하는 벨소리 서버를 구비하고, 휴대폰 사용자가 통신망을 통하여 벨소리 데이터 파일을 수신하고 휴대전화에 저장하여 벨소리로 출력하도록 하는 다양한 벨소리의 제어방법, 이용자가 다른 여러 종류의 소리를 조합하여 휴대전화의 착신음을 다양한 착신음 패턴으로 편집하도록 하는 휴대전화기, 휴대전화 호출음(착신음)의 음색 패턴 데이터(음정 데이터, 복수의 울림 시간 데이터, 복수의 소음 시간 데이터로 구성된다)를 메모리에 기억시켜 호출하도록 하는 휴대전화기, 수신자의 이름 등의 문자 정보를 착신 호출음 정보로 기억시켜 착신시 그 음성정보를 호출음으로 출력하도록 하는 휴대전화기 등이며, 위와 같이 공개된 기술은 모두 자신의 휴대전화기에 전화가 걸려올 경우 발생하는 착신음(벨소리)을 다른 사람의 휴대전화 착신음과 용이하게 구분하고 혼동을 방지하기 위한 것이고, 이 사건 직무발명 명세서의 발명의 설명 중 종래기술 부분에서도 “근래의 무선 단말기들은 다수의 착신음을 저장하고, 사용자의 선택에 의해 미리 선택된 착신음을 울리도록 되어 있다.”라는 기재가 있으며, 피고의 경쟁회사로 볼 수 있는 노키아의 경우 작곡가 프로그램을 이용한 맞춤형 벨소리, 음성 녹음기를 사용하여 녹음된 음원으로 벨소리를 설정하는 방법을, 모토롤라의 경우 오디오 파일을 벨소리로 설정하는 방법, 엘지전자의 경우 저장된 사운드를 벨소리로 설정하는 방법을 각각 사용자 설명서에서 설명하고 있어, 이처럼 피고의 경쟁회사들은 피고와 마찬가지로 휴대전화 단말기에 저장되어 있는 벨소리를 착신음으로 사용하거나, 사용자 자신이 녹음하거나 생성한 음악이나 음성 또는 임의의 오디오 파일 등의 음원을 착신음으로 설정하는 방법을 채택하였으며, 이러한 방법에 의하여 사용자들은 자기의 착신음을 타인의 착신음과 구별할 수 있어, 즉 휴대전화 사용자로서는 자신이 직접 녹음한 음성, 자신만의 음악 등을 벨소리로 설정하여 사용함으로써 타인의 착신음과 구별되는 자신만의 착신음을 설정할 수 있으며, 이는 이 사건 직무발명의 작용효과를 대체하기에 충분하며, 일반적인 휴대전화 수요층의 경우, 위와 같이 자신만의 착신음을 설정할 수 있는 다양한 방법이 존재함에도 불구하고 굳이 이 사건 직무발명과 같이 자신의 전화번호에 대응되는 아라비아 숫자를 음성으로 출력하여 착신음으로 설정함으로써 착신음이 울릴 때마다 타인에게 개인정보인 자신의 전화번호를 노출할 수 있는 방법을 더 선호할 것으로는 보이지 아니하므로, 이 사건 직무발명의 출원일 이전에 타인의 착신음과 구분되는 자신의 착신음 발생방법에 관한 다양한 대체 기술이 이미 존재하였음이 인정되어, 피고는 이 사건 직무발명을 실시하지 않았고 이 사건 직무발명은 특허무효사유가 존재하고, 또한 이 사건 직무발명의 출원 전에 이미 그에 대한 다양한 대체기술이 존재하였으므로 경쟁업체들이 이 사건 직무발명을 실시하지 못하였다고 하더라도 그로 인하여 피고의 매출이나 이익이 증가할 것으로 보이지는 아니하며, 나아가 피고가 이 사건 직무발명에 대한 특허권을 보유하였다는 사정만으로 이 사건 직무발명으로 인한 피고의 독점적·배타적 이익이 존재한다고 추정할 수도 없으며, 달리 이 사건 직무발명으로 인한 피고의 독점적·배타적 이익이 있다고 볼 만한 증거자료나 사정도 없다.

​

특허법원 2018. 6. 14. 선고 2017나1186 판결 [직무발명보상금] - 확정

​

원고는, “직무발명인 이 사건 특허발명으로 인하여 원고가 특허법 제40조 제1항에 따라 지급받아야 하는 ‘정당한 보상’의 액수는 제2발명의 특허 존속기간 만료시점인 2015. 5. 11.까지 총 1조 1,437억 39,382,400원(=자기 실시 보상금 638,578,382,400원 + 크로스라이선스 보상금 505,161,000,000원)에 이르는데, 원고는 피고로부터 2003년 합의에 의하여 이 사건 특허발명을 포함한 3건의 특허에 관하여 10억 원을 지급받았을 뿐이므로, 이 사건 특허발명에 관하여 지급받은 6억 6,000만 원(=10억 원 × 2건/3건, 1,000만 원 미만 버림)을 제외한 나머지 금원의 일부로서 본소 청구취지 기재 금원의 지급을 구한다”고 주장하고, 이에 대하여 피고는, “2003년 합의서와 2010년 합의서에는 모두 이 사건 특허발명의 직무발명보상금에 대하여 제소하지 않기로 하는 부제소 합의가 포함되어 있는바, 원고의 이 사건 본소는 위 각 부제소 합의에 위반한 것으로서 권리보호의 이익이 없어 부적법하다”는 취지의 본안 전 항변을 하므로 살피건대, 2003년 합의서에 “원고는 사건 또는 대상특허와 관련하여 추가적인 보상청구 기타 민·형사를 포함한 일체의 이의를 제기하지 않기로 한다(제3항)”는 내용의 부제소 합의가 포함되어 있으므로, 위 부제소 합의의 대상, 즉 부제소 합의에서 제소가 금지되는 소가 무엇인지에 관하여 보건대, 2003년 합의서 제1항에 이 사건 특허발명이 명시되어 있는 점, 제4항에 피고가 원고에게 보상금을 지급하는 근거로 ‘특허법 제40조’가 명시되어 있는 점, 제3항에 추가적인 보상청구 및 기타 민·형사를 포함한 일체의 이의를 제기하지 않기로 하는 대상을 ‘대상특허’라고 기재하여 이 사건 특허발명을 명시적으로 포함시킨 점 등을 고려할 때, 2003년 합의서에 포함된 부제소 합의의 대상은 이 사건 특허발명에 대한 직무발명보상금임이 분명하므로, 이 사건 특허발명에 대한 직무발명보상금의 추가 지급을 구하는 원고의 이 사건 본소는 2003년 합의서에 포함된 부제소 합의에 위반한 것으로서 권리보호의 이익이 없어 부적법하며, 원고는, “원고가 이 사건 특허발명과 관련하여 지급받을 수 있는, 특허법 제40조 제1항에서 정한 ‘정당한 보상’은 1조 원을 초과하는바, 원고가 직무발명보상금으로 지급받은 10억 원은 위 정당한 보상에 턱없이 미치지 못하는데, 특허법 제40조 제1항은 강행규정으로서, 이에 반하여 직무발명보상금 청구권의 발생, 행사 및 보상금의 정당한 액수에 어떠한 제한을 가하는 계약은 무효이므로, 2003년 합의서에 포함된 부제소 합의는 무효이다”라는 취지로 주장하므로 살피건대, 특허법 제40조 제1항은 “종업원등은 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 직무발명에 대한 특허권을 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자등으로 하여금 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다”고 규정하고 있고, 원고의 주장과 같이 위 규정은 강행규정으로서, 직무발명보상금 청구권의 발생, 행사 및 보상금의 정당한 액수에 어떠한 제한을 가하는 계약 또는 근무규정은 무효이나, 이는 회사가 미리 일방적으로 정해 놓은 계약 또는 근무규정에 따라 종업원의 정당한 직무발명보상금 청구권을 제한하는 경우 그러한 계약 또는 근무규정이 무효라는 것일 뿐, 직무발명보상금에 대한 사용자와 종업원 사이의 합의에 의한 모든 개별 계약을 무효로 해석하여야 한다거나, ‘정당한 보상’이 이루어지지 않으면 모든 합의가 무효로 되어야 한다는 의미는 아니므로, 이미 직무발명이 완료되어 구체적으로 발생한 보상금 지급청구권의 액수를 당사자가 사후에 합의한 경우마저도 일률적으로 무효라고 볼 것은 아니며, 원고는, “원고는 2003년 합의서 작성에 이르는 과정에서 피고로부터 회유와 강압을 받는 등 자유로운 의사에 따라 협의하지 못하였으므로, 2003년 합의 및 그 합의에 포함된 부제소 합의는 그 합의 과정에 정당성이 결여된 것으로서 무효이다”라는 취지로 주장하나, 원고는 2001. 11. 20. 이 사건 특허발명이 직무발명에 해당하지 않으므로 피고가 이를 실시하여 얻은 수익을 원고에게 반환하여야 한다고 주장하면서 피고를 상대로 부당이득반환 등을 구하는 소를 제기한 사실, 위 법원은 2002. 8. 22. 원고의 청구를 각하 내지 기각하는 판결을 선고한 사실, 원고는 위 판결에 대하여 서울고등법원 2002나53164호로 항소를 제기한 후 주위적 청구를 불법행위를 이유로 한 손해배상, 제1 예비적 청구를 부당이득반환, 제2 예비적 청구를 직무발명보상금으로 변경한 사실, 원고는 위 소송 과정에서 법원에 이 사건 특허발명의 가치를 추정하는 자료로 ‘천지인한글의 시장가치 평가’라는 제목의 문서를 제출한 사실, 피고 또한 법원에 위와 유사한 취지의 ‘천지인특허 보상금 산정’이라는 제목의 문서를 제출한 사실, 그러다가 원고는 2003년 합의서 작성일 다음날인 2003. 11. 22. 위 법원에 항소취하서를 제출함으로써 위 항소를 취하한 사실, 원고의 위와 같은 소송 과정에서 원고를 대리한 변호사 B, C 등이 있었던 사실, 한편 원고는 위와 같은 서울지방법원 남부지원의 판결이 선고된 후인 2002. 10. 8. 특허심판원에 피고를 상대로 이 사건 특허발명 중 제2발명에 관한 특허등록무효심판을 청구한 사실, 특허심판원은 2003. 7. 31. 위 심판청구를 기각한 사실, 이에 원고는 2003. 9. 1. 특허법원에 피고를 상대로 위 특허발명의 무효를 구하는 소를 제기한 사실을 인정할 수 있어, 원고는 변호사의 조력을 받아 피고를 상대로 수건의 소를 제기하며 이 사건 특허발명의 직무발명보상금과 관련한 많은 주장을 하였고, 스스로 이 사건 특허발명의 가치를 추정하는 자료를 제시하기도 하였으므로, 이와 같은 과정을 거친 끝에 이르게 된 2003년 합의가 원고의 자유로운 의사에 따른 충분한 협의가 결여된 상태에서 이루어진 것이라고 보기는 어렵다.

​

특허법원 2017. 12. 21. 선고 2017나1865 판결 [무역에관한소송] - 상고심리불속행기각

​

발명진흥법 제13조 제1항은 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익액과 그 발명의 완성에 사용자 및 종업원이 공헌한 정도를 고려하도록 하고 있는데, 같은 법 제8조 제1항에 의하면 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, 위의 “사용자가 얻을 이익”이라 함은 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적·배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미하며, 한편 여기서 사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의하여 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등 회계 상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있는 것이고, 또한 사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있는바, 피고 회사가 이 사건 제1, 2 직무발명을 실시하지 않고 있음은 당사자들 사이에 다툼이 없고, 또한 피고 회사가 이 사건 제1, 2 직무발명의 실시제품·방법의 수요를 대체할 수 있는 제품·방법을 제조·사용하고 있고, 나아가 이 사건 제1, 2 직무발명에 대한 특허권에 기하여 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 매출이 증가하였음을 인정할만한 증거도 없으며, 피고 회사가 이 사건 제1, 2 직무발명에 관한 실시료를 지급받았거나 양도대금을 지급받았음을 인정할만한 증거도 없고, 피고 회사가 장래에 위와 같은 이익을 얻을 수 있으리라고 볼만한 증거도 없어, 피고 회사가 이 사건 제1, 2 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계함으로 인하여 무상의 통상실시권 실시로 인한 이익을 넘는 초과 이익을 얻을 수 있었다고 보기 어려우므로, 이 사건 제1, 2 직무발명에 대한 보상금청구는 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없고, 직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고, 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 되는바, 피고 회사는 원고의 이 사건 제3 내지 5 직무발명에 대한 보상금청구권은 늦어도 특허출원이 이루어진 2005. 12. 12.에는, 이 사건 제6 직무발명에 대한 보상금청구권은 특허출원이 이루어진 2006. 5. 26.에는 각 발생하였다고 할 것인데, 이 사건 소는 그로부터 10년의 기간이 경과한 2016. 8. 25. 제기되었음이 기록상 명백하므로, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있다고 볼만한 특별한 사정이 없는 이 사건에서는 이 사건 제3 내지 6 직무발명에 대한 보상금청구권은 소멸시효가 완성되었으며, 이에 대하여 원고는 “피고 회사의 매출이 발생할 것을 정지조건으로 하여 직무발명보상금을 지급하기로 하는 묵시적 합의가 있었으므로, 매출액과 이익이 계산된 때까지는 원고가 직무발명보상금을 청구할 수 없었던 법률상 장애사유가 계속되고 있었기 때문에 소멸시효가 진행되지 않는다.”는 취지로 주장하므로 살피건대, 갑 제12, 15, 18, 19호증 등 원고가 제출한 증거만으로는 원고와 피고 회사 사이에 직무발명보상금 지급시기에 대하여 원고 주장과 같은 합의가 있었다고 보기 어려우므로, 위 주장은 이유 없고, 또한 원고는 “출원 후 소멸시효기간인 10년이 경과한 이후에 실시되는 직무발명에 대하여는 보상금을 청구할 수 없게 되는 점을 감안하면, 직무발명의 실시로 인한 매출이 발생하기 전까지는 직무발명보상금청구권 행사에 법률상 장애사유가 있는 것으로 보아야 한다.”는 취지로 주장하므로 살피건대, 소멸시효는 객관적으로 권리가 발생하고 그 권리를 행사할 수 있는 때로부터 진행하고 그 권리를 행사할 수 없는 동안에는 진행하지 아니하는데 여기서 “권리를 행사할 수 없다”라고 함은 그 권리행사에 법률상의 장애사유, 예컨대 기간의 미도래나 조건 불성취 등이 있는 경우를 말하는 것이고, 사실상 그 권리의 존부나 권리행사의 가능성을 알지 못하였거나 알지 못함에 과실이 없다고 하여도 이러한 사유는 법률상 장애사유에 해당한다고 할 수 없는데, 직무발명보상금은 직무발명 승계 시를 기준으로 ‘통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적·배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익’을 산정하는 것이어서, 직무발명 실시로 인한 매출이 발생하지 않더라도 직무발명보상금의 산정이 불가능한 것은 아니므로, 사용자가 얻을 이익을 산정함에 필요한 매출 발생 등의 자료 수집이 어렵다는 사정은 권리행사에 있어서의 법률상의 장애사유에 해당한다고 보기 어렵다.

​

특허법원 2017. 11. 30. 선고 2016나1899 판결 [직무발명보상금청구] - 확정

​

이 사건 직무발명은 원고 등이 사용자인 풍산홀딩스에 고용되어 종업원으로 근무하는 동안 풍산홀딩스의 업무 범위에 속하는 분야에서 원고 등의 직무와 관련하여 발명한 것으로서 직무발명에 해당하고, 그에 관한 특허등록을 받을 권리를 풍산홀딩스에 승계해 주었으므로, 풍산홀딩스는 원고에게 특허법 제40조 제1항에 따라 보상금을 지급할 의무가 있으며, 나아가 풍산홀딩스로부터 분할된 피고는 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있으므로, 특별한 사정이 없는 피고는 풍산홀딩스와 연대하여 원고에게 이 사건 특허발명에 관한 직무발명보상금을 지급할 의무가 있고, 특허법 제40조 제2항은 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익액과 그 발명의 완성에 사용자 및 종업원이 공헌한 정도를 고려하도록 하고 있는데, 같은 법 제39조 제1항에 의하면 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, 위의 “사용자가 얻을 이익”이라 함은 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적·배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미하고, 한편 사용자가 종업원으로부터 승계하여 특허등록을 한 직무발명이 이미 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 등의 특허무효사유가 있고 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있어서 사용자가 현실적으로 그 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우가 아닌 한 단지 직무발명에 대한 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로는 특허권에 따른 독점적․배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수 없고, 이러한 무효사유는 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있을 뿐인바, 피고 등이 1998년부터 2015년까지 판매한 PMC26 제품의 매출액은 합계 689,350,585,341원이 되고, 이 사건 직무발명은 석출물의 생성 및 성장을 억제시켜 석출물을 미세 분산시킴으로써, 용체화 처리를 생략하더라도 우수한 기계적 및 물리적 성질을 갖는 전도성 동합금을 제공함에 기술적 의의가 있는데, 피고 등은 이와 같은 기술적 의의를 갖는 직무발명으로 인해 자동차용 커넥터인 PMC26을 생산하게 되었고 이후 국내 시장에서 외국의 경쟁제품을 대체할 수 있을 정도로 급격한 매출 증가를 달성하게 되었는바, 이러한 사정들에 비추어 보면 이 사건 직무발명은 기술혁신의 정도가 상당히 크다고 평가할 수 있고, 다만 다른 경쟁업체들이 이 사건 제1항 직무발명과 유사한 조성 성분과 조성비를 갖는 제품들을 제조․판매하고 있었고, 이 사건 제3항 직무발명의 제조방법을 사용하는 경우에도 수율, 품질 등에 있어 경쟁력 있는 제품을 생산하기 위해서는 세부 공정의 최적화 및 노하우가 필요할 것임은 자명하므로, 이 사건 직무발명이 가져온 기술혁신의 정도, 개선된 작용효과 및 객관적인 기술적 가치, 실시의 용이성과 수익성 등 제반 사정에 비추어 보면, 이 사건 직무발명의 가상 실시료율은 2% 정도로 정함이 상당하며, 피고 등이 이 사건 제1항 직무발명을 실시하여 PMC26 제품을 제조·판매한 사실은 당사자들 사이에 다툼이 없고, 한편 피고 등은 PMC26 제품을 생산하는 과정에서 수차례 제조공정을 변경하면서, 이 사건 제3항 직무발명과는 공정의 순서를 달리하거나 청구범위에 포함되어 있지 않은 용체화 처리 공정을 포함하기도 하였으나, 설령 PMC26 제품의 생산방법이 이 사건 제3항 직무발명의 권리범위에 포함되지 않는다고 하더라도, 적어도 PMC26 제품이 이 사건 제3항 직무발명의 생산방법을 사용한 제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 이 사건 제3항 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 그 매출이 증가하였다고 볼 수 있으므로, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있고, 다만 이 사건 제1항 직무발명으로 이익과 이 사건 제3항 직무발명으로 인한 이익은 모두 동일한 제품의 제조·판매에 기인한 것이어서 이를 구분하여 평가하기는 어려우므로, 단일한 독점권 기여율을 산정하되 위와 같은 사정을 참작하기로 하여, 이 사건 직무발명의 독점권 기여율을 15% 정도로 정하기로 하고, 따라서 이 사건 직무발명으로 피고 등이 얻을 이익액은 2,068,051,756원(= 피고 등 제품 매출액 689,350,585,341원 × 가상 실시료율 2% × 독점권 기여율 15%, 원 미만 버림) 상당이 되며, 원고는 금속공학 박사학위를 취득한 이후 풍산홀딩스에 입사하여 소재개발실장으로 개발업무를 수행하던 중 이 사건 직무발명에 이르게 되었는데, 이 사건 직무발명은 독자적인 연구 능력 갖춘 원고 등의 동합금에 대한 전문적인 지식, 경험을 바탕으로 지속적인 실험, 연구 등을 통해 이루어진 것이고, 이 사건 직무발명과 관련한 연구 과제는 원고 등이 주도적으로 선정한 것으로 보이며, 피고 등은 이 사건 직무발명을 완성하기 전부터 PMC102, 102M과 같은 Cu-Ni-Si 계열 동합금에 대한 기술을 개발하여 온 점, PMC26의 제조공정은 PMC102 제조공정과 상당히 유사한 점 등에 비추어 볼 때, 이와 같은 피고 등의 축적된 기술은 이 사건 직무발명의 완성에 상당한 영향을 미친 것으로 보이고, 이 사건 직무발명을 완성하기 위해서는 반복적인 실험과 평가가 필수적으로 수반될 것으로 보이는데, 그 과정에서 피고 등의 인적·물적 자원이 동원되었을 것이 경험칙상 명백하고, 특히 위와 같은 실험과 평가를 위해 기술분야의 특성상 고가의 장비가 필요했을 것으로 보이므로, 위에서 본 사정들을 종합하여 종업원의 공헌도를 25% 정도로 정하기로 하며, 원고 등은 공동으로 이 사건 직무발명을 완성하였는바, 원고의 기여율을 50%로 봄이 상당하고, 따라서 원고의 정당한 직무발명보상금은 258,506,469원[= 피고 등의 이익액2,068,051,756원 × 종업원(발명자들) 공헌도 25% × 원고의 기여율 50%, 원 미만 버림]이 된다.

​

특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016나1554 판결 [직무발명보상금청구] - 확정

​

특허법 제40조 제1항은 “종업원은 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 직무발명에 대한 특허권을 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자 등으로 하여금 승계하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.”라고 규정하고 있으므로 살피건대, 위 인정사실에 의하면 이 사건 발명은 원고와 공동발명자들(원고 등)이 사용자인 삼성전자에 고용되어 종업원으로 근무하는 동안 삼성전자의 업무 범위에 속하는 분야에서 원고 등의 직무와 관련하여 발명한 것으로서 직무발명에 해당하고, 삼성전자가 직무발명에 해당하는 이 사건 발명에 대하여 특허를 받을 권리를 원고 등으로부터 승계한 후, 다시 삼성전자로부터 분할설립된 피고가 이 사건 특허발명에 관한 권리의무를 포괄적으로 승계하였으므로, 피고는 특허법 제40조 제1항에 따라 원고에게 정당한 보상금을 지급할 의무가 있으며, 특허법 제40조 제2항은 “그 보상액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자 등이 공헌한 정도를 고려하여야 하며, 종업원 등이 정당한 결정방법을 제시한 때에는 이를 참작하여야 한다.”고 규정하고 있는바, 위 규정에 따르면 직무발명 보상액을 산정함에 있어 일반적으로 고려하여야 할 요소는 ① 사용자가 얻을 이익, ② 사용자 공헌도, ③ 발명자 기여율이라고 할 것이고, 여기서 ① ’사용자가 얻을 이익’은 사용자와 종업원 간의 분배의 대상이 되는 이익을 말하는 것으로, 당해 특허에 의하여 발생한 이익으로서 당해 특허와 상당인과관계가 있는 범위 내의 이익으로 제한되고, ② ‘사용자 공헌도’는 사용자가 발명을 완성하는 데 제공한 연구개발비, 연구설비, 자재비, 급여 등이 발명의 완성에 공헌한 정도를 의미하며, ③ ‘발명자 기여율’은 종업원이 당해 발명의 완성을 위하여 투입한 창조적 노력의 정도로서 발명연구자집단 중 발명자인 원고가 기여한 정도를 말하는데, 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, ‘사용자가 얻을 이익’은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미하고, 한편 여기서 사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의해 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있는 것이고, 또한 사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 그 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있고, 직무발명이 완성품의 일부에 관련되는 경우에는 매출액에서 직무발명이 기여한 정도를 당연히 참작하여야 할 것이며, 매출액 중에는 직무발명과는 무관하게 사용자의 인지도, 시장에서의 지위, 명성, 직무발명 외의 품질이나 기능 등에 의해 발생한 부분도 포함되어 있으므로 이러한 부분 역시 제외하여야 할 것이고, 직무발명을 사용자만 실시하고 제3자에게 실시를 허락하지 않는 경우 ‘사용자가 얻을 이익’을 산정하는 방식으로는, (i) 사용자가 제3자에게 직무발명에 대한 사용을 허락하였다고 가정할 때 얻을 수 있는 실시료 상당액을 기준으로 산정하는 방식과, (ii) 사용자가 제3자에 실시허락을 하였을 때 예상되는 감소된 매출액과 비교하여 그것을 상회하는 매출액(초과 매출액)을 기준으로 산정하는 방식 등이 있을 수 있는데, 이 사건의 경우 위 인정사실에 의하면 원고로부터 1997년경 이 사건 발명을 승계한 삼성전자는 그 무렵 특허출원을 하였지만 2009년까지는 사용자가 이 사건 발명을 직접 실시하거나 제3자에게 실시허락을 하지 아니하였다가 2010년경부터 사용자만 이 사건 발명을 실시하고 있고 제3자에게는 실시를 허락하고 있지 않으며, 한편 이 사건 발명은 피고가 제조·판매하는 PLS 모드 적용 제품의 완성품 중 일부에만 관련된 것임을 알 수 있으므로, 우선 이 사건 발명이 실시된 때부터 해당 특허의 존속기간 만료일까지 사용자인 피고가 얻을 이익은, 원고가 구하는 바에 따라 “보상금 = ① 이 사건 발명으로 인한 피고의 이익(피고 제품 매출액 × 직무발명의 기여도 × 가상 실시료율 × 독점권 기여율) × ② 종업원(발명자들)의 공헌도(1- 사용자 공헌도) × ③ 발명자들 사이에서 원고의 기여율”과 같이 사용자의 매출액에 직무발명이 기여한 정도와 가상의 실시료율을 곱한 값에서 무상의 통상실시권으로 발생한 부분을 제외하는 방식, 즉 독점권 기여율을 곱하는 방식으로 산정하기로 하고, 발명이 완전히 실시되지 아니한 경우에도 사용자는 발명의 독점에 의한 이익을 얻을 수 있는 것이므로, 이 사건 발명이 실시되지 아니한 기간 동안의 사용자가 얻을 이익도 원고의 직무발명 보상금 산정의 기초로 삼아야 할 것이고, 나아가 사용자가 직무발명을 직접 실시하거나 제3자에게 실시허락을 하지도 아니한 경우 ‘사용자가 얻을 이익’은 그 직무발명을 경쟁 회사가 실시하였더라면 사용자가 상실하였을 이익 상당액이라 할 것인바, 그 구체적인 액수의 산정방식은 아래에서 살펴보는 바와 같고, 다만 위의 여러 인자를 엄격한 증명에 의하여 인정하는 것은 성질상 매우 어려우므로, 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 값을 정하기로 하는바, 이 사건 발명이 실시된 피고 제품이 생산판매되기 시작한 2010 사업연도부터 이 사건 발명의 특허권 존속기간 만료일인 2017. 11. 3.까지의 피고 제품 매출액을 원고가 구하는 바에 따라 이 사건 소장 부본 송달일임이 기록상 명백한 2014. 3. 13.을 기준으로 현가 계산(현가 환산할 때의 이율은 법정이율인 연 5%를 적용)하면, 총 19,186,897,876달러[= 2010년도 452,000,000달러 + 2011년도 1,568,000,000달러 + 2012년도 3,388,000,000달러 + 2013년도 3,446,000,000달러 + 2014년도 3,488,640,000달러{= 3,634,000,000달러/(1 + 10/12월 × 5%)} + 2015년도 2,814,045,801달러{(= 3,072,000,000달러/(1 + 5% + 10/12월 × 5%)} + 2016년도 2,224,817,518달러{= 2,540,000,000달러/(1 + 5% + 5% + 10/12월 × 5%)} + 2017년도 1,805,394,558달러{= 2,136,383,561달러/(1 + 5% + 5% + 5%+ 8/12월 × 5%)}]가 되며, 앞서 든 사실관계와 갑 제19 내지 30, 41, 62 내지 68호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 보태어 알 수 있는 사정을 종합해 보면, 피고 제품의 매출액에 대한 이 사건 발명의 기여도는 5% 정도로 봄이 상당하며, 앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 사정 즉, 이 사건 발명으로 기존 LCD의 단점인, OLED에 비해 시야각이 좁고, 투과율이 작은 점이 개선될 수 있었던 점, 현재까지도 ‘PLS 모드’를 적용한 피고 제품의 시장점유율이 높은 것으로 보이는 점, 반면 LCD의 액정패널과 관련된 피고 명의의 등록특허의 수가 2,800여 개가 되고, 그 중 이 사건 발명과 같은 전극배열 구조에 관한 것만 해도 100여 개에 달하는 점, 피고 제품처럼 첨단기술이 고도로 집약된 제품에는 이 사건 발명 외에도 다수의 직무발명이나 특허가 유기적으로 구현되어 있는 점, 피고(또는 삼성전자)는 그동안 수직배향 모드인 VA 방식을 적용한 제품에 주력해 왔는데, VA 방식의 경우 명암비와 색 재현성 등에서 장점을 갖고 있어 다른 회사의 IPS 모드 방식 제품과 비교하여도 상당한 경쟁력이 있었던 것으로 보이는 점, 그 밖에 이 사건 발명이 가져온 기술혁신의 정도와 개선된 작용효과, 그 실시의 용이성과 수익성이 그리 크다고 보기는 어려운 점 등의 제반 사정에 비추어 보면, 이 사건 발명의 가상 실시료율은 2% 정도로 정함이 상당하며, 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 사정 즉, 일본 히타치 주식회사는 1992년경 수평 전계형 LCD의 제조에 이용되는 IPS 모드에 관한 발명을 하였고, 1995년경 이를 상용화하였던 점, 히타치 주식회사가 1997. 1. 28.경 IPS 모드 관련 특허를 등록받아 경쟁사들에게 특허침해경고를 하는 등의 상황에 이르게 되자, 관련업체들은 IPS 모드를 기초로 하여 이를 회피하는 발명의 특허를 확보하고자 하였고, 이를 위해 IPS 모드에서 제안된 구성을 수정‧변경하는 내용의 특허들을 집중적으로 출원하였으며, 이 사건 발명도 그러한 과정에서 이루어진 것으로 보이는 점, 피고는 종래부터 VA 모드 제품을 주력으로 생산해 왔는데, 2007년경 일본 샤프 주식회사로부터 VA 모드와 관련하여 특허권침해금지 등 청구소송을 제기당하자 기존에 사용하던 VA 모드를 적용한 LCD 라인을 PLS 모드로 전환하기 시작하였고, 이후 2012년경부터는 스마트폰 등 모바일기기로 시장의 중심이 이동되자 PLS 모드 제품의 생산을 더욱 확대하였으며, 이 사건 발명은 그러한 전환에 큰 영향을 미친 것으로 보이는 점, 이 사건 발명은 선행발명들에 의하여 신규성이나 진보성이 부정되지 아니하므로 무효사유가 있다고 할 수 없고, 피고도 경쟁사인 엘지디스플레이 주식회사 및 엘지전자 주식회사를 상대로 이 사건 발명에 관한 특허권침해금지 등을 구하는 소를 제기하기도 하였던 점, 이 사건 발명의 명세서 기재에 의하면 이 사건 발명은 액정의 회전각을 수평방향에서는 물론 수직방향에서도 효과적으로 제어하여 시야각과 투과율을 획기적으로 개선하면서도 구동전압을 낮추는 효과가 있는 점, 다만 현재 디스플레이 시장 내에서 신기술인 ‘OLED’의 점유율이 점차 높아지면서 이 사건 발명을 이용한 PLS 모드 LCD 제품의 점유율이 감소되고 있는 점, 전세계적으로 치열한 경쟁 중인 디스플레이 시장에서 피고의 원가절감을 위한 노력과 광고 활동, 기업이미지 재고 등의 비기술적인 영역이 피고 제품의 매출에 미치는 영향도 상당할 것으로 보이는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 발명의 독점권 기여율은 10% 정도로 봄이 상당하므로, 앞서 본 바와 같은 여러 요소들을 종합적으로 고려하면, 우선 이 사건 발명이 실시된 2010년부터 특허권 존속기간 만료일인 2017. 11. 3.까지 피고가 얻을 이익액을 원고가 구하는 바에 따라 이 사건 소장 부본 송달일임이 기록상 명백한 2014. 3. 13.을 기준으로 현가 계산한 금액은 1,918,689달러(= 피고 제품 매출액 19,186,897,876달러 × 직무발명의 기여도 5% × 실시료율 2% × 독점권 기여율 10%)가 되며, 다음으로 이 사건 발명이 삼성전자에게 승계되어 출원된 이후로서 원고가 주장하는 1998년부터 이 사건 발명이 실시되기 전인 2009년까지 12년 동안 사용자인 피고가 얻을 이익, 즉 이 사건 발명의 독점에 의한 이익에 관하여 살펴보면, 앞서 살펴본 바와 같이 이는 ‘이 사건 발명을 다른 회사가 실시하였더라면 사용자가 상실할 이익’으로 봄이 상당하다고 할 것인데, 위 기간 동안 삼성전자는 수직배향 모드 VA 방식의 LCD 제품에 주력하여 왔고, VA 방식의 경우 명암비와 색 재현성 등에서 장점을 갖고 있어 다른 회사의 IPS 모드 방식 제품과 비교하여도 상당한 경쟁력이 있었던 것으로 보이는 점, 이 사건 발명이 속하는 기술 분야의 발전 속도가 빠르고, 국내외 가격경쟁으로 인한 가격인하의 가능성이 높은 점, 이 사건 발명은 수평배향 모드의 일종인 PLS 모드 방식에 관한 것으로 피고측의 경쟁사가 오히려 이와 유사한 IPS 방식의 제품에 주력하고 있었던 점, 삼성전자나 피고가 이 사건 발명을 이용한 PLS 모드 방식의 제품의 생산을 확대하기 시작한 것은 스마트폰 등 모바일 제품의 수요 증가 및 이에 적합한 PLS 모드 방식 제품의 채택 등과 같은 시장의 변화에 크게 영향을 받은 것으로 보이는 점, 이 사건 발명의 특허권에 기하여 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 피고 제품의 매출 증가에도 어느 정도 영향이 있다고 추인할 수 있는 점 등을 종합하면, 위 기간 동안 ‘이 사건 발명을 다른 회사가 실시하였더라면 사용자가 상실하였을 이익’ 또는 ‘이 사건 발명의 독점에 의한 이익’은, 앞서 본 바와 같은 이 사건 발명을 이용한 피고 제품의 2010년부터 2016년까지의 연평균 매출액을 기초로 산정된 사용자가 얻을 이익의 10% 정도를 그 미실시기간(12년)에 적용하여 계산한 금액으로 봄이 상당하다고 할 것이어서, 이와 같은 산정방식에 의하여 이 사건 발명이 실시되지 않은 1998년부터 2009년까지 피고가 얻을 이익을 계산하면 아래와 같이 310,285달러가 되므로, 이 사건 발명이 피고에게 승계된 이후 특허권 존속기간 만료일인 2017. 11. 3.까지 피고가 얻을 이익액의 2014. 3. 13. 기준 현가는 합계 2,228,974달러(= 1,918,689달러 + 310,285달러) 상당이 된다고 할 것이고, 종업원(발명자들)의 공헌도는 당해 발명을 완성하는 데 발명자가 창조적으로 기여한 정도를 의미하는 것으로, 이를 산정함에는 사용자의 공헌요소와 종업원의 공헌요소를 모두 종합하여 판단하여야 할 것인바, 구체적으로 ① 종업원의 직무내용, ② 사용자의 사업화 경위, ③ 직무발명이 이루어진 경위, ④ 직무발명이 차지하는 의의, ⑤ 직무발명의 권리화 경위, ⑥ 직무발명이 사업화된 경위, ⑦ 직무발명의 완성 이후 종업원에 대한 처우 등의 제반 사정을 종합적으로 판단하여 정하여야 할 것이므로 살피건대, 앞서 든 증거 및 을 제26, 33호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 사정 즉, 원고는 대학교 학부 과정에서 재료공학을 전공하고 대학원 과정에서는 LiNbO 단결정에 관하여 석사학위를 받았는데, 이는 LCD의 전극배치 등 TFT 기판의 구조와 큰 관련이 없는 점, 원고는 1991. 12.경 삼성전자에 입사하여 1년간 액정공정 기술엔지니어로 근무하다가 1997년경까지 액정공정 개발업무를 수행하였는데, 이는 액정공정에 사용되는 재료 즉, 액정, 배향막, 셀스페이서, 열경화성접착제 또는 자외선경화접착제, 상하 기판을 연결하기 위한 은페이스트등 최적의 재료를 선정하고, 그에 합당한 최적의 공정조건(제조장비, 온도, 압력, 시간 등)을 결정하고, 완성된 개발 시제품을 제조생산부서에 이관하는 업무였던 점, 원고는 삼성전자에 재직하며 위 업무를 맡아하면서 액정재료 및 공정 등에 관하여 배경지식을 습득하게 된 점, 원고가 피고의 업무와 관련 없이 스스로 과제 설정을 하고 독자적인 연구개발을 통하여 이 사건 발명을 완성하였다고 볼 만한 자료는 찾아볼 수 없는 점, 오히려 원고는 피고의 인적‧ 물적 지원 하에 피고의 시설 및 자재들을 이용하여 이 사건 발명을 완성하게 되었고 피고의 연구비, 연구 자재 등의 지원이 없었다면 이 사건 발명은 이루어지기 어려웠을 것으로 보이며, 피고의 누적된 기술력 또한 이 사건 발명의 완성에 상당한 영향을 미쳤을 것으로 보이는 점, 원고의 이 사건 발명 완성 이후 특허 출원 담당 직원이 명세서를 작성하며 여러 실시예 및 이론을 직접 보강하였고, 주요 도면과 중요 청구항 등의 명세서 초안을 직접 작성하여 당시 외부 출원대리인에 출원 위임을 지시하였고, 외부 출원대리인은 도면 등, 추가적인 절차에 필요한 서지 사항 등을 보완하여 이 사건 발명을 특허출원하였던 점, 피고 제품은 이 사건 발명이 있은 후로부터 13년이 지난 이후에 상용화되었는데, 그 기간 동안 제품의 양산화 기술의 확립, 마케팅, 자금조달 등 이 사건 발명의 완성과 이후 기술을 상용화하기 위한 피고의 기여와 공헌의 비중이 결코 적다고 볼 수 없는 점 등에 비추어 보면, 종업원(발명자들)의 공헌도는 10%로 봄이 상당하며, 발명자 기여율은 발명연구자집단 중 발명자가 기여한 정도를 나타내는 비율로, 연구팀의 구성, 직책, 연구기간, 노력 정도 등을 고려하되, 대체로 직무발명에 관여한 사람들의 수와 이들의 양적 및 질적 관여정도에 의하여 결정하게 되므로 살피건대, 2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 권리는 공유로 되는데, 특허를 받을 권리에도 그 성질에 반하지 아니하는 범위에서 민법의 공유에 관한 규정이 준용되므로 공동발명자 사이에 지분에 대한 별도의 약정이 있으면 그에 따르되, 약정이 없는 경우에는 지분 비율은 균등한 것으로 추정되고, 갑 제12 내지 16호증의 각 기재만으로는 위 추정을 뒤집어 원고가 다른 발명자들보다 이 사건 발명에 더 높은 기여를 하였다는 점을 인정하기 부족하며 달리 이를 인정할 증거가 없어, 원고와 공동발명자들 사이에서 원고의 기여율은 1/3로 봄이 상당하므로, 이상과 같은 제반 사정을 종합하면, 원고의 정당한 직무발명보상금은 74,299달러[= 피고의 이익액 2,228,974달러 × 종업원(발명자들) 공헌도 10% × 원고의 기여율 1/3]가 되고, 이를 원고의 대용급부권 행사에 따라 우리나라 통화로 환산하되, 현실로 이행할 때에 가장 가까운 이 사건 변론종결일인 2017. 1. 12. 당시의 매매기준율인 1달러 1,179.50원(공지의 사실)의 비율로 환산하면 87,635,670원(= 74,299달러 × 1,179.50원, 원 미만 버림)이 된다.

​

대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결 [직무발명보상금청구]

​

특허법 제40조 제2항은 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익액과 그 발명의 완성에 사용자 및 종업원이 공헌한 정도를 고려하도록 하고 있는데, 같은 법 제39조 제1항에 의하면 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, 위의 ‘사용자가 얻을 이익’이라 함은 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적·배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미하고, 한편 여기서 사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의해 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있는 것이고, 또한 사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 그 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있고, 사용자가 종업원으로부터 승계하여 특허등록을 한 직무발명이 이미 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 등의 특허무효사유가 있고 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있어서 사용자가 현실적으로 그 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우가 아닌 한 단지 직무발명에 대한 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로는 특허권에 따른 독점적·배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수는 없고, 이러한 무효사유는 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있을 뿐인바, 원심은, 원고가 피고 회사 재직 중에 한 직무발명으로서 피고가 승계하여 특허등록을 받은 원심 판시 이 사건 제1, 2 특허발명(이 사건 각 특허발명)은 전화단말장치에서 전화번호를 검색하는 방법에 관한 발명으로서, 휴대전화기 제품의 경우 하드웨어와 소프트웨어 등에 수많은 첨단 기술이 고도로 집약된 것인 점, 이 사건 각 특허발명은 휴대전화기 구동을 위한 소프트웨어 분야에서도 극히 일부의 기술에 해당하는 점, 휴대전화기 매출에는 상표 등의 고객흡인력, 디자인의 우수성, 홍보 및 마케팅 활동 등 비기술적 요소 역시 기여하는 점 등을 들어 휴대전화기 완성품인 피고 제품에 대한 이 사건 각 특허발명의 기여도를 2%로 산정하는 한편, 이 사건 제1 특허발명은 원심 판시 비교대상발명 1, 2 및 주지·관용기술을 결합하여 쉽게 도출할 수 있다고 볼 여지가 있으므로 그 진보성이 부정되어 무효로 될 가능성이 있으나, 위와 같은 무효사유의 존재만으로는 이 사건 제1 특허발명이 전혀 보호가치가 없다거나 그에 따른 피고의 독점적 이익이 전혀 없어 피고가 보상금의 지급의무를 완전히 면하게 된다고 볼 수는 없고, 단지 이러한 사정을 독점권 기여율을 정하는 데 참작할 수 있으며, 한편 이 사건 제2 특허발명에 무효사유가 있다거나 위 발명이 경쟁관계에 있는 제3자에게까지 알려진 공지기술이었다고 볼 수 없으므로 이에 따른 피고의 독점적 이익을 부정할 수 없고, 현재 피고 제품은 입력된 문자 키의 자릿수와 관계없이 다이얼정보를 검색한다는 점에서, 검색 모드가 선택되면 다이얼정보를 먼저 이름을 기준으로 재배열한 후 입력된 다이얼키에 할당된 문자 중 하나를 첫 번째 문자로 가지는 이름의 다이얼정보를 검색하여 표시하는 이 사건 제1 특허발명의 구성이나, 이를 전제로 다이얼키가 입력될 때마다 키 입력 횟수를 증가 카운트한 후 입력된 다이얼키에 할당된 문자를 키입력카운트값 번째 문자로 가지는 이름의 다이얼정보를 검색하여 표시하는 이 사건 제2 특허발명의 구성과는 분명한 차이가 있으므로, 피고가 이 사건 각 특허발명을 현재 직접 실시하고 있다고 단정할 수 없으나, 피고 제품은 이 사건 각 특허발명에 대하여 전화번호의 검색 순서 또는 방법을 달리 적용한 것으로서 이 사건 각 특허발명 실시제품의 수요 대체품으로 볼 수 있어서 이 사건 각 특허발명의 특허권에 기하여 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 피고 제품의 매출 증가에 어느 정도 영향이 있다고 추인할 수 있으므로, 설령 피고가 이 사건 각 특허발명을 직접 실시하지 않았다고 하더라도 그러한 사정만으로 보상금 지급의무를 전부 면할 수는 없으나 이는 독점권 기여율의 산정에서 고려할 수 있고, 한편 피고의 경쟁 회사들도 이 사건 각 특허발명과 다른 독자적인 방법으로 전화번호를 검색하는 제품을 생산하고 있는 것으로 보이므로, 경쟁 회사들이 이 사건 각 특허발명을 실시할 수 없게 함으로써 얻은 피고의 이익이 전혀 없다고 평가할 수는 없으나 그 액수는 상당히 적을 것으로 보이므로, 이러한 사정들을 종합해 보면 이 사건 각 특허발명의 가치는 매우 낮은 편으로서 그 독점권 기여율 역시 미미하다고 보이고, 위와 같은 사정 등을 들어 이 사건 각 특허발명의 독점권 기여율을 0.2%로 산정하였는데, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 또한 원심은, 이 사건 각 특허발명이 채용될 수 있는 피고 제품의 생산량 및 휴대전화기 가격 등에 근거하여 국내 매출액을 계산한 후 여기에 정보통신분야에서 전용실시권이나 통상실시권을 설정할 때의 실시료율 등을 감안하여 이 사건 각 특허발명의 실시료율을 2%로 보고, 위에서 본 직무발명의 기여도 및 독점권 기여율까지 감안하여 이 사건 각 특허발명으로 인하여 사용자가 얻을 이익을 계산한 다음, 여기에 원고가 피고 회사에 재직하면서 피고의 각종 자재 및 시설들을 이용하여 이 사건 각 특허발명의 완성에 이른 점과 피고가 오랜 기간 누적하여 온 전화기 제조에 관한 기법과 첨단 기술도 이 사건 각 특허발명의 완성에 상당한 영향을 미친 것으로 보이는 점 등의 사정을 고려하여 발명자 공헌도를 20%로 보고, 원고가 이 사건 각 특허발명을 단독 발명하여 발명자 기여율이 100%라고 보아, 피고가 이 사건 각 특허발명과 관련하여 원고에게 지급하여야 할 직무발명보상금 액수를 산정하였는데, 원심의 위와 같은 판단은 정당하다.

​

대법원 2013. 5. 24. 선고 2011다57548 판결 [손해배상]

​

특허법 제40조 제2항은 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익액과 그 발명의 완성에 사용자가 공헌한 정도를 고려하도록 하고 있는데, 같은 법 제39조 제1항에 의하면 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, 위의 ‘사용자가 얻을 이익’이라 함은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미하고, 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 하고, 한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였는지 여부의 관점에서 공동발명자인지 여부를 결정해야 하는바, 원심은, 그 채택 증거에 의하여 인정되는 판시와 같은 사정들에 비추어, 원고가 1995. 6. 2.경 신화피티지 주식회사에 원심 판시 이 사건 발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 데 따른 양도대금으로 적어도 ‘이 사건 발명을 직무발명으로 가정하여 산정한 직무발명 보상금 상당액’을 지급하기로 하는 묵시적인 약정이 있었다고 보았고, 이처럼 이 사건 양도대금을 직무발명 보상금에 준하여 산정하기로 약정한 이상, 이 사건 권리를 양도받은 신화피티지 및 이를 합병한 신화유화 주식회사가 이 사건 발명으로부터 얻은 전체 이익 중 통상실시권으로 인한 이익 50%를 공제한 나머지만을 이 사건 양도대금의 산정에 고려할 신화유화 등이 얻은 이익으로 보고, 그 판시와 같은 이 사건 발명의 경위 및 이 사건 발명을 완성하는 데 원고와 소외 1, 2 등이 수행한 역할에 비추어 이 사건 발명의 공동발명자 중 한 명인 원고의 기여도는 80%라고 보아, 피고가 상법 제44조의 채무인수를 광고한 양수인으로서 원고에게 지급해야 할 이 사건 양도대금의 액수를 산정하였는데, 원심의 위와 같은 사실인정과 판단은 정당하며, 또한 원심은, 신화유화가 이 사건 영업양도 계약에 따라 피고에게 양도한 이 사건 발명에 관한 특허권의 양도대가도 직무발명 보상금에 준하는 이 사건 양도대금 산정의 기초가 되는 신화유화 등이 얻은 이익액에 포함된다고 한 다음, 위 영업양도 대금이 신화유화의 순자산가액 86,188,194,000원과 영업권 가액 20,438,474,000원을 합한 106,626,668,000원으로 결정된 점, 폴리테트라메틸렌 에테르글리콜(PTMEG) 생산기술을 보유한 업체가 전 세계적으로 몇 개 회사에 불과한 이유는 이 사건 발명과 같은 중합촉매의 개발이 어렵기 때문으로 보이는 점, 신화피티지가 1993년경 독일의 무보인더스트리얼컨설팅 주식회사에 독일국화 200만 마르크(원화로 환산하면 9억 3,152만 원)를 지급하고 파일럿실험도 거치지 아니한 중합촉매 기술을 포함하여 PTMEG 생산기술을 이전받았으나 중합촉매 기술에 문제가 있어서 PTMEG의 상업적 생산에 실패하였던 점, 신화유화 등은 1992년경에도 일본국화 10억 엔을 지급하고 일본의 호도가야사로부터 PTMEG 생산기술을 도입하려고 하였으나 실패하였던 점, 이 사건 발명은 신화유화 등의 PTMEG 생산공정에 적용되는 유일한 특허발명인 점 등에 비추어 이 사건 발명에 관한 특허권의 양도대가를 50억 원으로 보아, 피고가 원고에게 지급해야 할 이 사건 양도대금의 액수를 산정하였는데, 원심의 위와 같은 사실인정과 판단은 정당하고, 더욱이 특허법 제40조 제2항이 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정함에 있어서 고려해야 하는 것으로 규정하고 있는 ‘사용자가 얻을 이익’은 직무발명 자체에 의해 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있는 것인바, 원심이 앞서 본 바와 같은 이 사건 발명에 관한 특허권의 양도대가 50억 원에서 신화유화 등의 투자 금액과 비용 등을 공제하지 아니하고 이 사건 양도대금 산정의 기초가 되는 신화유화 등이 얻을 이익액을 산정한 것은 정당하다.

​

대법원 2011. 9. 8. 선고 2009다91507 판결 [직무발명보상금]

​

특허법 제40조 제2항은 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익액과 그 발명의 완성에 사용자 및 종업원이 공헌한 정도를 고려하도록 하고 있는데, 같은 법 제39조 제1항에 의하면 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, 위의 ‘사용자가 얻을 이익’이라 함은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미하는바, 피고는 원심 판시 파노린 발명의 출원 이전부터 아르헨티나 소재 가도 에스에이로부터 파미드론산 이나트륨염을 수입하고 이를 원료로 파노린 제품을 생산하여 파노린 발명을 실시하였는데, 피고가 실시한 위 파미드론산 이나트륨염의 제조방법에 관한 원심 판시 가도사 발명은 파노린 발명의 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있었던 것으로 보이고, 또한 피고는 유한화학공업 주식회사와 임가공계약을 체결한 다음 유한화학으로부터 파노린 발명을 이용하여 생산한 파미드론산나트륨을 납품받아 이를 원료로 파노린 제품을 생산하여 파노린 발명을 실시하였는데, 피고가 실시한 유한화학의 파미드론산나트륨에 관한 제조방법 역시 파미드론산을 수산화나트륨 용액에 녹인 후 알코올을 가하고 냉각 및 여과하여 결정 석출 후 물로 결정화하여 정제하는 단계로 이루어지는 점 등에서 가도사 발명과 차이가 없어서 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 가도사 발명으로부터 용이하게 실시할 수 있는 기술에 해당하고 그와 같은 사정을 경쟁관계에 있는 제3자도 용이하게 알 수 있었던 것으로 보이므로, 위에서 든 사정을 앞서 본 법리에 비추어 볼 때, 피고는 파노린 발명의 실시로 인하여 무상의 통상실시권을 넘는 독점적·배타적 이익을 얻고 있다고 단정할 수 없어, 원심의 이 부분에 관한 이유설시에 있어서 피고가 가도사로부터 파미드론산 이나트륨염을 수입하는 이외에 파노린 발명을 실시한 사실이 없다고 본 것은 부적절하나, 피고가 원고에게 파노린 발명과 관련하여 실시보상금을 지급할 의무가 없다고 판단한 것은 결과적으로 정당하고, 원심은 나이디핀 발명과 관련하여 피고에 의한 실시에 대해서는 보험청구금액 합계에 원심 판시 나이디핀 발명의 독점적 효력에 기인한 부분을 1/2, 제약업계의 실시료율 5%를 실시료율로 적용하고, 타사에 의한 실시에 대하여는 보험청구금액 합계에 실시료율 5%를 적용하여 피고가 2008. 3. 31.까지 나이디핀 발명으로 인하여 얻은 이익액을 계산한 후, 나이디핀 발명은 원고와 소외인이 공동으로 발명한 것으로서 그 직무내용, 발명이 이루어진 경위 및 발명의 권리화 경위 등의 제반 사정을 참작하여 발명자들에 대한 보상률을 15%로 보고, 원고와 소외인의 직책, 연구기간, 노력 정도 등을 고려하여 원고의 기여율을 50%로 정하여, 피고가 나이디핀 발명과 관련하여 원고에게 지급해야 할 직무발명보상금 액수를 산정하였는데, 원심의 위와 같은 사실인정과 판단은 정당하다.

​

대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 [직무발명보상금]

​

직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고 그 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원으로부터 승계한 시점으로 봐야 할 것이나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금의 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권의 행사에 법률상의 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 되는바, 원심은, 피고 회사의 직무발명보상 관련 규정들에 의하면 제1특허발명에 대한 직무발명보상금은 제1특허발명의 실시에 의해 회사에 기여한 것으로 인정되는 경우 해당 사업부장과 지적재산담당 임원의 심의가 이루어진 후에 지급하는 것이고, 특히 그 첫 회분은 제품출시 연도의 다음 회계 연도 1년 동안의 실적을 평가하여 지급하도록 되어 있으므로, 원고의 제1특허발명에 대한 직무발명보상금청구권의 행사는 위와 같은 심의가 이루어지고 피리벤족심이 제품화된 1997년 2월경의 다음 회계 연도 1년 동안의 실적을 평가한 후에야 비로소 가능하다고 할 것인데, 위와 같은 심의 혹은 평가가 이루어졌음을 인정할 아무런 증거가 없어 그 소멸시효의 기산점은 아무리 빨라도 피리벤족심이 제품화된 다음 회계 연도인 1998년 이후이므로, 그로부터 10년 이내인 2007. 8. 31.에 이 사건 소가 제기된 이상 위 직무발명보상금청구권의 소멸시효가 완성하지 않았다는 취지로 판단하였는데, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 특허법 제40조 제2항은 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익액과 그 발명의 완성에 사용자가 공헌한 정도를 고려하도록 하고 있는데, 같은 법 제39조 제1항에 의하면 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, 위의 ‘사용자가 얻을 이익’이라 함은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미하고, 여기서 ‘사용자가 얻을 이익’은 직무발명 자체에 의해 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있는 것이고, 또한 사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 그 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있는바, 원심은, 위와 같은 전제에서, 피고 회사가 제1특허발명을 배타적·독점적으로 실시 또는 보유함으로써 얻을 수 있는 매출액은, 설사 피고 회사가 판매하는 3%, 5% 피리벤족심 제제 제품이 제1특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 하더라도 이는 제1특허발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 경쟁 회사가 제1특허발명을 실시할 수 없는 결과 그 매출이 증가하였다고 볼 수 있는 점 및 제1특허발명의 해외에 대한 독점성이 약한 점 등을 고려할 때 피리벤족심 제품에 대한 예상 총매출액의 1/4로 보고, 제2특허발명 관련 특허의 실시료율이 3%로 정하여진 점 등을 참작하여 인정한 농약업계의 실시료율 3%를 제1특허발명의 실시료율로 보아 피고가 제1특허발명으로 인하여 얻을 이익을 계산한 다음, 피고 회사가 2007년까지 피리벤족심에 대하여 투자한 연구개발비가 128억여 원에 이르고, 그 외 피리벤족심에 관한 물질특허 2건, 제법특허 6건을 가지고 있었으며, 기초적인 수준이기는 하였으나 원고가 입사하기 전에 이미 소외 1 등에 의하여 관련 연구가 진행되고 있었던 점 등을 고려하여 공동발명자들에 대한 보상률을 10%로 보아, 피고 회사가 제1특허발명과 관련하여 원고에게 지급해야 할 직무발명보상금 액수를 산정하였고, 또한 원심은, 위와 같은 전제에서, 피고 회사가 제2특허발명을 배타적·독점적으로 실시함으로써 얻을 수 있는 매출액을 플루세토설퓨론 제품에 대한 예상 총매출액의 1/3로 보고, 제2특허발명 관련 특허의 실시료율이 3%로 정하여진 점 등을 참작하여 인정한 농약업계의 실시료율 3%를 제2특허발명의 실시료율로 보아 피고가 제2특허발명으로 인하여 얻을 이익을 계산한 다음, 피고 회사가 2007년까지 플루세토설퓨론에 대하여 투자한 연구개발비가 127억여 원에 이르고, 플루세토설퓨론 물질은 한국화학연구소가 이미 발명한 후보물질에 기초한 것이며, 피고 회사가 관련 특허 3건의 실시허락을 받았고 관련 제법특허 2건을 별도로 가지고 있는 점 등을 고려하여 공동발명자들에 대한 보상률을 20%로 보아, 피고 회사가 제2특허발명과 관련하여 원고에게 지급해야 할 직무발명보상금 액수를 산정하였는데, 원심의 위와 같은 사실인정과 판단은 모두 정당하다.

​

대법원 2010. 11. 11. 선고 2010다26769 판결 [손해배상]

​

​사용자가 직무발명을 제3자에게 양도한 이후에는 더 이상 그 발명으로 인하여 얻을 이익이 없을 뿐만 아니라, 직무발명의 양수인이 직무발명을 실시함으로써 얻은 이익은 양수인이 처한 우연한 상황에 따라 좌우되는 것이어서 이러한 양수인의 이익액까지 사용자가 지급해야 할 직무발명 보상금의 산정에 참작하는 것은 불합리하므로, 사용자가 직무발명을 양도한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 양도대금을 포함하여 양도시까지 사용자가 얻은 이익액만을 참작하여 양도인인 사용자가 종업원에게 지급해야 할 직무발명 보상금을 산정해야 하는바, 원고와 신화피티지 사이에 ‘이 사건 발명을 직무발명으로 가정하여 산정한 직무발명 보상금 상당액’을 양도대금으로 지급하기로 한 약정의 내용은 이 사건 발명이 제3자에게 양도되는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 양도대금을 신화피티지가 얻을 이익액만을 참작하여 산정하기로 한 것일 뿐 양수인인 제3자가 얻을 이익액까지 참작하여 산정하기로 한 것이 아니라고 할 것이고, 따라서 원고와 피고 사이에 피고가 얻을 이익액을 기준으로 하여 이 사건 발명에 대한 보상금을 산정하기로 하는 별도의 새로운 약정이 있었다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 상법 제44조에 의하여 신화피티지의 원고에 대한 이 사건 양도대금 채무를 변제할 책임이 있을 뿐인 피고는 원고에게, 신화피티지 및 이를 합병한 신화유화가 이 사건 발명으로 인하여 얻은 이익액만을 참작하여 산정한 직무발명 보상금 상당액을 지급할 의무가 있으므로, 원심은 이 사건 발명의 양수인인 피고에게 발생하였거나 발생할 이익액을 참작하여 피고가 원고에게 지급해야 할 이 사건 양도대금의 액수를 산정하고 말았으니, 여기에는 이 사건 권리의 양도대금 산정에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다.

저작자표시

티스토리툴바