특허법원 2009. 5. 28. 선고 2008허8402 판결 [취소결정(특)] - 상고심리불속행기각
특허법 제72조 제1항, 제77조 제1항에 의하면, 특허이의신청에 관한 심사에 있어서는 특허이의신청인 등이 신청하지 아니한 이유에 대하여도 이를 심사할 수 있고, 이 경우 특허권자 등에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 하며, 특허권자는 그 기간 이내에 일정한 경우에 한하여 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정을 청구할 수 있는데, 위와 같이 직권심사의 경우 특허권자에게 의견진술의 기회를 주도록 한 것은 당사자에게 의견진술의 기회를 줌으로써 당사자가 전혀 예상하지 못한 이유로 그 이익을 침해당하는 일이 없도록 함과 동시에 심사의 적정성과 공정성을 유지하고자 함에 그 목적이 있다고 할 것이므로, 심사관합의체가 특허이의신청인이 신청하지 아니한 이유에 대하여 심사하여 특허발명의 특허취소결정을 하면서 특허권자에게 의견진술의 기회를 주지 않았다면 이는 위법하나, 형식적으로는 이러한 의견진술의 기회가 주어지지 아니하였어도 실질적으로는 이러한 기회가 주어졌다고 볼 수 있을만한 특별한 사정이 있는 경우에는 심판절차에서의 직권심리에 관한 절차위반의 위법이 없다고 보아야 하고, 특허이의신청절차에서 특허권자에게 실질적으로 의견진술의 기회를 주었는지 여부는 특허이의신청인의 신청이유 및 제시 증거, 이에 대한 특허권자의 답변내용 등을 종합하여 판단하여야 할 것이며, 한편 특허발명에 신규성이 없다는 것과 진보성이 없다는 것은 원칙적으로 특허의 취소사유로서 독립된 것인바, 이 사건 제1, 2항 발명에 관한 특허이의신청의 이유는, 이들 발명이 비교대상발명 1과 동일하여 신규성이 없다는 것으로, 이에 대하여 특허권자인 원고는, 이 사건 제1, 2항 발명이 비교대상발명 1과 동일하지 아니하므로 신규성이 있다는 취지로 답변하였는데, 심사관합의체는 원고에게 의견진술의 기회를 부여하지 아니한 채 특허이의신청이유가 아닌 진보성 여부에 관하여 심사함으로써 이 사건 제1, 2항 발명에 진보성이 인정되지 아니한다는 이유로 그 특허등록을 취소하는 내용의 이 사건 이의결정을 한 사실이 인정되므로, 이 사건 이의결정 중 이 사건 제1, 2항 발명 부분은 원고의 나머지 주장에 관하여 더 판단할 것 없이 부적법하므로 그 취소를 면할 수 없고, 이 사건 제5, 8항 발명에 관한 특허이의신청의 이유는, 이들 발명이 비교대상발명 1과 동일하여 신규성이 없다는 것임에도 불구하고, 심사관합의체가 특허권자인 원고에게 의견진술의 기회를 부여하지 아니한 채 특허이의신청이유가 아닌 진보성 여부에 관하여 심사함으로써 이 사건 제5, 8항 발명은 비교대상발명들에 의하여 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 인정되지 아니한다는 이유로 그 특허등록을 취소하는 내용의 이 사건 이의결정을 한 사실은 인정되나, 신규성이 없다는 이 사건 제5, 8항 발명에 관한 특허이의신청이유에 대하여 원고는, 이 사건 제5항 발명이 비교대상발명 1과 그 구성이 다를 뿐만 아니라 비교대상발명 1, 3, 또는 비교대상발명 1, 4로부터 용이하게 발명할 수 없어 신규성 및 진보성이 인정되고, 이 사건 제5항 발명에 신규성 및 진보성이 인정되는 이상 그 종속항인 이 사건 제8항 발명 역시 당연히 신규성 및 진보성이 인정된다는 취지로 답변하였고, 진보성이 없다는 이 사건 제6, 7, 9, 10항 발명에 관한 특허이의신청이유에 대하여 원고는, 이 사건 제6, 7, 9, 10항 발명 역시 이 사건 제5항 발명의 종속항으로서 비교대상발명 1, 3, 또는 비교대상발명 1, 4에 의하여 용이하게 발명할 수 없으므로, 신규성 및 진보성이 인정된다는 취지로 답변한 사실이 인정되므로, 비록 위와 같이 심사관합의체가 특허이의신청이유가 아닌 진보성 여부에 관하여 심사함으로써 이 사건 제5, 8항 발명의 특허등록을 취소하는 내용의 이 사건 이의결정을 하면서 원고에게 의견진술의 기회를 주지 않았으나, 이 사건 이의결정은 특허이의신청인이 대비의 대상으로 제출한 비교대상발명들에 의하여 그 진보성 여부를 판단한 점, 원고가 이 사건 제5, 8항 발명에 대하여 신규성뿐만 아니라 진보성도 있다는 취지로 답변한 점, 이 사건 제8항 발명을 제외한 이 사건 제5항 발명의 나머지 종속항들에 대한 특허이의신청이유는 진보성이 없다는 것인 점 등에 비추어 보면, 원고로서는 이 사건 제5, 8항 발명의 진보성 여부에 대하여 특허이의신청절차에서 실질적으로 다투었다고 할 것이므로, 심사관합의체가 원고에게 형식적으로 의견진술의 기회를 주지 않았다고 하여 그 절차위반의 위법이 있다고 할 수 없어 원고의 이 부분 주장은 받아들일 수 없다.
특허법원 2007. 4. 20. 선고 2006허6884 판결 [거절결정(특)] - 확정
피고는, 이 사건 제1항 발명에서 ‘간경화 치료’가 약리효과이고, ‘간 조직 재생’은 약리기전에 해당하므로 이 사건 제1항 발명은 올티프라즈의 간경화 치료 용도를 청구하는 것이어서, 비교대상발명과 의약용도가 동일하여 이중특허가 발생한다고 주장하므로 살피건대, 위에서 이 사건 제1항 발명의 용도는 상위개념의 비교대상발명의 용도 중 하위개념의 용도를 선택한 것으로서 그 진보성이 인정되는 것이고 한편, 피고의 위 주장은 결국 이 사건 출원발명의 신규성을 부정하는 취지의 주장이나, 이 사건 출원발명에 대한 최초의 거절이유통지부터 심결이 내려질 때까지 특허청이 원고에게 이 사건 출원발명이 신규성이 없다는 이유로 의견서제출통지를 하여 원고로 하여금 명세서를 보정할 기회를 부여한 바 없으므로, 피고는 이 사건 심결취소소송단계에서 그동안 거절이유로 삼지 않은 이 사건 출원발명의 신규성 여부를 다툴 수 없는 것이므로, 피고의 위 주장은 여러 모로 이유 없다.
특허법원 2007. 4. 6. 선고 2006허9227 판결 [거절결정(특)] - 확정
특단의 사정이 없는 한 발명에 신규성이 없다는 것과 진보성이 없다는 것은 원칙적으로 특허를 받을 수 없는 사유로서 독립되어 있는 것이라고 할 것이고, 특허법 제62조는, 심사관은 특허출원이 소정의 거절사유에 해당하는 때에는 거절결정하여야 하고, 같은 법 제63조는, 심사관은 제62조의 규정에 의하여 거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제170조 제2항은 거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 제63조의 규정을 준용한다고 규정하고 있고, 이들 규정은 이른바 강행규정이므로, 거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유는 적어도 그 주지에 있어서 거절이유통지서의 기재 이유와 부합하여야 하고, 거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하는바, 원고의 이 사건 출원발명에 대하여 특허청 심사관은 신규성 결여를 이유로 거절결정을 하였고, 이에 대한 불복심판절차에서는 이 사건 출원발명의 진보성 결여를 이유로 원결정을 유지하여 원고의 심판청구를 기각한 이 사건 심결이 이루어진 사실은 앞서 본 바와 같고, 위 불복심판절차에서 특허심판원이 원고에게 진보성에 관한 의견제출의 기회를 부여하지 아니하였음은 당사자 사이에 다툼이 없는바, 이 사건 심결은 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 대하여 심판청구인인 원고에게 의견서 제출의 기회를 주지 않은 채 새로운 거절이유를 이유로 거절결정에 대한 심판청구를 기각하였으므로 절차상 위법하다.
특허법원 2000. 5. 25. 선고 99허5326 판결 [거절결정(특)] - 상고기각
원고의 출원발명의 출원에 대하여 특허청은 1998. 7. 22. 최초 출원명세서에 기재된 ‘하나 이상의 1,2 에폭시알칸, 하나 이상의 아세탈 및 염화-메틸렌으로 이루어진 금속부품의 고온 세정 및 탈지용의 조성물’을 요지로 하는 발명은 ‘인용발명으로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 것이라고 인정되므로 특허법 제29조 제2항에 의하여 특허받을 수 없다’는 내용으로 원고에게 의견제출통지를 하였고, 이에 대하여 원고는 1998. 10. 22. 출원발명의 특허청구 범위를 ‘조성물’에서 ‘방법’ 형식으로 정정하는 보정서를 제출함과 동시에 거절이유에 대한 의견서도 제출하였는데, 그 의견서에는 ‘인용발명의 조성물에서 필수적으로 사용되는 1종 이상의 케톤은 본 발명에서 함유하고 있지 않으며, 아울러 인용발명에서 사용되는 에스테르도 본 발명에서는 함유하고 있지 않는 차이점이 있습니다’라는 기재가 되어 있었으나, 출원명세서 중 발명의 상세한 설명의 케톤화합물과 관련된 부분을 정정하지는 않았으며, 위 의견서와 보정서를 제출받은 특허청은 1998. 10. 29. 위 1998. 7. 22.자 거절이유를 번복할 만한 사항을 발견할 수 없다는 이유로 거절사정을 하였고, 이에 불복하여 원고는 1998. 12. 5. 거절사정불복심판청구를 하였으며 그에 따른 이 사건 심결이 나올 때까지 특허청이나 특허심판원은 출원발명의 신규성(신규성이 없는 경우 특허법 제29조 제1항에 의하여 특허받을 수 없다)에 대하여 언급한 바 없는바, 특단의 사정이 없는 한 발명에 신규성이 없다는 것과 진보성이 없다는 것은 원칙적으로 특허를 받을 수 없는 사유로 독립되어 있는 것이라고 할 것인데, 출원발명에 대한 최초의 거절이유통지부터 이 사건 심결이 내려질 때까지 특허청이 원고에게 출원발명이 신규성이 없다는 이유로 의견서제출통지를 하여 원고로 하여금 출원발명의 명세서를 보정할 기회를 부여한 바 없고, 이 사건 심결에 이르기까지 특허청이 일관하여 출원발명의 요지로 인정하고 있는 것에 관하여는 진보성이 있다고 여겨지는 이 사건에 있어서는 이 법원이 출원발명의 요지를 제대로 파악한 결과(출원발명의 요지를 확정하는 것은 법원의 전권사항에 속하는 것이다) 신규성이 없다고 인정된다고 하더라도 출원인에게 그 발명의 요지를 보정할 기회도 주지 않은 채 곧바로 이와 다른 이유로 출원발명의 출원을 거절한 이 사건 심결의 결론이 그 결과에 있어서는 정당하다고 하여 이 사건 심결을 그대로 유지하는 것은 당사자에게 불측의 손해를 가하는 것으로 부당하다고 보여지므로 출원발명의 요지를 잘못 인정하고 그에 따른 진보성 판단도 잘못된 이 사건 심결을 취소함이 상당하다.