특허법원 2013. 11. 8. 선고 2013허4572 판결 [등록무효(특)] - 상고이유서부제출기각
원고는, 이 사건 제1항 발명에는 각 가스 흐름용 구멍, 전해액 흐름용 구멍의 구체적인 연결경로가 명확하게 기재되어 있지 않으므로 필수구성요소를 결여하여 실시가 불가능한 발명이라는 취지로 주장하므로 살피건대, 이 사건 제1항 발명은 그 청구항에서 수소 및 산소 가스 배출통로와 전해액 연결통로에 대하여 ‘각 전극의 제1 표면에서 형성된 산소 가스는 제1 가스 흐름용 구멍을 통하여, 각 전극의 제2 표면에서 형성된 수소 가스는 제2 가스 흐름용 구멍을 통하여 각각 외부로 배출되고, 외부에서 공급된 전해액은 전해액 흐름용 구멍을 통하여 내부로 유입되는’ 것으로 기재하고 있는데, 이러한 특허청구범위의 기재 자체로 그 의미가 명확하고, 이 사건 제1항 발명의 기재 중 각 가스 배출통로와 전해액 연결통로에 대응되는 내용이 이 사건 특허발명의 명세서에 모두 포함되어 있을 뿐만 아니라 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있는 것으로 보이며, 특허법 제42조 제4항 제3호에서 청구항에는 ‘발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재될 것’을 규정하고 있는데, 이 규정은 출원발명에 대한 특허 후에 그 특허청구범위에 발명의 구성에 필요한 구성요소를 모두 기재하지 아니하였음을 들어 특허 당시 기재되어 있지 아니하였던 구성요소를 가지고 원래 기재되어 있던 듯이 포함하여 해석하여야 한다고 주장할 수 없음은 물론, 청구항에 기재된 구성요소는 모두 필수구성요소로 파악되어야 하며 일부 구성요소를 그 중요성이 떨어진다는 등의 이유로 필수구성요소가 아니라고 주장할 수 없다는 것을 확인하는 것으로 보아야 할 것이며, 또한 발명의 상세한 설명에 개시된 실시예의 구체적인 구성을 특허청구범위의 구성요소의 하나로 포함시켜 특허요건의 판단에 있어서는 유리하지만 권리범위는 좁아지게 할 것인지 아니면 위 과정을 특허청구범위의 구성요소로 기재하지 아니함으로써 권리범위를 넓히되 특허요건의 판단에 있어서 불리한 처지에 설 것인지 여부는 출원인의 의사와 판단에 달린 문제이므로, 설령 이 사건 특허발명의 목적을 구현하기 위한 가스 흐름용 구멍, 전해액 흐름용 구멍의 연결경로 등이 필요하다고 하더라도 그와 같은 연결통로 등의 세부적인 구성요소가 특허청구범위에 반드시 기재되어야 한다고 할 수 없고, 그러한 구성요소가 청구항에 누락되었다는 사정만으로 그 발명의 실시가 불가능하다고 할 수 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.
특허법원 2013. 8. 29. 선고 2013허1481,1504 판결 [권리범위확인(특)] - 확정
이 사건 특허발명의 명세서에는 ‘돌기는 비틀림 없는 프리즘의 형상을 갖고, 특히 실질적인 정삼각형의 단면을 가지며, 돌기와 결합가능한 리세스는 실질적인 정삼각형의 단면을 갖는 비틀림 구멍이다. 리세스는 장치의 주 조립체에 제공된 큰 기어와 일체적으로 회전한다. 이 실시예의 구조에 의해, 프로세스 카트리지는 주 조립체에 장착되고, 주 조립체의 돌기 및 리세스는 서로 결합하게 된다. 회전력이 리세스로부터 돌기에 전달될 때, 돌기의 정삼각형 프리즘의 모서리 라인들은 유입부에서 리세스의 정삼각형의 모서리와 접촉하게 된다’, ‘도 28은 돌기와 리세스 사이의 결합 상태를 도시한다. 도 28에 도시된 바와 같이, 구동력이 리세스로부터 돌기로 전달될 때, 돌기의 기부의 인접부는 리세스의 유입구의 코너부(모서리)에 접촉된다. 돌기는 리세스의 경사 표면에 접촉되지 않는다’ 및 ‘일 예로서 프로세스 카트리지를 취하면, 이 실시예는 다음으로 요약된다. 프로세스 카트리지는 기록 재료의 화상을 형성하기 위한 전자사진 화상 형성 장치의 주 조립체에 대해 분리가능하게 장착가능하고, 장치는 모터와, 모터로부터의 구동력을 수용하기 위한 큰 기어와, 큰 기어와 일체식으로 회전가능한 프리즘 형상의 구멍의 형태인 리세스로 구성되고, 구멍은 큰 기어의 중심부에 있다. 프로세스 카트리지는 전자사진 감광 드럼과, 전자사진 감광 드럼 상에서 작동가능한 프로세스 수단과, 리세스와 결합가능하고 리세스의 내부 표면과 접촉가능한 돌기를 포함하고, 여기에서 프로세스 카트리지가 장치의 주 조립체에 장착되고, 큰 기어가 리세스와 결합되어 프로세스 카트리지와 함께 회전될 때, 수형 커플링 축과 암형 축이 사실상 축 방향으로 정렬된 상태에서 회전력은 큰 기어로부터 전자사진 감광 드럼으로 전달된다’고 기재되어 있는바, 위 기재들에 의하면, 이 사건 특허발명은 주 조립체 측의 비틀림 표면을 구비하고 있는 구멍(즉 비틀림 표면에 의해 한정된 구멍)과 프로세스 카트리지 측의 비틀림 표면과 결합가능한 비틀림이 없는 돌기 사이의 결합에 의해 회전 구동력을 주 조립체 측으로부터 프로세스 카트리지 측으로 전달하는 것을 기술적 특징으로 하고 있으므로, 이 사건 제1항 및 제15항 발명에 기재된 ‘비틀림 표면에 의해 한정된 구멍’ 및 ‘비틀림 리세스’는 프로세스 카트리지의 ‘비틀림 표면과 결합가능한 비틀림 없는 돌기’와 유기적으로 결합하여 주 조립체측으로부터 프로세스 카트리지측으로 회전 구동력을 전달하는 메커니즘을 형성하기 위한 필수적인 구성이라고 봄이 타당하고, 따라서 이 사건 제1항 및 제15항 발명은 그 발명의 구성에 없어서는 안되는 사항만으로 기재되어 있다고 판단된다.
특허법원 2011. 8. 10. 선고 2011허620 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각
원고는, 이 사건 정정발명은 필수적인 구성이라 할 수 있는 후레임 등을 상호 연결하는 구성을 기재하지 않았으므로, 특허법 제42조 제4항 제3호에 위배된다는 취지로 주장하고 있으나, 특허법 제42조 제4항 제3호의 취지는 출원발명에 대한 특허 후에 그 특허청구범위에 발명의 구성에 필요한 구성요소를 모두 기재하지 아니하였음을 들어 특허 당시 기재되어 있지 아니하였던 구성요소를 가지고 원래 기재되어 있던 듯이 포함하여 해석하여야 한다고 주장할 수 없음은 물론, 청구항에 기재된 구성요소는 모두 필수구성요소로 파악되어야 하며 일부 구성요소를 그 중요성이 떨어진다는 등의 이유로 필수구성요소가 아니라고 주장할 수 없다는 것이지, 목적 달성에 필요한 모든 구성을 청구범위에 기재하도록 하는 것은 아니므로, 이 사건 정정발명에서 후레임 등을 상호 연결하는 구성을 기재하지 않았다고 하더라도 특허법 제42조 제4항 제3호에 위배된다고 보기 어렵다.
특허법원 2009. 12. 24. 선고 2009허4742 판결 [거절결정(특)] - 확정
특허발명의 청구항에 ‘발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재될 것’을 요구하는 특허법 제42조 제4항 제3호는 출원발명에 대한 특허 후에 그 특허청구범위에 발명의 구성에 필요한 구성요소를 모두 기재하지 아니하였음을 들어 특허 당시 기재되어 있지 아니하였던 구성요소를 가지고 원래 기재되어 있던 듯이 포함하여 해석하여야 한다고 주장할 수 없음은 물론, 청구항에 기재된 구성요소는 모두 필수구성요소로 파악되어야 하며 일부 구성요소를 그 중요성이 떨어진다는 등의 이유로 필수구성요소가 아니라고 주장할 수 없다는 것을 확인하는 것으로 보아야 할 뿐, 그 특허발명의 목적과 효과 달성에 필요한 모든 구성을 특허청구범위에 기재할 것을 요구하는 규정으로 볼 수 없고, 특허청구범위에 어떠한 구성요소를 기재할 지 여부는 출원인이 그 발명의 기술적 범위를 좁게 할 것인지, 넓게 할 것인지 등을 고려하여 자유롭게 결정할 수 있다고 할 것이며, 특허발명의 목적과 효과 달성에 필요한 것으로 보이는 구성요소 일부를 특허청구범위에 기재하지 아니한 경우 그로 인하여 미완성 발명이 되거나 진보성을 결여하는 등의 이유로 특허등록을 받을 수 없는 것은 별론으로 하고, 이를 들어 특허법 제42조 제4항 제3호에 위반되어 특허등록을 받을 수 없다고 할 수는 없다.
특허법원 2009. 9. 10. 선고 2008허14377 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각
원고는, Al과 Zn의 비중차로 인한 분리현상을 방지하여 균일한 품질의 Al-Si-Zn계 합금 잉곳을 얻기 위해서는 교반공정이 필수적인 공정임에도 이에 대한 공정이 이 사건 제2항 발명에 기재되어 있지 아니하므로, 이 사건 제2항 발명은 필수구성요소가 결여되어 있어 기재불비에 해당한다고 주장하므로 살피건대, 이 사건 특허발명의 명세서에는 ‘Al-Si-Zn계 잉곳의 합금 후 주조전 Al 용탕과 Zn 용탕의 비중차로 인하여 분리현상이 일어나므로, 주조시 Zn 성분이 높은 Al-Si-Zn계 잉곳이 출탕구로 출탕되기 시작하여 시간이 경과할수록 Al 성분이 높아지게 되어 균일한 성분의 Al-Si-Zn계 잉곳을 얻기 힘들어지게 된다. 따라서 출탕시 전자교반기나 교반전용 지그를 이용하여 교반하면서 주조를 하여 균일한 성분의 Al-Si-Zn계 잉곳을 얻는다’고 기재되어 있음에도 이 사건 제2항 발명의 잉곳을 제조하는 단계에 관한 청구항에는 위와 같은 교반공정을 기재하고 있지 아니하기는 하나, 특허법 제42조 제4항 제3호는 청구항에는 ‘발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재될 것’을 규정하고 있었는바, 이 규정은 출원발명에 대한 특허 후에 그 특허청구범위에 발명의 구성에 필요한 구성요소를 모두 기재하지 아니하였음을 들어 특허 당시 기재되어 있지 아니하였던 구성요소를 가지고 원래 기재되어 있던 듯이 포함하여 해석하여야 한다고 주장할 수 없음은 물론, 청구항에 기재된 구성요소는 모두 필수구성요소로 파악되어야 하며 일부 구성요소를 그 중요성이 떨어진다는 등의 이유로 필수구성요소가 아니라고 주장할 수 없다는 것을 확인하는 것으로 보아야 할 것이므로, 이 사건 특허발명의 명세서에 기재되어 있는 ‘합금 잉곳을 주조할 때 용탕을 교반하는’ 공정을 청구범위에 포함하여 기재할 것인지는 출원인인 피고의 의사와 판단에 달린 문제여서 위 교반공정을 청구범위에 기재하지 아니하였다고 하여 이를 두고 특허법 제42조 제4항 제3호를 위반한 것이라고 할 수는 없다.
특허법원 2009. 7. 16. 선고 2008허8303 판결 [등록무효(특)] - 상고인용(판단안함)
원고는, 이 사건 특허발명의 명세서는 제4항 발명에 관하여 ‘담배를 싸고 종이의 제조과정에서 황토용액을 첨가하여 종이의 성분에 황토가 포함되도록 할 수 있다’는 취지로만 설명하고 있을 뿐이고, 청구항에서와 같이 ‘담배를 싸고 있는 종이에 황토용액을 도포하는 제조방법’을 전제하고 있지 않아, 제4항 발명이 의도하는 기술구성을 청구항에 기재된 ‘담배를 싸고 있는 종이에 황토용액을 도포하는 제조방법’이라는 문언에 관계없이 단지 ‘종이 제조과정에서 황토용액을 첨가하는 제조방법’으로 이해할 여지가 있는바, 그렇다면 제4항 발명의 청구항은 그 자체로 명확하고 간결하게 기재되지 않았거나 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재되지 않은 경우로서 특허법 제42조 제4항 제2호 또는 특허법 제42조 제4항 제3호의 무효 사유에 해당한다고 주장하므로 살피건대, 특허법 제42조 제4항 제3호는 청구항이 ‘발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재될 것’을 규정하고 있는바, 이 규정은 출원발명에 대한 특허 후에 그 특허청구범위에 발명의 구성에 필요한 구성요소를 모두 기재하지 아니하였음을 들어 특허 당시 기재되어 있지 아니하였던 구성요소를 가지고 원래 기재되어 있던 듯이 포함하여 해석하여야 한다고 주장할 수 없음은 물론, 청구항에 기재된 구성요소는 모두 필수구성요소로 파악되어야 하며 일부 구성요소를 그 중요성이 떨어진다는 등의 이유로 필수구성요소가 아니라고 주장할 수 없다는 것을 확인하는 것으로 보아야 할 것인바, 원고 주장의 위 사유는 특허법 제42조 제4항 제3호에 해당한다고 할 수 없다.
특허법원 2007. 11. 9. 선고 2006허8934 판결 [등록무효(특)] - 확정
특허법 제42조 제4항 제3호는 청구항에는 ‘발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재될 것’을 규정하고 있는바, 이 규정은 출원발명에 대한 특허 후에 그 특허청구범위에 발명의 구성에 필요한 구성요소를 모두 기재하지 아니하였음을 들어 특허 당시 기재되어 있지 아니하였던 구성요소를 가지고 원래 기재되어 있던 듯이 포함하여 해석하여야 한다고 주장할 수 없음은 물론, 청구항에 기재된 구성요소는 모두 필수구성요소로 파악되어야 하며 일부 구성요소를 그 중요성이 떨어진다는 등의 이유로 필수구성요소가 아니라고 주장할 수 없다는 것을 확인하는 것으로 보아야 하고, 출원발명의 필수구성요소를 출원명세서의 다른 부분의 기재에 근거하여 파악한 후 이를 청구항에 모두 기재할 것을 요구한 것으로 해석할 수 없어, 가사 이 사건 특허발명의 청구항에 구동수단과 판스프링의 구체적인 구성요소 및 그 구성요소간의 결합관계 등에 관한 기재가 나타나 있지 아니하다고 하더라도, 이로 인하여 이 사건 특허발명의 청구항이 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재되지 않았다고 볼 수는 없다.
특허법원 2007. 6. 1. 선고 2006허503 판결 [등록무효(특)] - 상고기각
원고는 이 사건 제2항 발명의 청구항에는 필수구성요소인 중간부재, 보강판, 전원용기, 전원용기 고정수단, 진동흡수기, 보호용기의 열과 전기의 전도성, X선관 수용부와 전원(전원부)과의 연결관계 등에 관한 기재가 누락되었으므로, 이 사건 제2항 발명 및 그 종속항들인 이 사건 제3항 내지 제13항 발명의 청구항은 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재되지 아니한 경우에 해당한다고 주장하므로 살피건대, 특허법 제42조 제4항 제3호는 특허청구범위의 청구항에는 ‘발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재될 것’을 규정하고 있는바, 이 규정은 출원발명에 대한 특허등록 후에 그 특허청구범위에 발명의 구성에 필요한 구성요소를 모두 기재하지 아니하였음을 들어 특허등록 당시 기재되어 있지 아니하였던 구성요소를 가지고 원래 기재되어 있던 듯이 포함하여 해석하여야 한다고 주장할 수 없음은 물론, 청구항에 기재된 구성요소는 모두 필수구성요소로 파악되어야 하며 일부 구성요소를 그 중요성이 떨어진다는 등의 이유로 필수구성요소가 아니라고 주장할 수 없다는 것을 확인하는 것으로 보아야 할 것인데, 출원인인 피고로서는 원고가 주장하는 바와 같은 중간부재, 보강판, 전원용기, 전원용기의 고정수단, 진동흡수기, 보호용기의 열과 전기의 전도성, X선관 수용부와 전원과의 연결관계 등에 관한 구성을 특허청구범위의 구성요소의 하나로 포함시켜 특허요건의 판단에 있어서는 유리하지만 권리범위는 좁아지게 할 것인지, 아니면 이러한 구성들을 특허청구범위의 구성요소로 기재하지 아니함으로써 권리범위를 넓히되 특허요건의 판단에 있어서 불리한 처지에 설 것인지는 전적으로 출원인인 피고의 의사와 판단에 달린 문제이므로, 이 사건 제2항 내지 제13항 발명의 청구항에 위와 같은 구성들을 기재하지 아니하였다고 하여서 이를 가리켜 곧바로 특허법 제42조 제4항 제3호에 위반한 기재불비에 해당한다고 할 수 없다.
특허법원 2007. 5. 31. 선고 2006허6440 판결 [취소결정(실)] - 확정
실용신안법 제9조 제4항 제3호에 의하면 실용신안등록청구범위는 ‘고안의 구성에 없어서는 아니되는 사항만’으로 기재되어야 하는데, 이 사건 등록고안의 청구범위는 각종 유성 또는 수성펜, 위 유성 또는 수성펜의 상부에 반나사로 결합되는 화이트 지우개, 화이트 지우개의 뚜껑 등 3 구성요소로 이루어져 있고, 그 중 ‘각종 유성 또는 수성펜’은 주지·관용의 필기수단 중 잉크의 재질이 유성 또는 수성인 펜을 의미하는 것으로 펜의 구조나 펜심의 출몰여부나 그 방식은 특별히 한정하고 있지 않고, 한편 ‘화이트 지우개’는 통상적으로 사용되는 용어가 아니어서 문언적 의미가 명확하지 않으나, 위 청구범위는 화이트 지우개가 설치되는 대상을 연필이 아니라 ‘각종 유성 또는 수성펜’으로 한정하고 있고, 상세한 설명에는 이와 관련하여 ‘각종 유성 또는 수성펜의 상부에 … 부설한 것으로 … 사용자가 오자를 썼을 때 … 글자를 지우는 것이다. 펜대에 화이트 지우개를 반고정시키는 것이다. 완전히 고정시키면 화이트 지우개의 내용물이 다하였을 때 바꿔 끼울 수가 없으므로 …’라고 기재하고 있으므로, ‘화이트 지우개’는 연필이 아닌 유성펜 또는 수성펜으로 쓴 글씨를 지우는 기능을 하는 것으로 용기 속에 들어 있는 어떤 물질로 해석되는바, 통상 문구류 분야에서 ‘화이트’라 함은 ‘수정액’ 의미하는 것으로 사용되고 있고, 또한 원고는 이 사건 등록고안에 대한 정정을 청구하면서 청구범위를 ‘…펜대의 상부에 화이트 지우개(수정액 통)를 부설하는 펜에 있어서’라고 기재한 바 있어, 이와 같은 이 사건 등록고안의 상세한 설명의 기재를 참조하여 해석하고, 문구류 분야에 있어서 ‘화이트’의 통상적인 사용례 및 출원인의 의사 등에 비추어 보면, 위 구성 중 ‘화이트 지우개’ 유성펜이나 수성펜으로 쓴 글씨를 지울 수 있는 ‘수정액’을 의미하는 것으로 해석되므로, 이와 같이 이 사건 등록고안의 청구범위는 구성요소가 문언적으로 다소 불명확한 용어로 기재되어 있기는 하나, 상세한 설명을 참조하여 구체적인 기술구성을 파악해 보면 주지·관용의 필기수단인 유성 또는 수성펜의 상부에 왼나사를 형성하여 수정액과 결합하고 그 수정액에 오른나사로 여닫는 뚜껑을 형성하는 것을 발명의 보호범위로 청구하는 것으로 해석되고, 이러한 해석을 바탕으로 하면 이 사건 등록고안의 청구범위에는 ‘화이트 펜’으로 기능하기 위한 필수구성요소가 모두 기재되어 있다고 할 것이므로, 실용신안법 제9조 제4항 제3호에 위배되지 아니한다.
특허법원 2006. 12. 14. 선고 2006허5560 판결 [등록무효(실)] - 상고인용(판단안함)
실용신안법 제8조 제4항은 ‘실용신안등록청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항이 1 또는 2 이상으로 있어야 하며, 고안의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재될 것’을 요구하고 있는바, 이는 청구범위에는 발명의 목적 달성을 위한 필수적 구성요소가 기재되어야 하고, 이러한 구성요소가 기재되어 있다면 청구범위에 기재된 구성요소는 다른 사정 유무에 불구하고 모두 필수구성요소로 파악되어야 하므로 등록고안의 권리범위를 해석함에 있어서 사후에 청구범위에 기재된 구성요소 중 일부를 필수구성요소가 아니라고 주장할 수 없다는 취지로 해석할 것이지, 등록고안의 필수구성요소를 명세서의 다른 부분의 기재에 근거하여 파악하고 이를 청구범위에 모두 기재할 것으로 요구하고 있는 것이라고는 볼 수 없고, 나아가 고안의 상세한 설명에 개시되어 있는 다양한 고안의 형태에 근거하여 구체화된 한정사항을 청구범위에 기재하여 고안의 구성요소로 할 것인지, 아니면 이러한 구체화된 구성요소를 청구범위에 명시적으로 부가하지 않음으로써 등록고안의 권리범위를 넓히되 신규성, 진보성 등의 심사에 있어서는 다소 불리한 지위에 설 것인지 여부는 전적으로 출원인의 의사에 달린 것인바, 이 사건 등록고안의 명세서 중 실용신안의 상세한 설명에, ‘도면부호 중 5는 손목에 끼워 걸치는 신축성 밴드를 표시한다’고 기재되어 있고, 도면 1과 2에 신축성밴드가 도시되어 있는데, 이 사건 등록고안은 태권도 훈련시 손이나 발로 타게트를 가격하여도 그 충격에 의하여 타게트가 타게트를 잡고 있는 사람의 손에서 쉽게 미끄러져 빠지지 않도록 하는 데 그 목적이 있고, 실용신안등록청구범위에 ‘손잡이부의 끝에다가 그 손잡이부에 대하여 대략 직각을 이루도록 짧게 돌출시킨 미끄럼방지턱을 형성한 것’이라고 하여 위와 같은 목적을 달성하기 위한 필수구성요소가 기재되어 있고, 명세서에 기재된 ‘신축성밴드’가 실용신안등록청구범위에 기재되지 않았다고 하여 이 사건 등록고안이 실시가 불가능한 것이라고 할 수도 없어, 명세서 중 실용신안의 상세한 설명과 도면에 기재 및 도시된 ‘신축성밴드’는 공지의 수동 타게트에 미끄럼방지턱을 부가하여 구성된 이 사건 등록고안의 물품을 실제로 사용함에 있어 적용될 수 있는 다양한 형태의 실시예 중의 하나를 나타낸 것에 불과할 뿐이고, 이를 필수구성요소로 실용신안등록청구범위에 기재되어야만 하는 것이라 할 수 없다.
대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결 [등록무효(특)]
특허발명의 청구항이 ‘어떤 구성요소들을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법(물건)’이라는 형식으로 기재된 경우, 그 특허발명의 청구항에 명시적으로 기재된 구성요소 전부에 더하여 기재되어 있지 아니한 요소를 추가하여 실시하는 경우에도 그 기재된 구성요소들을 모두 포함하고 있다는 사정은 변함이 없으므로 그와 같은 실시가 그 특허발명의 권리범위에 속함은 물론이며, 나아가 위와 같은 형식으로 기재된 청구항은 명시적으로 기재된 구성요소뿐 아니라 다른 요소를 추가하여 실시하는 경우까지도 예상하고 있는 것이라고 볼 것이고, 특허법 제42조 제4항 제3호는 청구항에는 ‘발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재될 것’을 규정하고 있는바, 이 규정은 출원발명에 대한 특허 후에 그 특허청구범위에 발명의 구성에 필요한 구성요소를 모두 기재하지 아니하였음을 들어 특허 당시 기재되어 있지 아니하였던 구성요소를 가지고 원래 기재되어 있던 듯이 포함하여 해석하여야 한다고 주장할 수 없음은 물론, 청구항에 기재된 구성요소는 모두 필수구성요소로 파악되어야 하며 일부 구성요소를 그 중요성이 떨어진다는 등의 이유로 필수구성요소가 아니라고 주장할 수 없다는 것을 확인하는 것으로 보아야 할 것인데, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 중 독립항인 이 사건 제1항 및 제17항 발명은 모두 ‘어떤 단계와 어떤 단계들을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 한영 자동전환 방법’과 같이 기재되어 있어, 명시적으로 기재된 구성요소 외에 다른 요소들을 추가하여 실시하는 것까지도 예정하고 있다고 할 것이고, 더욱이 이 사건 특허발명은 어절 데이터의 관리, 저장 및 제어 과정의 개선에 발명의 목적이나 효과가 있는 것이 아니며, 나아가 위 과정을 특허청구범위의 구성요소의 하나로 포함시켜 특허요건의 판단에 있어서는 유리하지만 권리범위는 좁아지게 할 것인지 아니면 위 과정을 특허청구범위의 구성요소로 기재하지 아니함으로써 권리범위를 넓히되 특허요건의 판단에 있어서 불리한 처지에 설 것인지는 출원인의 의사와 판단에 달린 문제이므로, 설령 이 사건 특허발명을 채택한 워드프로세서 등을 실제 컴퓨터에서 실행함에 있어서는 어절 데이터의 관리, 저장 및 제어 과정이 컴퓨터에 의하여 반드시 수행된다고 하더라도 이러한 사정만을 가지고 출원인이 스스로 발명의 상세한 설명이나 도면에도 기재한 바 없는 위 과정을 일컬어 이 사건 특허발명의 청구항에 반드시 기재되어야만 하는 구성요소라고 인정하고 위 단계의 기재가 누락되었기 때문에 특허법 제42조 제4항 제1호 내지 제3호를 위배한 것이라고는 할 수 없을 것이다.
대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2089 판결 [등록무효(특)]
특허발명의 청구항이 ‘어떤 구성요소들을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법(물건)’이라는 형식으로 기재된 경우, 그 특허발명의 청구항에 명시적으로 기재된 구성요소 전부에 더하여 기재되어 있지 아니한 요소를 추가하여 실시하는 경우에도 그 기재된 구성요소들을 모두 포함하고 있다는 사정은 변함이 없으므로 그와 같은 실시가 그 특허발명의 권리범위에 속함은 물론이며, 나아가 위와 같은 형식으로 기재된 청구항은 명시적으로 기재된 구성요소뿐 아니라 다른 요소를 추가하여 실시하는 경우까지도 예상하고 있는 것이라고 볼 것이고, 특허법 제42조 제4항 제3호는 청구항에는 ‘발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재될 것’을 규정하고 있는바, 이 규정은 출원발명에 대한 특허 후에 그 특허청구범위에 발명의 구성에 필요한 구성요소를 모두 기재하지 아니하였음을 들어 특허 당시 기재되어 있지 아니하였던 구성요소를 가지고 원래 기재되어 있던 듯이 포함하여 해석하여야 한다고 주장할 수 없음은 물론, 청구항에 기재된 구성요소는 모두 필수구성요소로 파악되어야 하며 일부 구성요소를 그 중요성이 떨어진다는 등의 이유로 필수구성요소가 아니라고 주장할 수 없다는 것을 확인하는 것으로 보아야 할 것인데, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 중 독립항인 이 사건 제1항, 제16항, 제21항 발명은 모두 ‘어떤 단계와 어떤 단계들을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 한영 자동전환 방법’ 혹은 ‘어떤 단계와 어떤 단계들을 포함하는 한영 자동전환 방법’과 같이 기재되어 있어, 명시적으로 기재된 구성요소 외에 다른 요소들을 추가하여 실시하는 것까지도 예정하고 있다고 할 것이고, 더욱이 이 사건 특허발명은 어절 데이터의 관리, 저장 및 제어 과정의 개선에 발명의 목적이나 효과가 있는 것이 아니며, 나아가 어절 데이터의 관리, 저장 및 제어 과정을 특허청구범위의 구성요소의 하나로 포함시켜 특허요건의 판단에 있어서는 유리하지만 권리범위는 좁아지게 할 것인지 아니면 위 과정을 특허청구범위의 구성요소로 기재하지 아니함으로써 권리범위를 넓히되 특허요건의 판단에 있어서 불리한 처지에 설 것인지는 출원인의 의사와 판단에 달린 문제이므로, 설령 이 사건 특허발명을 채택한 워드프로세서 등을 실제 컴퓨터에서 실행함에 있어서는 어절 데이터의 관리, 저장 및 제어 과정이 컴퓨터에 의하여 반드시 수행된다고 하더라도 이러한 사정만을 가지고 출원인이 스스로 발명의 상세한 설명이나 도면에도 기재한 바 없는 위 과정을 일컬어 이 사건 특허발명의 청구항에 반드시 기재되어야만 하는 구성요소라고 인정하고 위 단계의 기재가 누락되었기 때문에 특허법 제42조 제4항 제1호 내지 제3호를 위배한 것이라고는 할 수 없을 것이다.