특허법원 2012. 10. 25. 선고 2012허6342 판결 [등록정정(특)] - 상고심리불속행기각
정정사항 2는 정정 전 제1 내지 4항 발명의 특허청구범위 말미를 ‘…… 단어목록 윈도’에서 ‘…… 단어목록 윈도를 나타내는 방법’으로 정정하는 것이므로 살피건대, ‘윈도’는 ‘컴퓨터 디스플레이상에서 어느 부분을 추출하여 표시할 때 사용되는 한정된 틀 모양의 이미지’로서 발명의 카테고리인 물건, 방법, 물건을 생산하는 방법 중 어디에도 해당되지 않아, ‘윈도’를 특허청구범위의 말미에 기재하여 발명의 대상으로 삼았던 정정 전 제1 내지 4항 발명은 그 카테고리가 불명확하였다고 할 것인데, 정정사항 2는 정정 전 제1 내지 4항 발명의 특허청구범위의 말미에 ‘……를 나타내는 방법’이라는 문구를 추가하여 명확하게 방법 발명으로 특정되게 함으로써 카테고리를 명확하게 하였다고 할 것이므로, 정정사항 2는 불명료한 기재를 석명하는 경우에 해당된다고 봄이 타당하며, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지는, 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체내용과 관련하여 그 정정 전후의 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단하여야 하는바, 이 사건 특허발명의 명세서의 ‘발명의 상세한 설명’을 보면, ‘본 발명은 워드프로세서를 이용한 입력과정에서 최근에 입력되었던 단어들의 일부 목록을 화면에 보여줌으로써, 새로 입력할 단어가 그 목록에 포함되어 있을 경우 새로운 단어를 자판을 일일이 눌러서 입력하는 수고를 덜 수 있도록 목록 내의 해당 단어를 단지 선택만 하여 입력하는 워드프로세서의 단어목록 윈도에 관한 것이다. …… 다시 입력하는 단어를 단어목록 리스트상에서 찾아서 마우스를 이용하거나 자판상의 키를 하나 누름으로써 해당하는 단어를 입력할 수 있다면 문서의 입력을 보다 편리하게 할 수 있을 것이다. 이러한 방법으로서는 페이지 교체기법을 들 수 있는바, 이는 …… 처리하는 기법이다. 이러한 페이지 교체기법들은 단어목록관리에서 단어교체기법으로 응용할 수 있는데, 이 경우 제거 대상은 페이지가 아니라 단어가 된다’고 기재되어 있고, 이에 비추어 보면, 이 사건 특허발명은 워드프로세서를 이용한 단어 입력과정에서 단어를 쉽게 입력하도록 하는 것을 발명의 과제 또는 효과로 제시하면서, 그 해결수단으로 페이지교체기법을 응용한 단어교체기법을 제시하고 있다고 봄이 합리적이고, 이 사건 특허발명의 명세서의 도면을 보면, 별지와 같이 정정 전 제1 내지 4항 발명을, 어떤 과제해결에 필요한 작업의 처리순서를 일정한 기호를 이용하여 도식적으로 표시하는 흐름도로 도시하고 있고, 각 도면의 이름도 ‘본 발명에 의한 LRU기법의 흐름도’, ‘본 발명에 의한 FIFO기법의 흐름도’, ‘본 발명에 의한 LFU기법의 흐름도’, ‘본 발명에 의한 NUR기법의 흐름도’라고 기재하여, 기법이 발명에 대응되는 것처럼 표현하고 있으며, 정정 전 제1 내지 4항 발명의 특허청구범위를 보면, 사용자에 의한 선택단계(전제부), 시스템에 의한 처리(단어의 제거 및 입력, 단어의 우선순위 조정)단계(구성 1, 2), 윈도에 의한 표시단계(구성3)로 구성된 단어교체기법을 시계열적으로 연결된 일련의 처리단계로 표현하고 있고, ‘단어목록 윈도’는 이미지에 불과하여 그 자체만으로 이 사건 특허발명의 기술적 특징이자 과제해결수단인 단어교체기법을 구현하는 발명이 될 수 없을 뿐만 아니라, 단어교체기법의 여러 단계 중 마지막 단계에서 최종적인 결과물을 화면에 표시하는 수단으로 사용되는 일부 구성요소에 불과하며, 정정 전 제1 내지 4항 발명의 특허청구범위 말미에 기재된 ‘단어목록 윈도’는 발명의 카테고리 어디에도 속하지 않고, 정정사항 2는 정정 전 제1 내지 4항 발명의 특허청구범위에서 기존의 기재 내용은 전혀 수정하지 않고, 단순히 ‘……를 나타내는 방법’이라는 카테고리를 명확하게 하는 표현만을 추가한 것에 불과한 사정들을 종합하여 보면, 이 사건 특허발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 정정 전 제1 내지 4항 발명이 실질적으로는 ‘단어목록 윈도’를 표시수단으로 사용하는 방법 발명이었음을 충분히 알 수 있었다 할 것이고, 정정사항 2는 그 실질적인 내용에 들어맞게 정정 전 제1 내지 4항 발명이 명확하게 방법 발명으로 특정되도록 정정하는 것에 불과하므로, 특허청구범위가 정정사항 2 때문에 실질적으로 변경되었다고 보기는 어려우며, 피고는, 정정사항 2는 카테고리가 불분명한 발명을 방법의 발명으로 변경하는 것으로 이는 발명의 카테고리 변경에 준하는 것으로서 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당된다고 주장하므로 살피건대, 발명의 카테고리와 관련한 실질적인 변경 여부를 판단할 때도 명세서 전체내용과 관련하여 그 정정 전후의 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단하여야 할 것이므로, 명세서 전체내용에 비추어 파악되는 정정 전 발명의 실질적인 카테고리와 정정 후 명확해진 발명의 카테고리가 동일하다면 특허청구범위에 실질적인 변경이 없다고 보아야 할 것인데, 이 사건에 관하여 보면, 앞서 본 바와 같이 정정 전 제1 내지 4항 발명은 명세서 전체 내용에 비추어 파악되는 실질적인 카테고리가 방법의 발명이었고, 정정 후 제1 내지 4항 발명도 동일하게 방법의 발명이므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.