특허법원 2008. 8. 14. 선고 2007허12725 판결 [권리범위확인(특)] - 확정
원고는, 이 사건 특허발명은 방법발명인데 확인대상발명은 방법이 아닌 물건 발명이어서 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있을 정도로 특정이 되지 않았으므로, 이 사건 심판청구는 부적법하여 각하되어야 한다고 주장하므로 살피건대, 이 사건 특허발명 중 청구항 1 내지 10 발명은 리튬2차전지용 크루드셀의 전극탭 처리방법에 대한 발명들로서 물건을 생산하는 방법발명의 형태로 되어 있기는 한데, 위 각 발명은 리튬 2차전지용 크루드셀 또는 전극탭의 각 구성요소인 세퍼레이터, 양극판, 음극판, 세퍼레이터를 중심으로 한 양극판 및 음극판의 적층구조, 양극 및 음극 그리드, 양극 및 음극 탭 부재, 각 그리드와 탭 부재의 용접에 의한 결합, 용접부위를 에워싸는 절연 테이프, 용접에 의하여 결합된 그리드와 탭 부재의 굴곡 형태 및 굴곡 부위 등을 방법적인 측면에서 포착하여 구성한 것으로, 앞서 본 바와 같은 각 해당 구성요소를 갖춘 리튬 2차전지용 크루드셀 또는 전극탭을 형성해 나가기 위하여 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 당연히 행하여야 할 작업내용을 단순히 그 순서에 따라 나열한 것에 불과하여, 이러한 시계열적 단계를 통한 방법적인 요소 그 자체에는 별다른 기술적 특이성이 없으므로, 위 각 발명을 통해 생산되는 물건은 위 각 발명에 방법적인 요소의 기재가 있다고 하더라도 이로 인해 새로운 구성이 추가되지는 않고 바로 위의 각 해당 구성요소를 갖춘 리튬 2차전지용 크루드셀 또는 전극탭이 된다고 할 것이므로, 확인대상발명이 청구항 1 내지 10 발명과 같은 방법적인 요소를 통하여 특정되어 있지 않고 물건만으로 특정되어 있다고 할지라도, 그 설명서 및 도면에 청구항 1 내지 10 발명의 각 해당 구성요소인 세퍼레이터, 양극판, 음극판, 세퍼레이터를 중심으로 한 양극판 및 음극판의 적층구조, 양극 및 음극 그리드, 양극 및 음극 탭 부재, 각 그리드와 탭 부재의 용접에 의한 결합, 용접부위를 에워싸는 절연 테이프 등의 구성요소를 통해 리튬2차전지용 크루드셀의 전체 구성이 완성된 형태로 나타나 있는 이상, 청구항 1 내지 10 발명에 의하여 생산된 물건과 대비하여 위 각 발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단함에 필요한 정도로 충분히 특정되어 있다고 할 것이므로, 이를 다투는 원고의 주장은 이유 없다.
특허법원 2008. 5. 2. 선고 2007허8252 판결 [권리범위확인(특)] - 확정
특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하고, 그 중 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위 이외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위까지 그 실시에 포함되므로, 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법에 의하여 생산된 물건에까지 특허권의 효력이 미친다 할 것이어서, 특정한 생산방법에 의하여 생산한 물건을 실시발명으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있고, 한편 확인대상발명의 특정을 위해서는 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요까지는 없고 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도로 기재하면 충분하므로, 확인대상발명이 ‘물건의 발명’으로 특정되었더라도 설명서에 그 생산방법을 구체적으로 특정하고 있는 경우, ‘방법의 발명’인 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 하는바, 우선 이 사건 제1 내지 6항 발명은 ‘벌브 생산방법’이라는 물건의 생산방법에 관한 발명임에 비하여 보정전 확인대상발명은 ‘벌브’라는 물건에 관한 발명으로만 구성되고 그 생산방법에 관하여는 기재되어 있지 않으므로, 보정전 확인대상발명은 생산방법에 대응하는 부분의 구체적인 구성이 불명확하여 특허발명과 대비대상이 될 수 있을 정도로 특정되어 있지 않다고 할 것이나, 이 사건 권리범위확인심판은 특허권자인 원고에 의하여 피고 실시의 확인대상발명이 이 사건 제1 내지 6항 발명의 권리범위에 속한다고 주장되어 제기된 것으로, 그 심판청구서의 주장 내용이나 심판청구서에 첨부된 증거자료들에는 보정전 확인대상발명의 벌브가 이 사건 제1 내지 6항 발명의 생산방법에 의하여 생산된 물건이라는 취지가 포함되어 있었고, 더구나 특허법 제129조는 생산방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정하고 있기 때문에, 특허심판원이나 피심판청구인인 피고로서는 보정전 확인대상발명의 벌브가 이 사건 제1 내지 6항 발명의 생산방법에 의하여 생산된 벌브라는 심판청구취지를 쉽게 알 수 있었다고 할 것이어서, 이 사건 보정은 위와 같은 취지를 잘 알고 있었던 특허심판원의 보정 요구에 의하여 이루어진 것으로 보이고, 그 보정 내용 또한 당초의 확인대상발명에 위와 같이 특허심판원이나 피고가 예상할 수 있었던 범위 내인 이 사건 제1 내지 6항 발명의 생산방법과 동일한 생산방법을 추가 기재한 것에 불과하므로, 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법에 의하여 생산한 물건을 특정하여 권리범위확인심판을 제기할 수 있기 때문에 당초 물건으로 특정된 보정전 확인대상발명도 그 생산방법에 관한 추가 기재만 있었더라면 특정에 아무런 문제가 없었을 것이고, 이 경우 확인대상발명에 특허발명과 대비할 수 있는 생산방법에 관한 기재가 생략 또는 누락되어 있으면 특허발명과의 대비가 불가하므로 그 생산방법에 관한 기재는 처음부터 당연히 있었어야 할 구성 부분으로, 특허심판원으로서는 그 생산방법을 특정하도록 하는 보정을 명하는 등의 조치를 취하였어야 할 사항이며, 통상 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 주장되어 제기되는 적극적 권리범위확인심판의 성격, 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정하고 있는 특허법 제129조의 추정 규정 및 확인대상발명과 함께 제출되는 심판청구서나 의견서의 주장·입증취지 등으로부터 특허심판원이나 피심판청구인은 확인대상발명에서 특정된 물건은 그 대비되는 특허발명의 생산방법에 의하여 생산된 물건이라는 주장을 전제로 한 것이라고 쉽게 알 수 있을 것이고, 이 사건 심판절차에서도 비록 보정전 확인대상발명에 벌브의 생산방법에 관한 기재가 없었음에도 이 사건 보정이 있을 때까지 특허심판원이나 당사자들이 그 생산방법은 원고가 확인을 구하는 대상인 이 사건 제1 내지 6항 발명의 생산방법이라는 점을 전제로 절차가 진행되고 있었던 것으로 보이며, 이 사건 보정으로 인하여 달리 심판절차의 지연을 초래하거나 피심판청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 우려가 있었던 사정이 엿보이지 않는 점 등을 종합하여 보면, 물건으로 특정된 당초의 확인대상발명에 그 권리범위의 확인을 구하는 이 사건 제1 내지 6항 발명의 생산방법과 동일한 생산방법을 추가 기재한 것에 불과한 이 사건 보정은, 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지되는 것으로서, 요지변경에 해당되지 않는다고 할 것이다.
특허법원 2007. 4. 12. 선고 2006허5348 판결 [권리범위확인(특)] - 확정
특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어서는 심판청구의 대상이 되는 기술내용은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것이지만, 그 특정을 위해서는 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하면 되는 것이며, 또 그 구체적인 구성의 기재도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도면 충분하다 할 것이고, 특허발명과 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 방법의 발명과 물건의 발명으로서 그 카테고리가 다른 경우에도, 그 설명서에 제조방법 등이 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 기재되어 있다면, 구체적으로 특정되어 있다고 할 것인바, 이 사건 제25항 내지 제29항 발명은 다이어트 정보를 출력하기 위한 방법에 관한 것으로서 방법의 발명에 해당하고, 확인대상발명은 그 명칭이 ‘인터넷 연동 가능한 PC 연결형 디지털 체중계’로서 물건의 발명으로 특정되어 있어, 이 사건 제25항 내지 제29항 발명은 발명의 카테고리가 상이함을 알 수 있으나, 확인대상발명의 설명서상의 ‘사용자가 체중계를 통하여 자신의 체중을 측정하고 기타 입력장치를 통하여 다른 정보, 즉 신장, 성별 등을 PC에 입력하면, 상기 PC에서 체지방률, 운동정보, 식사정보 등의 건강정보를 제공받을 수 있으며, 사용자가 ‘인터넷 연결’ 옵션을 선택하면 측정데이터를 인터넷으로 전송하여 건강관리서비스 제공서버를 통하여 개인별 신체정보, 운동정보, 식사정보 등의 건강정보를 제공받을 수 있다’는 기재 및 도면을 살펴보면, 확인대상발명이 어떤 단계를 거쳐 실시되는지 여부를 알 수 있을 정도로 기재되어 있다고 할 것이므로, 확인대상발명은 이 사건 제25항 내지 제29항 발명의 ‘현재의 사용자 체중을 측정하는 단계’, ‘체중값을 검출하는 단계’, ‘서버 컴퓨터로 체중값을 전송하는 단계’, ‘사용자 입력정보를 입력하는 단계’, ‘체중값에 상응하는 다이어트 정보를 제공하는 단계’, ‘다이어트 정보를 처리하는 단계’ 등을 포함하는 다이어트 정보를 출력하기 위한 방법발명과 대비될 수 있을 정도로 특정되어 있으며, 이 사건 제34항 내지 제40항 발명은, 다이어트 정보를 출력하기 위한 방법을 수행하기 위해 컴퓨터상에 배치된 프로그램 명령어를 저장하고 있는 컴퓨터 판독가능 매체에 관한 것으로, 그 청구범위의 기재내용을 살펴보면, 이 사건 제25항 발명에 기재된 여러 단계들을 포함하는 것임을 알 수 있고, 이 사건 제34항 내지 제40항 발명에 대응되는 확인대상발명의 구성요소는 ‘소프트웨어’라고 할 것인데, 설명서 및 도면에 의하면 확인대상발명의 ‘소프트웨어’도 인터넷 접속 및 신체정보 전송기능을 가진 것으로 기재되어 있어 위 단계들을 포함하고 있는 것으로 특정되어 있음을 알 수 있으므로, 확인대상발명은 이 사건 제34항 내지 제40항 발명과 대비하여 그 차이점을 판단할 수 있을 정도로 특정되어 있다고 할 것이므로, 이 사건 심결은 확인대상발명이 이 사건 제25항 내지 제40항 발명의 권리범위에 속하는지 여부에 대하여 판단하여야 함에도, 이를 부적법하다는 이유로 각하한 잘못이 있다.
대법원 2004. 10. 14. 선고 2003후2164 판결 [권리범위확인(특)]
특허법 제94조에 의하면, 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하고, 그 중 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위 이외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위까지 그 실시에 포함되므로, 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법에 의하여 생산된 물건에까지 특허권의 효력이 미친다할 것이어서, 특정한 생산방법에 의하여 생산한 물건을 실시발명으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있다 할 것이고, 한편 특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어서는 심판청구의 대상이 되는 기술내용은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것이지만, 그 특정을 위해서는 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하면 되는 것이며, 또 그 구체적인 구성의 기재도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도면 충분하다 할 것인바, 이 사건 특허발명은 ‘주름이 형성된 고신축성 의류의 제조방법’에 관한 것이고, 피고가 이 사건 심판절차에서 특정한 원고 실시발명은 그 ‘명칭’이 ‘주름이 형성된 신축성 의류’에 대한 것이기는 하지만, 원고 실시발명의 설명서에는 ‘신축성 의류의 외형도, 주름부분 확대도, 제조 공정 흐름도, 제조 공정 참고도’가 도시되어 있고, ‘물품의 목적 및 구성’에 관하여, 합성섬유 원단에 주름을 형성하여 풍부한 신축성을 제공하면서 미려한 외관을 갖도록 할 목적으로 다음과 같은 제조 공정, 즉 합성섬유 원단으로 원하는 디자인을 하는 디자인공정, 디자인 한 다음 규칙 또는 불규칙 등배수 등으로 주름 간격과 패턴을 설계하는 패턴공정, 원단을 일정한 형태로 자르는 재단공정, 재단된 원단을 재봉하여 의류를 만들고 다림질하는 봉제 및 다림질공정, 원하는 입체감 등을 선택적으로 넣는 주름 모양 디자인 및 주름 형성공정, 원단문양과 주름이 수축되도록 열처리하는 열처리수축 공정, 세탁 및 마무리공정으로 이루어진다고 기재하여그 생산방법을 구체적으로 특정하고 있는 사실이 인정되므로, 원고 실시발명은 이 사건 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단할 수 있을 정도로 그 생산방법이 구체적으로 특정되었다고 봄이 상당한 것이어서, 원심으로서는, 이 사건 특허발명과 위에서 본 생산방법에 의해 특정된 원고의 실시발명을 대비하여 그 권리범위의 귀속 여부를 판단하여야 함에도 불구하고 이 사건 특허발명은 ‘방법의 발명’임에 반하여, 원고 실시발명은 ‘물건에 관한 발명’으로서 그 카테고리가 다르므로 그 대비가 불가능하여 원고 실시발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 없다고 단정한 나머지 피고의 이 사건 심판청구를 인용한 심결을 취소하고 말았으니, 원심판결에는 특허권의 효력범위에 대한 법리를 오해하였거나 심리를 다하지 아니하여 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다.