대법원 2017. 5. 11. 선고 2014후1631 판결 [등록무효(특)]
선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하는바, 이 사건 제5항, 제6항, 제8항 정정발명의 단량체 중 ‘4,4′-비페닐 디아크릴레이트’는 비교대상발명 1, 5에서 단순히 열거되어 있는 100여 개의 단량체 중의 하나에 불과하고, 비교대상발명 1, 5의 실시 예에 사용된 ‘KAYARAD PET-30’는 구성 2의 단량체 범위에 속하지 아니하며, 비교대상발명 1, 5에는 멀티도메인 수직 배향 모드 액정 표시 장치에서 고분자의 변형에 의한 소부 현상이 발생한다는 점도 개시되어 있지 아니하므로, 이 사건 제5항, 제6항, 제8항 정정발명에서 단량체가 ‘4,4′-비페닐 디아크릴레이트’인 경우는 비교대상발명 1, 5에 구체적으로 개시된 것이라고 볼 수 없고, 따라서 이 사건 제5항, 제6항, 제8항 정정발명은 비교대상발명 1, 5에 의하여 그 신규성이 부정되지 않는다.
특허법원 2015. 2. 5. 선고 2014허3408,3415 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각
선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 ‘선택발명’의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하고, 이에는 선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행문헌의 기재 내용과 출원시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함되는바, 이 사건 제5항 발명은 선행발명(비교대상발명 1의 유기실란화합물)의 하위개념(디이소프로필아미노실란)을 구성요소로 하는 선택발명에 해당하고, 비교대상발명 1에는 일반식 (R1R2N)nSiH4-n(R1 및 R2는 … C3H7 … 중 어느 하나)으로 표시되는 유기실란화합물이 기재되어 있고, ‘유기실란화합물로서는 … 디프로필아미노실란 … 을 사용하는 것이 바람직하다’라는 기재가 있는데, C3H7-기(프로필기)는 직쇄형인 노말프로필기와 분지쇄형인 이소프로필기의 2개의 구조이성질체가 있다는 사실은 기술상식에 해당하므로, ‘디프로필아미노실란’이 분지쇄형인 이소프로필기를 배제하여 반드시 ‘디노말프로필아미노실란’만을 의미한다고 볼 수는 없으며, 설사 위 ‘디프로필아미노실란’이 ‘디노말프로필아미노실란’만을 의미한다고 하더라도, 비교대상발명 1에 개시된 위 일반식 (R1R2N)nSiH4-n(R1 및 R2는 C3H7)에서 C3H7-기는 위와 같이 ‘노말’ 및 ‘이소’ 프로필기 2개만 존재하므로, 통상의 기술자라면 위 ‘디프로필아미노실란’로부터 이소프로필기의 디프로필아미노실란을 자명하게 인식 또는 파악할 수 있고, 또한 비교대상발명 1에는 사용하는 것이 바람직한 유기실란화합물로 ‘디프로필아미노실란’과 함께 ‘디메틸아미노실란, 디에틸아미노실란, 디이소부틸아미노실란’ 등의 화합물도 명시하고 있는데, 이들 화합물은 탄소 수가 1개, 2개, 3개, 4개로 규칙적으로 늘어나는 형태로서, 그 중 ‘디이소부틸아미노실란’과 같이 분지쇄형(이소부틸기)도 명확히 포함하여 기재하고 있는 이상, 통상의 기술자라면 이로부터도 비교대상발명 1에 기재된 일반식의 유기실란화합물에 해당하는 것으로서 탄소 수가 3개이고 분지쇄형인 디프로필아미노실란의 존재를 직접적으로 인식할 수 있어, 이 사건 제5항 발명의 ‘디이소프로필아미노실란’은 비교대상발명 1에 구체적으로 개시되어 있다고 판단된다.
특허법원 2013. 6. 27. 선고 2012허10808 판결 [등록무효(특)] - 상고기각
선택발명은 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있으면서, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 특허를 받을 수 있고, 이 때 선택발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하면 충분하고, 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인 또는 특허권자가 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장, 입증하면 되는바, 비교대상발명 2의 발명의 상세한 설명에는 ‘본 발명의 연마용 조성물 성분 중에 필수 첨가제로서 사용되는 사이클릭아민류는 다음에 화학식을 표기한 바와 같이 2-피롤리디논, 피롤리딘, 3-피롤리딘올, 3-피롤린, 메틸 2-옥소 1-피롤리딘아세테이트, n-메틸피롤리디논, n-메틸 피롤리딘 등을 들 수 있다’고 기재되어 있고, 그 실시예로서 2-피롤리디논, 피롤리딘, 3-피롤리딘올, 3-피롤린, 메틸 2-옥소 1-피롤리딘아세테이트, n-메틸 피롤리디논, n-메틸 피롤린에 대하여 실험한 예가 구체적으로 기재되어 있는데, 이러한 화합물들은 모두 5원환의 지환족 아민 화합물들뿐이고, 6원환을 기본 골격으로 하는 피리딘계 화합물을 구체적으로 개시하고 있지는 않아, 비교대상발명 2에는 이 사건 제1항 정정발명을 구성하는 하위개념이 구체적으로 개시되어 있지 아니하므로, 이 사건 제1항 정정발명은 비교대상발명 2에 의하여 그 신규성이 부정되지 않는다고 판단된다.
특허법원 2011. 11. 11. 선고 2011허2367,2374 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각
선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 ‘선택발명’의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하고, 이에는 선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 통상의 기술자가 선행문헌의 기재 내용과 출원시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함되는바, 이 사건 제6항 정정발명은 비교대상발명의 유기실란화합물 중 ‘디이소프로필아미노실란’을 전구체로 하여 비교대상발명과 마찬가지로 화학증기증착(화학기상성장법)을 통해 탄질화규소 필름(질화규소막)을 기판 상에 형성하는 방법이므로, 선행발명의 상위개념(비교대상발명의 유기실란화합물)에 포함되는 하위개념(디이소프로필아미노실란)을 구성요건 중의 일부로 하는 선택발명에 해당하고, 선택발명인 이 사건 제6항 정정발명의 신규성이 부정되기 위해서는 선행발명인 비교대상발명에 선택발명을 구성하는 하위개념(디이소프로필아미노실란)이 구체적으로 개시되어 있어야 하고, 이에는 비교대상발명에 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 통상의 기술자가 비교대상발명의 기재 내용과 출원시의 기술상식에 기초하여 비교대상발명으로부터 직접적으로 이 사건 제6항 정정발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함되는데, 비교대상발명의 명세서에는 ‘유기실란화합물로서는, 트리스디메틸아미노실란, 비스디메틸아미노실란, 디메틸아미노실란, 트리스디에틸아미노실란, 비스디에틸아미노실란, 디에틸아미노실란, 트리스디프로필아미노실란, 비스디프로필아미노실란, 디프로필아미노실란, 트리스디이소부틸아미노실란, 비스디이소부틸아미노실란, 디이소부틸아미노실란을 사용하는 것이 바람직하다’고 기재되어 있어 바람직한 유기실란화합물로서 ‘디프로필아미노실란’이 예시되어 있고, 한편 유기화학 전반에서 화합물 사이에 화학식은 동일하지만 탄소 사슬구조에서 차이가 나는 구조이성질체가 존재하는 현상이 있는바, 이러한 구조이성질체현상은 이 사건 제6항 정정발명이나 비교대상발명이 속하는 유기화학분야에서는 기초적인 기술상식에 속하고, 비교대상발명의 ‘디프로필아미노실란’ 역시 탄소수 3개인 알킬기가 양쪽 R, R1 치환기에 연결된 구조로서 화학식이 동일하지만 알킬기의 배열형태에 따라 2가지의 이성질체가 존재하는 유기 화합물이며, 알칸(또는 알킬기를 포함하는) 화합물에서 이성질체가 존재한다는 점은 널리 알려진 주지의 사실인바, 그렇다면 비교대상발명에 ‘유기실란화합물’의 하위개념으로서 ‘디프로필아미노실란’이 기재되어 있고, ‘디프로필아미노실란’은 n-프로필기(직쇄) 외에 iso-프로필기(분지쇄)로 치환된 형태로도 존재한다는 점은 기술상식이므로, 통상의 기술자라면 비교대상발명의 명세서 기재 내용과 구조이성질체에 대한 기술상식에 기초하여 비교대상발명으로부터 직접적으로 ‘디프로필아미노실란’의 분지쇄 형태인 ‘디이소프로필아미노실란’의 존재를 인식할 수 있어, 결국 이 사건 제6항 정정발명은 구성 전체, 즉 전구체, 박막형성기술 및 박막이 모두 비교대상발명에 개시된 발명이므로, 그 신규성이 부정된다.
특허법원 2011. 9. 23. 선고 2011허484 판결 [등록무효(특)] - 상고기각
원고는, 비교대상발명에는 ‘디펜타에리스리톨 펜타아크릴레이트’ 또는 ‘아로닉스 M-400, M-405’가 단지 예시 또는 나열된 것에 불과하여 구체적으로 개시된 것으로 볼 수 없고, 구성 1-4의 아크릴레이트 화합물은 층간 절연막을 형성하는 과정 중 열처리 공정에서 구성 1-2의 [A]와는 가교결합을 하지 않으면서도 잔류하는 미반응 단량체 및 개시제 등의 저분자량 성분과는 반응하여 이를 포획하고, 고온경화공정에서 휘발하여 저분자량 성분을 없앰으로써 기본적인 투명성을 향상시키고 위 저분자량 성분과 [A]와 반응하는 것을 차단함으로써 내열변색성을 크게 향상시키는 효과를 가지는데 이는 비교대상발명으로부터 예측할 수 없는 현저한 효과이므로, 구성 1-4를 채택함에는 곤란성이 있어서 이 사건 제1항 발명은 선택발명으로 특허성이 있다고 주장하므로 살피건대, 선택발명이 성립하기 위해서는 먼저 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있지 아니하여야 하는데, 선택발명이 형식적으로 선행발명과 중복특허이지만 일정한 요건을 갖춘 경우 예외적으로 별도의 발명으로서 특허를 부여하는 것인 점에 비추어 보면, 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있는지 여부는 형식적으로 판단할 것이 아니라 실질적으로 판단하여야 하고, 따라서 선행문헌에 명시적 기재가 존재하는 경우뿐만 아니라 설령 선행문헌에 명시적 기재가 존재하지 않더라도 통상의 기술자가 출원시의 기술상식에 기초하여 어려움 없이 선행문헌으로부터 쉽게 존재를 인식할 수 있는 경우에는 구체적으로 개시된 것으로 보아야 하는바, 선행발명인 비교대상발명에 구성 1-4에 해당하는 ‘디펜타에리스리톨 펜타아크릴레이트’와 시판되는 제품으로 ‘아로닉스 M-400, M-405’가 명시되어 있음은 앞서 본 바와 같고, 비교대상발명 명세서에는 ‘(D) 성분의 비율은 (A) 성분 100 중량부에 대하여 50 중량부 이하, 특히 30 중량부 이하인 것이 바람직하다. 이러한 비율로 (D) 성분을 함유하는 것에 의해, 해당 감방사선성 수지 조성물로부터 얻을 수 있는 패턴상 박막의 내열성, 강도 등을 향상시킬 수 있다’고 하여 그 효과까지 구체적으로 기재되어 있어, 비교대상발명은 구성 1-4를 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있으므로, 구성 1-4에 현저한 효과가 있는지 여부에 대하여 더 나아가 살필 것 없이, 구성 1-4를 채택함에 곤란성이 있다고 할 수 없고, 이 사건 제1항 발명에 선택발명으로 특허성이 있다고 할 수 없다.
특허법원 2010. 12. 16. 선고 2010허4724 판결 [거절결정(특)] - 확정
선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 ‘선택발명’의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하고, 이에는 선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행문헌의 기재 내용과 출원시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함되는바, 이 사건 제4항 발명의 유효성분인 ‘프라수그렐의 염산염 또는 말레인산염’이 비교대상발명에 문언적으로 기재되어 있거나, 통상의 기술자가 비교대상발명의 기재 내용과 이 사건 출원발명의 출원시의 기술상식에 기초하여 비교대상발명으로부터 직접적으로 이들을 인식할 수 있는 것인지를 살펴보면, 비교대상발명의 실시예 23에는 프라수그렐의 제조 실시예가 기재되어 있고, 실시예 24 내지 실시예 29에는 일반식(I) 화합물의 2번 위치에 결합한 치환기 R3가 프라수그렐의 2번 위치의 치환기인 아세톡시기와 마찬가지로 알카노일옥시기 계열에 속하는 치환기인 화합물들의 제조 실시예가 기재되어 있으며, 실시예 28에는 일반식(I) 화합물의 2번 위치의 알카노일옥시기가 2-데카노일옥시기인 화합물뿐만 아니라 그 염산염의 제조방법이 기재되어 있을 뿐이므로, 비교대상발명에는 이 사건 제4항 발명의 유효성분인 ‘프라수그렐의 염산염 또는 말레인산염’을 제조한 실시예가 문언적으로는 기재되어 있지 않는데, 비교대상발명의 상세한 설명에는 ‘일반식(I) 화합물의 염은 이 발명이 속하는 기술분야에서 주지된 통상적인 방법 예를 들면, 디에틸 에테르 또는 디이소프로필 에테르와 같은 불활성 용매 중에서 염산 또는 말레인산과 같은 산으로 처리하는 방법으로 제조된다’고 기재되어 있는 바와 같이, 비교대상발명에 산부가염의 예로 열거된 수많은 산부가염들 중에서도 염산염 또는 말레인산염이 대표적인 예시로 선택된 점, 염산염은 통상의 기술자가 의약 화합물의 수용해도 증가 등을 위하여 그의 약제학적으로 허용 가능한 산부가염을 제조하고자 할 때 가장 먼저 고려할 정도로 자주 채택되는 산부가염인 점, 비교대상발명의 실시예 28의 산부가염 제조 조건에서 프라수그렐과 단지 알카노일옥시기의 탄소수에서만 차이를 보이는 화합물의 염산염이 제조되었다면, 프라수그렐도 당연히 실시예 28에 개시된 산부가염 제조 조건에서 염산염이 형성되는 동일한 화학적 거동을 나타낸다고 보는 것이 기술상식이라는 점 등을 종합적으로 고려하여 볼 때, 통상의 기술자라면 비교대상발명의 위 기재 내용과 이 사건 출원발명의 출원시의 기술상식에 기초하여 비교대상발명으로부터 직접적으로 이 사건 제4항 발명의 유효성분인 ‘프라수그렐의 염산염 또는 말레인산염’의 존재를 인식할 수 있다고 할 것이어서, 이 사건 제4항 발명은 비교대상발명의 선택발명으로서 통상의 기술자가 비교대상발명의 기재 내용과 이 사건 출원발명의 출원시의 기술상식에 기초하여 비교대상발명으로부터 직접적으로 이들을 인식할 수 있는 것이므로 비교대상발명에 구체적으로 개시되어 있다고 할 것이어서 신규성이 부정된다고 할 것이다.
대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3469,3476 판결 [등록무효(특)]
선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 ‘선택발명’의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하고, 이에는 선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행문헌의 기재 내용과 출원시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함되는바, 살피건대 원심 판시 비교대상발명의 발명의 상세한 설명에 원심 판시 R-트란스 헵탄산에 대한 문언적 기재가 존재하지 않으나, 그 실시예 2에는 R-트란스 헵탄산과 S-트란스 헵탄산의 라세미체가 개시되어 있는데, 비교대상발명이 구조식 Ⅰ의 카르복스아미드 화합물의 가능한 4개의 이성체를 혼합물의 형태가 아닌 개별적 이성체로 인식하고 있는 이상, 이의 개환된 형태인 R-트란스 헵탄산과 S-트란스 헵탄산의 라세미체의 가능한 2개의 광학이성체도 개별적 이성체로 인식할 수 있다고 할 것이어서, 비교대상발명에는 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1, 2항의 화합물인 R-트란스 헵탄산이 개시되어 있고, 비교대상발명의 표1에 기재된 화합물 1의 각각의 치환기를 대입하여 구조식으로 나타내면 원심 판시 R-트란스 카르복스아미드 자체이어서, 이 사건 제1, 3항 발명의 R-트란스 카르복스아미드도 나와 있으며, 한편 이 사건 제11항 발명은 이 사건 제1항 발명의 화합물의 ‘혈중 콜레스테롤 저하 내지 과콜레스테롤혈증 치료’라는 의약용도를 대상으로 하고 있는바, 비교대상발명의 발명의 상세한 설명에 이 사건 제1항 발명의 화합물이 개시되어 있음은 위에서 본 바와 같고, 그 화합물이 콜레스테롤 생합성을 억제한다는 이 사건 제11항 발명의 구체적 용도 또한 그대로 개시되어 있으며, 나아가 비교대상발명에 이 사건 제1, 2, 3항 발명의 화합물이 개시되어 있고, 비교대상발명이 이들 화합물을 혼합물의 형태가 아닌 개별적 이성체로 인식하고 있는 이상, 라세미체로부터 광학이성체를 분리하는 방법에 관한 발명이 아닌 이 사건 제1, 2, 3항 발명의 신규성을 부정하기 위하여 비교대상발명에 이에 대한 분리방법 내지 분리가능성이 개시되어 있어야만 하는 것도 아니므로, 비록 원심에 비교대상발명의 명세서에서 구조식 Ⅰ의 화합물을 제조하는 과정을 설명하면서 기재한 두 개의 이성체가 구조식 Ⅰ의 화합물을 제조하는 합성 과정에서 부산물로 생성되는 구조이성체를 의미하여 이 사건 특허발명의 광학이성체의 분리방법이 나와 있지 않음에도 그 분리방법이 나와 있다고 본 잘못이 있다고 하더라도 이러한 잘못이 이 사건의 결론에 영향을 미칠 수 없고, 그 외 원고의 상고이유에서의 주장은 독자적인 견해에서 원심을 비난하는 것이어서 받아들일 수 없다.
대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3520 판결 [정정(특)]
선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 ‘선택발명’의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하고, 이에는 선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행문헌의 기재 내용과 출원시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함되는바, 살피건대 원심 판시 비교대상발명의 발명의 상세한 설명에 원심 판시 R-트란스 헵탄산에 대한 문언적 기재가 존재하지 않으나, 그 실시예 2에는 R-트란스 헵탄산과 S-트란스 헵탄산의 라세미체가 개시되어 있는데, 비교대상발명이 구조식Ⅰ의 카르복스아미드 화합물의 가능한 4개의 이성체를 혼합물의 형태가 아닌 개별적 이성체로 인식하고 있는 이상, 이의 개환된 형태인 R-트란스 헵탄산과 S-트란스 헵탄산의 라세미체의 가능한 2개의 광학이성체도 개별적 이성체로 인식할 수 있을 것이므로, 비교대상발명에는 정정 후의 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제11항의 화합물인 R-트란스 헵탄산이 개시되어 있고, 한편 정정 후의 이 사건 제11항 발명은 R-트란스 헵탄산의 ‘혈중 콜레스테롤 저하 내지 과콜레스테롤혈증 치료’라는 의약용도를 대상으로 하고 있는데, 비교대상발명에는 그 화합물이 콜레스테롤 생합성을 억제한다는 정정 후의 이 사건 제11항 발명의 구체적 용도 또한 그대로 개시되어 있어, 정정 후의 이 사건 제11항 발명의 신규성이 부정된다고 본 원심은 정당하다.
대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736 판결 [등록무효(특)]
선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 ‘선택발명’의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하고, 이에는 선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행문헌의 기재 내용과 출원시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함되는데, 원심 판시 비교대상발명 1의 발명의 상세한 설명에서는 그 발명의 대상에 대하여, ‘메틸-α-(4,5,6,7-테트라하이드로 티에노(3,2-C)-5-피리딜)-o-클로로페닐-아세테이트’, ‘이들 화합물은 한 개의 비대칭탄소를 가지므로, 두 개의 광학이성질체로 존재한다. 본 발명은 각각의 에난티오머 둘 다와, 그들의 혼합물에 대한 것이다’라고 기재하고 있는바, 비교대상발명 1의 발명의 대상인 ‘메틸-α-(4,5,6,7-테트라하이드로 티에노(3,2-C)-5-피리딘)-o-클로로페닐-아세테이트’는, 치환기의 명명 순서의 차이에 따라 그 명칭이 다를 뿐 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항의 ‘메틸α-5(4,5,6,7-테트라하이드로(3,2-C)티에노 피리딜)(2-클로로페닐)-아세테이트’와 같은 물질이고, 비교대상발명 1에 기재된 ‘각각의 에난티오머’는 ‘우선성 광학이성질체’와 ‘좌선성 광학이성질체’를, 그들의 혼합물은 ‘라세미체’를 각 말하는 것이어서, 비교대상발명 1은 위 화합물의 우선성 광학이성질체와 좌선성 광학이성질체 및 라세미체 세 가지 모두를 발명의 대상으로 하고 있으므로, 비교대상발명 1에는 위 화합물의 우선성 광학이성질체인 이 사건 제1항 발명의 클로피도그렐이 개시되어 있으며, 한편 이 사건 제2항 발명은 이 사건 제1항 발명의 클로피도그렐의 ‘염산염’을, 이 사건 제10항 발명은 이 사건 제1항 발명의 클로피도그렐의 ‘혈소판 질환의 치료 및 예방에 유효한 약제학적 조성물’이라는 의약용도를 각 대상으로 하고 있는바, 비교대상발명 1의 발명의 상세한 설명에 위 화합물의 우선성 광학이성질체인 클로피도그렐이 개시되어 있음은 위에서 본 바와 같고, 비교대상발명 1의 실시예 1에는 위 화합물의 라세미체 염산염이 나와 있으며, 위 화합물의 라세미체 염산염과 클로피도그렐이 개시되어 있는 이상 통상의 기술자라면 출원시의 기술지식에 기초하여 어려움 없이 비교대상발명 1로부터 클로피도그렐 염산염의 존재를 쉽게 인식할 수 있고, 비교대상발명 1 또한 ‘위 화합물 및 약제학적으로 허용되는 담체를 함유하는 혈소판 응집 억제 활성 및 항혈전 활성을 갖는 치료 조성물’에 관한 것이므로, 비교대상발명 1에는 이 사건 제2항 발명의 클로피도그렐 염산염과 이 사건 제10항 발명의 클로피도그렐의 의약용도가 구체적으로 개시되어 있다고 보아야 하며, 나아가 비교대상발명 1에 클로피도그렐이 개시되어 있고, 통상의 기술자가 라세미체와 이를 이루는 우선성 광학이성질체 및 좌선성 광학이성질체를 별도의 화합물로 인식하고 있었던 이상, 라세미체로부터 우선성 광학이성질체를 분리하는 방법에 관한 발명이 아닌 이 사건 제1항 발명의 신규성을 부정하기 위하여 원고의 상고이유에서의 주장과 같이 비교대상발명 1에 이에 대한 분리방법 내지 분리가능성이 개시되어 있어야만 하는 것은 아니고, 그 외 원고의 상고이유에서의 주장은 독자적인 견해에서 원심을 비난하는 것이어서 받아들일 수 없으므로, 이 사건 제1, 2항, 제10항 발명의 신규성이 부정된다고 본 원심은 정당하다.
특허법원 2007. 11. 9. 선고 2007허2285 판결 [거절결정(특)] - 확정
선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 ‘선택발명’은, 첫째, 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있으면서, 둘째, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있는데, 선택발명에서의 신규성 요건 즉, 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있는지를 판단함에 있어서는 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는지의 여부뿐만 아니라, 해당 기술분야에서 통상의 기술자가 선행문헌의 기재 내용과 출원시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 정도의 것인지의 여부와 선행문헌에 기재된 실시태양과 선택발명의 실시태양이 실질적으로 동일한 것인지의 여부 등을 종합적으로 검토하여 판단하여야 할 것이고, 선택발명의 특허요건에 대해서는 특허법에 별도의 규정이 있는 것은 아니고, 다만 기술의 발전을 촉진하여 산업발달에 이바지하고자 하는 특허제도의 목적에 비추어 해석론으로서 특허요건 중 진보성 요건에 대해서 엄격한 기준을 적용하는 대신 신규성 요건에 대해서는 ‘구체적 개시’라는 다소 완화된 기준을 적용하는 것일 뿐이므로, 기본적으로 선행발명에 동일한 기술적 사상이 나타나 있는 경우에는 특허로 보호받을 수 있는 신규한 발명이라고 할 수 없어, 선택발명에 기재된 화합물 등의 물질이 선행발명에 구체적으로 개시되어 있는 경우에는, 설사 선택발명에 기재된 화합물이 선행발명이 기재된 선행문헌에서 인식한 효과에 비하여 현저한 효과가 있다 하더라도, 출원인이 이를 용도발명으로서 특허청구범위를 구성하여 특허를 출원하지 않는 이상, 물질특허에 관한 발명으로서는 신규성을 인정받을 수 없는 것인바, 이 사건 제1항 발명의 화합물은 비교대상발명의 화학식에서 R1이 메틸기이고 Q가 -(CH2)2-S-(CH2)2-인 경우에 해당하는 화합물인데, 비교대상발명에서는 바람직한 화합물과 가장 바람직한 화합물 및 실시예에서 모두 R1이 메틸기인 경우만이 기재되어 있으므로, 비교대상발명에는 이 사건 제1항 발명의 화학식에서 R1이 메틸기인 경우가 구체적으로 개시되어 있다 할 것이고, 비교대상발명에 이 사건 제1항 발명의 화학식에서 Q가 -(CH2)2-S-(CH2)2-인 경우가 구체적으로 개시되어 있는지에 대하여 보건대, 이 사건 제1항 발명의 화합물이 비교대상발명의 가장 바람직한 화합물이나 실시예에는 기재되어 있지 않고, 바람직한 화합물이나 더욱 바람직한 화합물에 기재되어 있으나 바람직한 화합물과 더욱 바람직한 화합물에서도 ‘또는’이라는 문언을 사용하여 선택적으로 기재된 이른바 마쿠시 형식으로 표현되어 있기는 하나, 비교대상발명의 명세서로부터, 비교대상발명에서, 이 사건 제1항 발명의 화합물이 포함된 더욱 바람직한 화합물에 기재된 화합물의 개수는 약 30~40여 개에 지나지 않으므로, 통상의 기술자라면 이러한 화합물들의 구조와 명칭을 극히 용이하게 나열할 수 있을 것이어서 그 중의 하나인 이 사건 제1항 발명의 화합물을 인식하는 것은 그다지 어렵지 않을 것으로 보이고, 이 사건 제1항 발명의 화합물은 비교대상발명에서 가장 바람직한 화합물로 적시한 4개의 화합물 중 Q가 -(CH2)2-S-(CH2)-인 화합물에 비하여 Q의 주쇄 말단에 메틸렌기(CH2) 하나가 더 있는 -(CH2)2-S-(CH2)2-를 가지는 것인데, 이를 각 Q 우측의 말단기와 연결하면, 비교대상발명의 가장 바람직한 화합물은 주쇄 구조에 ‘시스테인기[-S-CH2-CH(NH2)-CO-]’가 있는 화합물이고, 이 사건 제1항 발명의 화합물은 주쇄 구조에 ‘호모시스테인기[-S-(CH2)2-CH(NH2)-CO-]’가 있는 화합물이어서, 양 발명의 화합물은 주쇄 말단에 연결된 작용기(NH2, COOH)가 서로 동일할 뿐만 아니라 화학적 성질이 아주 흡사하여 공통의 작용기에 기인하는 동일한 반응을 보이는 경우가 많은 동족체이므로, 통상의 기술자가 비교대상발명으로부터 이 사건 제1항 발명의 화합물을 용이하게 인식할 수 있으며, 비교대상발명의 명세서에서 더욱 바람직한 화합물 30~40여 개를 기재한 후 다시 그 중에서 4개를 특정하여 특히 바람직한 화합물로 기재한 것은 더욱 바람직한 화합물을 선택하려는 것을 배제하는 부정적인 시사라고 할 수 없고, 특히 바람직한 화합물은 비교대상발명의 화학식에서 q가 1인 경우인데, 더욱 바람직한 화합물에서 q는 1 또는 2로만 기재되어 있을 뿐 p, x, R2와 달리 q가 1인 경우가 q가 2인 경우에 비해 더욱 바람직하다는 별도의 기재가 없다. 따라서 q가 1인 경우와 q가 2인 경우는 적어도 문언상으로는 동등한 화학적 성질을 가지는 것으로 해석되므로, 통상의 기술자라면 특히 바람직한 화합물에 제시된 화합물을 대할 때 q가 2인 경우를 당연히 상정하여 인식할 것으로 보이며, 이 사건 제1항 발명의 화합물은 통상의 기술자가 공지의 출발물질을 가지고서 비교대상발명에 기재된 내용만으로 용이하게 제조할 수 있어, 통상의 기술자라면 비교대상발명의 명세서에 기재된 내용과 이 사건 출원발명의 출원 당시의 기술상식에 기초하여 비교대상발명으로부터 직접적으로 이 사건 제1항 발명의 화합물의 존재를 인식할 수 있을 것이므로, 이 사건 제1항 발명의 화합물은 비교대상발명에 구체적으로 개시되었다 할 것이어서, 결국 이 사건 제1항 발명은 그 출원 전에 반포된 간행물에 게재된 비교대상발명에 구체적으로 개시된 것이어서 비교대상발명에 의하여 신규성이 부정되므로 특허를 받을 수 없다.