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특정발명의 진보성 인정여부 3 - 선택발명의 경우

대법원 2017. 5. 11. 선고 2014후1631 판결 [등록무효(특)]

선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하는데, 이러한 기재가 있다고 하려면 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 하는바, 이 사건 정정발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 이 사건 제2항 정정발명의 단량체에 포함된 ‘1,4-비스아크릴로일옥시벤젠’이 고분자의 변형에 의한 소부율 저감 효과를 가지고 있음을 확인할 수 있는 구체적인 내용이 기재되어 있지 않고, 달리 이 점을 알 수 있는 자료도 없으므로, 이 사건 제2항 정정발명은 비교대상발명 5에 의하여 그 진보성이 부정된다.

특허법원 2015. 1. 29. 선고 2014허2047 판결 [등록무효(특)] - 확정

선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 ‘선택발명’의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며, 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 하는바, 이 사건 제2항 발명의 지르코늄 산화물 선구물질은 수분에 덜 민감하고 열적 안정성이 높으며 휘발성이 우수한데, 비교대상발명 15의 헤테로렙틱 선구물질도 수분에 영향을 덜 받고 열적 안정성 및 휘발성이 높으므로, 이 사건 제2항 발명의 선구물질은 비교대상발명 15의 선구물질과 대비하여 이질적인 효과가 있다고 할 수 없으며, 이 사건 제2항 발명은 ‘지르코늄 산화물 선구물질인 CpZr(NEtMe)3은 열분해 온도가 260℃ 이상으로 높은 열분해 온도를 나타낸다’고 하는데, 비교대상발명 15는 호모렙틱 선구물질인 Hf(NMe2)4이 수분과 과반응하거나 요구되는 증착온도에서 열적으로 불안정하여 Hf(NMe2)4를 사용하는 ALD는 250℃를 넘기 어려웠으나, 하나 이상의 NMe2기를 동일한 수의 t-부톡시기로 치환하거나, 하나 이상의 NMe2기를 동일한 수의 dmhd기로 치환한 헤테로렙틱 선구물질은 화학흡착 동안 가수분해 및 열분해에 영향을 더 적게 받아 우수한 박막을 제공할 수 있다고 하여 헤테로렙틱 선구물질의 열분해 온도가 낮아도 250℃를 넘어 기존의 호모렙틱 선구물질에 비해 높은 열적 안정성을 나타내며, 이 사건 제2항 발명의 지르코늄 산화물 선구물질이 260℃ 이상의 열분해온도를 나타냄으로써 박막 품질의 개선 등에 어느 정도 영향을 미치는지 확인할 수도 없으므로, 양 발명의 선구물질 화합물이 열적 안정성이라는 효과에서 현저한 차이가 있다고 할 수 없다.

특허법원 2014. 6. 19. 선고 2013허8505 판결 [거절결정(특)] - 확정

원고들은 비교대상발명은 ‘비편재화 전자 궤도 함수를 갖는 단량체의 호스트 중합체 또는 공중합체’와 ‘비편재화 전자 궤도 함수를 갖지 않는 단량체의 호스트 중합체 또는 공중합체’를 모두 포함하고 있다고 할 것인데, 비교대상발명에는 ‘비편재화 전자 궤도 함수를 갖는 단량체의 호스트 중합체 또는 공중합체’를 선택하고자 하는 기술적 사상이 구체적으로 개시되어 있지 않으므로, 비교대상발명의 하위개념으로서의 이 사건 제1항 출원발명은 선택발명의 법리에 따라 비교대상발명에 의하여 신규성이 부정되지 않는다는 취지로 주장하므로 살피건대, ‘선택발명’이란 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 발명으로, 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있으면서, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있다고 할 것인데, 비교대상발명에 이 사건 제1항 출원발명의 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있다고 보기 어렵고, 오히려 비교대상발명의 실시예 2가 이 사건 제1항 출원발명의 하위개념에 해당한다고 할 것이므로, 원고들의 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결 [거절결정(특)]

의약용도발명에서는 특정 물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명을 구성하는 것이고, 약리기전은 특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성으로서 특정 물질과 의약용도와의 결합을 도출해내는 계기에 불과하며, 따라서 의약용도발명의 특허청구범위에 기재되어 있는 약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐 약리기전 그 자체가 특허청구범위를 한정하는 구성요소라고 보아서는 아니되고, 또한 선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고, 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하며, 이때 선택발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하는데, 이러한 기재가 있다고 하려면 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 하는바, 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항은 ‘안지오텐신 II 수용체 길항제인 텔미사르탄’을 유효성분으로 하고, ‘2형 진성 당뇨병으로 진단된 사람 또는 당뇨병 전기로 의심되는 사람을 치료하거나, 당뇨병을 예방하거나, 또는 혈압이 정상인 환자에게서 대사증후군 및 인슐린 내성을 치료하는 것’을 그 의약용도로 하면서, 나아가 그 특허청구범위에 ‘퍼옥시좀 증식 활성화 수용체 감마 조절 유전자의 전사를 유도하는’이라는 약리기전도 포함하고 있는데, 위 약리기전은 유효성분인 텔미사르탄에 불가분적으로 내재되어 텔미사르탄이 ‘당뇨병 예방 또는 치료 등’의 의약용도로 사용될 수 있도록 하는 속성에 불과하고, 텔미사르탄의 그러한 의약용도 범위를 축소 또는 변경하는 것은 아니므로, 결국 이 사건 제1항 발명은 유효성분인 텔미사르탄과 그것이 가지고 있는 의약용도인 ‘당뇨병 예방 또는 치료 등’으로 구성되어 있는 의약용도발명으로 파악되는데, 비교대상발명에는 임상시험 결과 레닌-안지오텐신 시스템 차단제가 당뇨병 위험을 상당히 낮출 수 있다는 사실이 밝혀졌다는 점, 그중 안지오텐신 II 수용체 길항제인 로사르탄의 투여 그룹에서 2형 당뇨병의 유병률이 감소된 임상연구가 있었다는 점 등이 개시되어 있고, 이 사건 제1항 발명의 유효성분인 텔미사르탄 역시 레닌-안지오텐신 시스템 차단제로서 안지오텐신 II 수용체 길항제에 속하는 물질이고, 따라서 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명에 개시된 ‘레닌-안지오텐신 시스템 차단제의 당뇨병 예방 또는 치료 효과’에 포함되는 하위개념인 ‘텔미사르탄의 당뇨병 예방 또는 치료 효과’를 그 발명의 일부로 하고 있으므로 그 부분은 비교대상발명과의 관계에서 선택발명에 해당하나, 이 사건 출원발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 시험관 내 실험결과 텔미사르탄이 레닌-안지오텐신 시스템 차단제에 속하는 다른 화합물들 중 일부에 불과한 로사르탄 및 이르베사르탄에 비해 높은 강도로 퍼옥시좀 증식 활성화 수용체 감마 조절 유전자의 전사를 유도한다는 점이 나타나 있을 뿐, 나아가 텔미사르탄이 당뇨병 예방 또는 치료라는 의약용도와 관련하여 레닌-안지오텐신 시스템 차단제에 속하는 화합물 일반과 비교하여 양적으로 현저한 효과상의 차이가 있다는 점을 확인할 수 있는 기재는 없고, 달리 이 점을 알 수 있는 자료도 없어서, 이 사건 제1항 발명은 당뇨병 예방 또는 치료라는 의약용도와 관련하여 비교대상발명과의 관계에서 선택발명에 해당하면서도 양적으로 현저한 효과가 있다고 인정되지 아니하는 부분을 포함하고 있고 이 부분은 비교대상발명에 의하여 그 진보성이 부정된다.

특허법원 2014. 5. 9. 선고 2013허7908 판결 [거절결정(특)] - 상고심리불속행기각

선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 ‘선택발명’의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이 때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며, 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 하는바, 이 사건 제1항 발명의 명세서에는 화학식 Ⅰ의 S-이성질체가 높은 경구 흡수성(효과 ①) 내지 높은 생체 내 활성을 나타내어 안전성이 높다(효과 ②)는 효과가 기재되어 있는데, 효과 ①에 대하여 살피건대, 비교대상발명의 명세서에는 ‘경구투여가 가능한 혈소판 생성 조절제를 제공한다’고 기재하고 있어 경구투여를 전제로 한다는 점에서는 이 사건 제1항 발명과 동일하고, 원고는 이에 대해 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명의 라세미체에 비하여 경구흡수율이 높은데 이는 비교대상발명에 비하여 이질적인 효과이므로 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명에 비하여 진보성이 부정되지 않는다는 취지로 주장하므로 살피건대, 경구흡수율이 우수하다는 효과는 비교대상발명의 의약 조성물도 경구 투여용 제재인 점을 감안하면 비교대상발명에서도 요구되는 효과이면서 내재되는 효과라 할 것이어서, 우수한 경구흡수율은 비교대상발명과 이질적인 효과라 할 수 없는 동질의 효과라 할 것인데, 이 사건 출원발명의 명세서에는 단지 ‘높은 경구 흡수성을 나타내어’라고만 기재되어 있을 뿐이고, 양적으로 현저하게 높은 경구 흡수성을 확인할 수 있는 정량적 기재가 없으므로, 이 사건 제1항 발명의 ‘높은 경구 흡수성’의 효과가 현저하여 비교대상발명에 비하여 진보성이 있다고 보기 어려우며, 원고는 나아가 이 사건 출원발명의 출원 후 시행한 시험결과를 근거로 비교대상발명에 비하여 높은 경구흡수율이 있다는 취지로 주장하므로 살피건대, 이 사건 제1항 발명의 화합물 Ⅰ이 다른 이성질체에 비하여 경구 흡수성이 우수한 것으로 나타나지만, 위 시험결과는 비교대상발명의 라세미체가 아니라 R-이성질체와 대비한 것이어서 비교대상발명과 직접적으로 대비할 수 있는 시험결과라 볼 수 없고, 달리 화합물 Ⅰ이 비교대상발명의 대응구성인 라세미체에 비해 경구 흡수성이 우수하다는 점에 있어 현저한 효과가 있다고 볼 증거가 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없고, 효과 ②에 대하여 살피건대, 원고는 이 사건 출원발명의 명세서에서 ‘혈소판 생성 조절제란 혈소판 감소증 …… 등의 혈소판 수의 이상을 수반하는 혈액 질환의 병태에 대한 제제를 포함한다. 예를 들어 상기 제제를 조혈 기관 종양, 고형 종양 등에 대한 항암제 투여로 인해 혈소판 수의 이상을 치료 및/또는 예방하기 위해 사용할 수 있다. 항암제의 투여로 인해 혈소판 수가 감소했을 경우 상기 제제를 치료제로서 사용할 수 있고, 항암제 투여에 의한 혈소판 수의 감소가 예측되는 경우에는 상기 제제를 예방제로서 사용할 수 있다. 심혈관(예컨대 심장 혈관 등)의 외과 수술시에 혈소판 감소가 예측되는 경우에는 상기 제제를 치료제 및/또는 예방제로서 사용할 수 있다’고 기재되어 있으므로, 이 사건 제1항 발명의 혈소판 조절제는 항암제와의 병용 투여를 고려한 것이어서, 통상의 기술자는 이 사건 출원발명의 명세서 중 위 기재로부터 병용 투여시의 안전성 효과를 용이하게 인식할 수 있고, 이러한 효과는 비교대상발명에 개시되어 있지 아니한 이질적인 효과라는 취지로 주장하므로 살피건대, 이 사건 출원발명의 명세서의 위 기재는 항암제의 투여에 의해 혈소판이 감소하였을 경우 이 사건 출원발명이 혈소판을 증가시키거나 감소를 예방할 수 있다는 효과를 기재한 것일 뿐, 원고가 주장하는 대사효소 유도작용에 대한 구체적 기재라거나, 그러한 기재만으로 통상의 기술자가 대사효소 유도작용이 적어서 병용투여시 안전성이 높다는 효과를 쉽사리 인식할 수 있다고 보기 어렵고, 가사 이 사건 출원발명의 위 기재로부터 통상의 기술자가 병용투여시 안전성이라는 효과를 용이하게 인식할 수 있다고 하더라도 비교대상발명의 명세서에도 ‘혈소판 생성 조절제라는 용어는 혈소판 개수의 이상을 수반하는 혈액질환용 약학적 조성물을 의미한다. 상기 혈액질환은 예를 들어 혈소판감소증 …… 등이다. 예를 들어 이런 의약은 항암제의 투여에 의해 혈소판의 개수가 감소하는 경우의 치료제로서 또는 항암제의 투여에 의해 혈소판의 개수의 감소가 예상되는 경우의 예방제로서 사용될 수 있다’고 기재되어 있어, 항암제의 병용 투여를 전제로 하고 있으므로 통상의 기술자가 이 사건 출원발명과 동질의 효과를 인식할 수 있어, 원고의 위 주장도 이유 없다.

특허법원 2013. 1. 10. 선고 2010허9002 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각

이른바 ‘선택발명’의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이나 특허권자가 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하여야 하는바, 이 사건 특허발명 명세서에는 이 사건 제1항 정정발명인 화학식 9 화합물의 효과와 관련하여, ‘유리전이온도는 상기한 바와 같이 2개 이상의 치환기, 바람직하게는 2 내지 4개의 치환기를 핵에 결합시킴으로써 증가될 수 있다. …… 상기 개시된 바와 같이 아릴기를 치환함으로써, 분자 사이의 결합쌍 형성이 억제되고 형광 양자 효율이 상승한다. 따라서 유기 EL 소자의 발광효율이 개선된다’고 기재되어 있고, ‘실시예 52, 실시예 53 내지 62, 비교예 8’ 부분에는 이 사건 제1항 정정발명에 속하는 안트라센이 2개의 아릴기로 치환된 일반식(100) 화합물, 일반식(101) 화합물, 일반식(100) 화합물과 화학구조적으로 유사하면서도 안트라센이 치환되지 않은 비교예 8 화학식 화합물 등을 도판트로, 4,4'-비스(2,2-디페닐비닐)페닐안트라센(DPVDPAN)을 호스트(Host)로 사용하여 제조한 각 유기 전기발광 소자들의 발광효율, 반감기 등을 측정한 결과, 각 발광효율 및 반감기가 일반식(100) 화합물을 사용한 것은 4.50㏐/W 및 1,800시간, 일반식(101) 화합물을 사용한 것은 3.90㏐/W 및 2,000시간, 비교예 8 화학식 화합물을 사용한 것은 3.70㏐/W 및 1,200시간으로 나와, 화학식 9 화합물에 속하는 일반식(100), 일반식(101) 화합물이 비교대상발명 1, 3에 구체적으로 개시된 비교예 8 화학식 화합물보다 발광효율 및 반감기가 더 우수한 것으로 나타난 비교실험결과가 기재되어 있으나, 화학식 9 화합물은 안트라센인 ‘E’에 치환되는 2 이상의 아릴기의 구체적인 개수, 종류 및 치환위치, 안트라센에 디아민기가 결합되는 위치 또는 X5 내지 X8에 치환되는 치환기의 종류 및 치환위치 등을 한정하고 있지 않아 일반식(100), 일반식(101) 화합물 이외에도 예상 가능한 다양한 조합의 화합물이 매우 많고, 비교실험결과가 제시된 일반식(100), 일반식(101) 화합물은 안트라센에 치환된 아릴기의 개수가 2개, 안트라센에 치환된 치환기 및 X5 내지 X8이 모두 페닐기로 동일하고 안트라센에 아릴기가 치환된 위치 및 디아민기가 결합된 위치만이 다른데도 발광효율이나 반감기가 서로 다른 것에 비추어 보면, 화학식 9 화합물에 속하는 화합물 간에도 효과의 편차가 있고, 안트라센에 치환되는 아릴기의 개수 이외에 아릴기가 치환된 위치 및 디아민기가 결합된 위치도 그 효과에 영향을 미치는 것으로 보이는데, 이 사건 제1항 정정발명과 같은 화학발명은 예측 가능성이 현저히 부족하여 특별한 사정이 없는 이상 치환기의 치환위치 변경 등에 따른 효과도 실험을 해보지 않고서는 명확히 알기 어려운데, 이 사건 특허발명 명세서에는 위와 같은 치환기의 치환위치, 디아민기의 결합위치의 변경 등이 발광효율과 반감기에 어떠한 영향을 어느 정도로 미치는지 명확히 개시되어 있지 않아, 결국 일반식(100), 일반식(101) 화합물 이외에 화학식 9 화합물에 속하는 다른 모든 화합물이 일반식(100), 일반식(101) 화합물과 대등하거나 그 이상의 발광효율이나 반감기를 가질 것이라고 쉽게 예측하기 어려운바, 이러한 사정들만으로는 바로 이 사건 제1항 정정발명인 화학식 9 화합물에 속하는 모든 화합물이 비교대상발명 1, 2, 3의 각 대응구성으로 개시된 화합물보다 현저한 효과가 있으리라고 추인하기에 부족하고, 달리 이 사건 특허발명 명세서상 이를 인정할 만한 기재도 없다.

특허법원 2012. 12. 21. 선고 2012허7017 판결 [거절결정(특)] - 상고이유서부제출기각

선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며, 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 하는바, 이 사건 제1항 발명의 효과는 성분 P에 의해 유도된 비만세포에서의 히스타민 방출을 억제하여 가려움증(소양증), 피부 발적, 부종의 발달 또는 알레르기성 피부 반응을 치료 또는 예방하는 것인데, 비교대상발명의 명세서에도 비만세포로부터의 화학적 매개체의 분비를 억제하는 강력한 항알레르기 작용에 따라 천식, 꽃가루 알레르기, 두드러기 및 아토피 피부염을 포함하는 알레르기 질환의 치료에 효과적이라는 취지의 기재가 있는 점, 이 사건 출원발명의 명세서에 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명에 비해 그 효과에 있어 질적인 차이가 있음을 확인할 수 있는 구체적인 내용이나 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 없고, 원고가 이와 관련된 실험데이터 등 자료를 제출하지도 못한 점, 오히려 이 사건 출원발명의 상세한 설명 중 표 1a에는 이 사건 제1항 발명의 일반식 8 및 그 밖의 다른 화합물의 각 히스타민 방출 억제율이 기재되어 있고, 표 1a 중 2번, 14번, 15번 화합물은 비교대상발명의 실시예 1 중 9번, 실시예 3 중 12번, 33번 화합물과 각각 동일한 것인데, 이 사건 제1항 발명의 일반식 8 화합물은 0.5ppm의 농도에서 비교대상발명의 12번, 33번 화합물보다, 5ppm의 농도에서 비교대상발명의 9번, 12번 화합물보다, 50ppm의 농도에서 비교대상발명의 9번 화합물보다 각 히스타민 방출 억제율이 더 낮은 것으로 나타나는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 제1항 발명의 효과는 비교대상발명에 비해 질적으로 다르거나 양적으로 현저한 차이가 있다고 볼 수 없다.

대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결 [등록무효(특)]

선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 ‘선택발명’의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며, 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 하는바, 살피건대 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항은 2-메틸-10-(4-메틸-1-피페라지닐)-4H-티에노[2,3-b][1,5]벤조디아제핀[이하 그 일반명인 ‘올란자핀’이라고 한다]을 특허청구범위로 하는 발명임을 알 수 있는데, 원심 판시 비교대상발명 1에는 올란자핀의 상위개념에 해당하는 화합물의 일반식이 기재되어 있으므로, 이 사건 제2항 발명은 비교대상발명 1의 선택발명에 해당하고, 따라서 이 사건 제2항 발명은 그 선행발명인 비교대상발명 1과 비교하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가져야 그 진보성이 부정되지 않을 것인데, 이 사건에서는 특히 비교대상발명 1에 구체적으로 개시된 화합물들 중 올란자핀과 가장 유사한 화학구조를 가지는 2-에틸-10-(4-메틸-1-피페라지닐)-4H-티에노[2,3-b][1,5]벤조디아제핀[이하 그 일반명인 ‘에틸올란자핀’이라고 한다]과 비교하여 위와 같은 효과를 갖는지 살펴보아야 하고, 선택발명에 여러 효과가 있는 경우에 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 갖는다고 하기 위해서는 선택발명의 모든 종류의 효과가 아니라 그 중 일부라도 선행발명에 비하여 그러한 효과를 갖는다고 인정되면 충분한바, 올란자핀은 그 여러 효과들 중에서 에틸올란자핀과 비교하여 콜레스테롤 증가 부작용 감소라는 이질적인 효과를 갖고 있음이 인정되므로, 이 사건 제2항 발명은 비교대상발명 1에 의하여 그 진보성이 부정되지 아니하고, 올란자핀을 특허청구범위로 하는 이 사건 제2항 발명의 진보성이 부정되지 아니하는 이상, 올란자핀 또는 그 산 부가염을 특허청구범위로 하는 이 사건 제1항 발명, 올란자핀의 용도에 관한 이 사건 제3, 4, 8, 9항 발명, 올란자핀을 제조하는 방법에 관한 이 사건 제5항 발명 및 올란자핀의 중간체에 관한 이 사건 제6, 7항 발명 역시 그 진보성이 부정되지 아니한다.

특허법원 2012. 5. 4. 선고 2011허8693 판결 [거절결정(특)] - 확정

이 사건 제1항 출원발명의 효과는 ① 모(母)약물인 EM-652에 비하여 쉽게 분리, 정제, 결정화될 수 있고, 우수한 고체 상태 안정성을 제공하며, ② 골다공증, 고콜레스테롤증, 고지방혈증, 아테롬성 동맥경화증, 유방암, 자궁내막암, 난소암 및 자궁암을 치료하는 유효한 방법과 위 질병들의 습득 위험성을 감소시키는 방법을 제공하는 것인데, 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며, 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 하는바, 먼저 ① 효과에 관하여 보건대, 분리, 정제, 결정화 및 안정성에서의 유리한 효과는 모약물을 염과 같은 전구약물로 제조하는 일반적인 목적 겸 효과로서, 이 사건 제1항 출원발명의 염산염만이 갖는 특수한 효과가 아닌 점, 비교대상발명의 명세서에서도 EM-652의 전구약물에 대하여, ‘우수한 결정성을 가지며 그리고 제조와 정제가 용이하며, 생체 내에서는 적절히 불안정하여 바람직한 활성 화합물로 전환되지만 저장 안정성이 우수하고, 우수한 생물학적 이용능률, 그리고 대사 중에 저독성인 것이다’라고 기재되어 있는 점, 그 외에 이 사건 출원발명의 명세서에 이 사건 제1항 출원발명인 EM-652의 염산염이 EM-652의 다른 염들보다 현저하게 분리, 정제, 결정화 및 안정성에서 유리한 효과가 있다는 취지의 기재도 없고, 그를 뒷받침하는 비교실험데이터 등도 제시되어 있지 않은 점, 원고가 이 사건 소송에 이르러 제출한 분석증명서의 기재에 의하면, 이 사건 제1항 출원발명인 EM-652의 염산염이 순도가 좋고, 분말형태로 제제화 및 취급이 용이한 사실을 인정할 수 있으나, 그와 같은 EM-652의 염산염에 대한 분석결과만으로 바로 EM-652의 염산염이 EM-652의 다른 염들보다 현저하게 우수한 전구약물이라고 단정하기 어려운 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 제1항 출원발명의 ① 효과가 비교대상발명의 대응구성과 대비할 때 이질적이거나 양적으로 현저하다고 볼 수 없으며, 다음 ② 효과에 관하여 보건대, 이는 EM-1538의 생체 내 유리 염기인 EM-652가 비스테로이드계 항에스트로겐으로서 가지는 약리 효과로서 EM-652의 약제학적으로 허용되는 염 모두가 가지는 효과이고, EM-652의 염기염인 EM-1538만이 가지는 특유의 효과는 아닌 점, 비교대상발명의 명세서에도 ‘에스트로겐 관련 질병 치료에 있어서, 유용한 치료적인 화합물 및 조성물을 제공하는 것이다. 이러한 질병은 유방암에 국한하지 않고, 자궁암, 난소암, 자궁 내막증, 자궁 섬유종, 성 조발증과 양성의 전립선 증식을 포함한다’고 기재되어 있는 점, 비스테로이드계 항에스트로겐이 조직의 종류나 세포의 최종 작용에 따라 길항제뿐만 아니라 효현제 또는 부분 효현제로 작용하여, 비교대상발명에 에스트로겐 관련된 질병으로 구체적으로 들고 있지 않은 골다공증, 고콜레스테롤증 등의 치료에도 효과가 있는 사실은 이 사건 출원발명의 출원일 이전부터 제약 분야에 널리 알려진 기술상식에 해당하는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 제1항 출원발명의 ② 효과가 비교대상발명의 대응구성의 효과와 질적으로 다르다고 볼 수 없고, 또한 이 사건 출원발명의 명세서나 논문을 보면, EM-652의 염산염의 치료 효과를 나타내는 실험데이터로 유방암, 고콜레스테롤증, 골다공증에 관한 것이 기재되어 있기는 하나, EM-652의 다른 염들의 효과와 정확하게 대비할 수 있는 비교실험자료가 없어, 위 기재만으로는 EM-652의 염산염의 효과가 EM-652의 다른 염들의 효과와 양적으로 현저한 차이가 있는지 알기 어려운 점, EM-652의 염산염의 위와 같은 효과는 그 생체 내 유리 염기인 EM-652로 인한 것인데, 이 사건 출원발명의 명세서에 EM-652의 염산염이 다른 염들에 비하여 EM-652의 생체 내 효과를 상승시킨다는 기재가 없고, 달리 그럴만한 근거나 자료도 찾아보기 어려운 점, EM-800은 비교대상발명에서 제시된 EM-652의 전구약물로서, 이 사건 출원발명은 그 명세서에서 EM-800과 EM-652의 염기염을 특별한 구분 없이 대체 가능한 약물로 제시하고 있는 점, EM-652의 염기염은 고콜레스트롤증에 대한 치료 효과에 있어 EM-800과 별다른 차이가 없는데, EM-800은 자궁암에 대한 치료 효과에 있어 EM-652의 캄포술폰산염 및 타르타르산염과 별다른 차이가 없는 등 EM-652의 염기염과 EM-652의 캄포술폰산염 및 타르타르산염의 효과를 간접적으로 대비해도 별다른 차이가 발견되지 않는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 제1항 출원발명의 ② 효과도 비교대상발명의 대응구성의 효과와 양적으로 현저한 차이가 있다고 보이지 않는다.

대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3469,3476 판결 [등록무효(특)]

대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736 판결 [등록무효(특)]

선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 ‘선택발명’의 진보성을 부정하기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이 때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며, 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 하는데, 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에는 통상의 기술자가 의약물질의 염 화합물을 만들 때 당연히 고려하는 물리적 성질 이외에 이 사건 특허발명의 염 화합물이 이질적인 효과를 가진다고 볼만한 구체적인 내용이 전혀 없고, 그 제제학적 효과와 관련하여서는 비교대상발명 1에 구체적으로 개시된 것으로 보아야 하는 클로피도그렐이나 클로피도그렐 염산염과의 효과의 차이를 알 수 없는, ‘구조식의 화합물의 우선성 광학이성체의 무기산염 또는 유기산염 중 쉽게 결정화되고 흡습성을 갖지 않으며 특히 유리한 활성 의약품으로 사용될 수 있는 수용성 염이 발견되었다’는 기재 등만이 있을 뿐이며,그 외 경련유발효과, 만성독성실험 등에 관하여는 아무런 기재가 없어서 이와 같은 효과가 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에 명확하게 기재되어 있다고 할 수 없으므로, 이 사건 특허발명의 염 화합물의 진보성을 판단할 때 이와 같은 효과를 고려할 수 없고, 한편 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에 명확하게 기재되어 있는 혈소판 응집작용억제와 혈전억제의 약리효과 및 급성독성실험 효과를 비교대상발명 1의 화합물과 비교하여 보면, 이 사건 제3항 발명의 클로피도그렐 황산수소염은 비교대상발명 1에 구체적으로 개시된 것으로 보아야 하는 클로피도그렐 염산염보다 혈소판 응집작용억제와 혈전억제의 약리효과 및 급성독성실험 효과가 떨어질 뿐만 아니라, 비교대상발명 1에 구체적으로 개시된 위 화합물의 라세미체 염산염과 비교하더라도 혈소판 응집작용억제와 혈전억제라는 약리효과에서 약 2배 정도, 급성독성실험 효과에서 약 1.6배 정도 우수하기는 하나, 약물의 수용체에 대한 입체 특이성 때문에 어느 특정 광학이성질체가 라세미체 또는 나머지 광학이성질체에 대하여 우수한 약리효과를 가질 수 있다는 것은 널리 알려진 것이어서, 우선성 광학이성질체와 좌선성 광학이성질체가 같은 양으로 혼합되어 있는 라세미체와 약리활성을 가지는 그 광학이성질체를 동일한 양으로 투여하여 실험하면 광학이성질체의 약리효과가 라세미체에 비하여 2배 정도 우수하게 나타나는 것은 당연하며, 급성독성실험은 의약 물질의 개발초기단계에서 행하여지는 실험으로 의약품으로 사용가능한지 여부를 알아보는 데에 의미가 있을 뿐이어서, 이와 같은 차이만으로는 이 사건 제3항 발명의 클로피도그렐 황산수소염이 비교대상발명 1의 위 화합물의 라세미체 염산염에 비하여 양적으로 현저한 효과가 있다고 보기 어려우며, 나아가 이 사건 제3항 발명은 클로피도그렐 황산수소염이어서 유리염기(활성물질)의 염 형태로 이루어진 물질이므로, 그 작용효과를 비교할 때 클로피도그렐 황산수소염의 투여용량을 기준으로 효과를 비교하는 것이 당연하고, 동일한 양의 유리염기를 투여하더라도 사용되는 염의 종류에 따라 활성의 정도가 달라질 수 있어서, 원고의 상고이유에서의 주장과 같이 유리염기의 투여량 당의 활성을 기준으로 효과를 비교하여야 하는 것도 아니며, 이 사건 제4항 내지 제9항, 제11항 발명에 관한 상고이유에서의 주장은 위에서 본 청구항들의 신규성 내지 진보성이 부정되지 않음을 전제로 하는 것이고, 그 외 상고이유에서의 주장은 독자적인 견해에서 원심을 비난하는 것이어서 받아들일 수 없으므로, 이 사건 제3항 내지 제9항, 제11항 발명의 진보성이 부정된다고 본 원심은 정당하다.

대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3338 판결 [등록무효(특)]

선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 ‘선택발명’은 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 아니하고, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있는 것인바, 선택발명의 상세한 설명에 그와 같은 효과가 있음을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료 또는 대비결과까지 기재하여야 하는 것은 아니라고 하더라도 통상의 기술자가 선택발명으로서의 효과를 이해할 수 있을 정도로 명확하고 충분하게 기재하여야 명세서 기재요건이 구비되었다고 할 수 있는데, 이 사건 제16항 발명은 상위개념의 화합물인 원심 판시 비교대상발명의 하위개념에 해당하는 ‘17β(N-t-부틸카바모일)-4-아자-안드로스트-1-엔-3-온’으로 이루어진 선택발명이고, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 이 사건 특허발명이 테스토스테론-5α-환원효소 억제 효과를 가진 선행발명인 비교대상발명에 비하여 ‘매우 우수하다’는 점만을 대비하여 기재하고 있을 뿐임을 알 수 있는바, 이와 같은 기재만으로는 통상의 기술자가 이 사건 제16항 발명이 비교대상발명에 비하여 질적으로 다른 또는 양적으로 현저한 효과를 가진다는 사실을 이해할 수 있을 정도로 명확하고 충분하게 기재하였다고 할 수 없다.

대법원 2007. 1. 26. 선고 2005후582 판결 [거절결정(특)]

선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 ‘선택발명’은, 첫째, 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있으면서, 둘째, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있고, 이때 선택발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하면 충분하고, 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하면 되는데, 이 사건 제1항 발명은 ‘미용상 허용 가능한 매질 내에(매질) 하나 이상의 분지된 술폰산 폴리에스테르(제1성분), 및 비휘발성 실리콘, 양이온성 또는 양쪽성 중합체 및 양이온성 또는 양친화성 계면활성제로 이루어진 군에서 선택된 하나 이상의 컨디셔닝 제제(제2성분)를 함유하는 것을 특징으로 하는 모발과 같은 케라틴 섬유용 미용조성물(용도)’로 이루어져 있음을 알 수 있고, 이를 선행발명인 원심판시 비교대상발명과 비교하여 보면 매질, 제2성분 및 용도가 모두 동일하고, 다만 비교대상발명은 제1성분으로 술폰산 폴리에스테르 수지를 개시하고 있고 그 바람직한 실시예로 선형 고분자를 개시하고 있음에 비해, 이 사건 제1항 발명은 분지형 술폰산 폴리에스테르로 특정되어 보다 하위개념으로 기재되어 있으므로, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명의 선택발명에 해당한다 할 것이어서, 이 사건 제1항 발명이 선택발명으로서 특허받을 수 있는지 여부에 관하여 살펴보면, 먼저 이 사건 제1항 발명은 그 첫 번째 요건인 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있다는 요건을 충족하고 있다고 할 수 있고, 다음으로 그 두 번째 요건, 즉 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는지에 관하여 보건대, 이 사건 출원발명의 명세서에 기재된 효과의 대부분을 비교대상발명도 모두 가지고 있는 것으로 보이고, 다만 이 사건 제1항 발명은 재스타일링 능력에 대한 효과가 기재되어 있는 반면 비교대상발명은 이에 대한 명시적인 기재가 없으나, 비교대상발명은 헤어스프레이용 조성물에 관한 것으로 기본적으로 재스타일 능력이란 속성을 가지고 있다고 보아야 하고, 이러한 속성이 이 사건 출원발명의 우선일 단계에 이르러서 처음으로 해당업계에 알려지게 된 신규한 물성이라고 볼 근거도 없으므로, 이러한 재스타일링 효과는 비교대상발명에 기재된 효과들과 동일선상에 있는 동질의 효과로 보아야 할 것인데, 이 사건 출원발명의 명세서를 보면 비교실험은 표 1에만 기재되어 있고, 그 기재에는 컨디셔닝 제제의 유무에 따른 효과만 기재되어 있을 뿐 술폰산 폴리에스테르가 분지형인지 선형인지에 대한 효과의 차이는 전혀 찾아볼 수 없으므로, 그 명세서 기재만으로는 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명에 비해 양적으로 현저한 효과를 가진다고 할 수 없고, 나아가 원고가 추후 제출한 진술서는 객관적이고 과학적인 실험이라기보다는 단순히 실험에 참가한 5명이 이 사건 제1항 발명이 적용된 조성물과 비교대상발명이 적용된 조성물을 각각 모발에 적용하여 본 후 빗질이 잘되는 정도와 빗질 후의 모발상태에 관한 주관적인 느낌을 기재해 놓은 것에 불과한 것일 뿐 아니라, 특히 재스타일링과 관련된 효과의 기재를 전혀 찾아볼 수 없으므로, 이 사건 제1항 발명의 효과의 현저성을 입증하기에는 부족한 증거라 할 것이어서, 결국 이 사건 제1항 발명은 선택발명으로서 특허받기 위한 두 번째 요건을 충족하지 못하므로 특허받을 수 없고, 따라서 이 사건 출원발명은 그 전체가 특허받을 수 없다 할 것이다.

특허법원 2006. 11. 1. 선고 2005허10107 판결 [거절결정(특)] - 확정

이 사건 출원발명의 구성요소 4 중 ‘불순물 농도분포의 피크치가 활성층 중심에 위치하도록 도핑한다’는 구성은 비교대상발명 1의 ‘이온도핑법으로 실리콘막에 불순물 영역을 형성한다’는 구성이나 비교대상발명 2의 실시예 1 중 ‘다결정 실리콘에 P+이온을 주입하고 그 최대농도를 다결정 실리콘 막중에 둔다’는 구성에 대응되는바, 구성요소 4 중 위 구성은 비교대상발명들에서 상위개념으로 기재되어 있는 ‘실리콘막’ 내에서 그 ‘중심’으로 범위를 한정한 하위개념에 해당한다고 할 것이고, 이와 같이 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 ‘선택발명’은, 첫째, 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있으면서, 둘째, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과가 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있다고 할 것인데, 비교대상발명들도 이 사건 출원발명의 상세한 설명이 종래기술의 문제점으로 기재하고 있는 ‘절연막에 피크치가 위치하도록 도핑하는 방식’을 극복하고 ‘절연막으로 덮인 활성층에 피크치가 위치하도록 도핑하는 방식’을 개시하고 있고, 불순물의 농도분포가 가우스적으로 분포한다는 점은 이 사건 출원발명이나 비교대상발명들 모두가 전제하고 있는 바와 같이 일반적으로 알려져 있었으므로, 이 기술분야의 통상의 지식을 가진 자라면 저농도 불순물의 피크치가 활성층에 위치하도록 도핑하는 경우에 그 피크치를 활성층의 중심에 위치하도록 도핑하는 것이 일반적일 것이고, 중심이 아닌 다른 곳에 위치시키는 것이 오히려 예외적이라고 할 것이며, 그 위치는 이온 주입 조건이나 필요에 따라 적의선택할 수 있을 것이므로, 구성요소 4 중 위 구성은 비교대상발명들에 의하여 이미 개시되었다고 봄이 상당할 뿐만 아니라 그로 인한 이질적이거나 현저한 효과의 차이가 있다고 보이지도 않으므로, 비교대상발명들의 대응되는 구성과 실질적으로 동일하거나 그로부터 용이하게 도출할 수 있는 구성에 불과하다고 할 수 있다.

특허법원 2005. 11. 3. 선고 2004허6521 판결 [등록무효(특)] - 상고기각

판례 가운데 선택발명의 명세서 기재요건을 정면으로 다룬 대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740판결은, ‘선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 ‘선택발명’은, 첫째, 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있으면서, 둘째, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있고, 이때 선택발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하면 충분하고, 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하면 된다’고 하고 있는바, 이에 따르면 선택발명의 명세서에는 그 발명이 선행발명에 비하여 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있음을 명확히 기재할 것이 필요하고, 명세서에 기재된 효과의 현저함이 의심스러울 때는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하면 되고, 반드시 명세서에 그 효과를 구체적으로 입증하는 자료가 포함되어 있어야 하는 것은 아니므로, 위 판례에 의하면 선택발명이라 하여 반드시 명세서에 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 포함되어야 하는 것은 아니며, 출원일 이후에 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증해도 무방하다 할 것이나, 과연 명세서에 어느 정도로 기재하여야 ‘선택발명이 선행발명에 비하여 효과가 질적으로 서로 다르거나 양적으로 현저한 차이가 있음을 명확히 기재’하였다고 할 수 있는지는 여전히 문제로 남으므로 살피건대, 일반적으로 발명의 명세서에 기재되는 발명의 효과는 당해 발명의 구성에 따라 인과적으로 나타나는 결과를 개시하는 것으로 족하고, 특히 화학물질발명은 그 속성상 물질 자체가 발명의 구성에 해당하고, 그 물질을 실제로 제조하였다는 것이 발명의 효과에 해당하는 경우가 많으며, 발명자가 실시예나 원소분석치, 융점, 굴절률 등 그와 같은 구성을 가진 물질을 실제로 제조할 수 있다는 점을 보이기만 하면 명세서 기재요건으로서의 발명의 효과기재가 있는 것으로 보는 경우가 많으나, 선택발명은 본질적으로는 선행발명에 대한 중복발명에 해당하여 특허받을 수 없는 것임에도 기초발명의 활용과 개선을 촉진하여 산업의 발달과 공익의 증진을 도모하기 위하여 상위개념인 선행발명이 특별히 인식하지 못한 우수한 효과를 가진 하위개념으로 이루어진 발명에 관하여 예외적으로 특허를 부여하는 것이기 때문에, 명세서 기재의 적법 여부를 판단함에 있어 위와 같은 일반적인 기준을 그대로 적용하는 것은 타당하지 아니하고, 선행발명이 미처 인식하지 못한 각별하고 현저한 효과를 명확히 인식하고 있는지 여부가 명세서에 명확히 드러나야만 그 기재요건을 만족한 것으로 볼 것이어서, 적어도 발명자가 자신의 발명이 선택발명에 해당한다는 것을 인식하고 있는 이상, 선택발명인 물질발명에 있어 발명자가 선택발명의 효과를 인식했다는 것은 일반 물질발명의 경우와 같이 특정한 물질이 실제로 생성가능하다는 점을 인식한 것만으로 충분한 것이 아니라, 그 물질이 선행발명과 대비하여 구체적으로 어떠한 이질적인 효과가 있거나, 양적으로 어느 정도의 현저한 효과 차이가 있는지까지를 명확히 인식하고, 그 이질적인 효과를 명시적으로 밝히거나 양적으로 현저한 효과의 차이가 있음을 수량적 기재를 통해 구체적으로 밝혀야만 명세서에 선택발명으로서의 효과를 적법하게 기재한 것이 되는 것이므로, 선택발명자는 선행발명에 비하여 이질적인 효과를 가지는 선택발명의 경우에는 그 이질적인 효과의 구체적 내용을 기재하고, 동질이면서 현저한 효과를 가지는 선택발명의 경우에는 선행발명에 비하여 우수한 효과를 객관적으로 인식할 수 있는 적어도 하나의 구체적 대비결과를 명세서에 제시함으로써, 자신이 선택발명의 출원 당시에 실제로 발명의 완성에 이르렀음을 당업자가 알 수 있도록 해야 한다고 봄이 상당하고, 한편 선택발명에 대한 출원 당시, 발명자가 그 발명이 선행발명과 대비되는 이질적이거나 양적으로 현저한 효과가 있다는 점을 구체적으로 인식하는 한편 이를 명세서에 명확히 표현하여 당업자로 하여금 그 선택발명의 기술적 의의를 알 수 있게 한다는 것과, 선택발명을 포함한 물질발명에 있어 발명의 진보성이 문제되는 경우 발명자가 출원 이후에 자신의 선택발명의 효과를 뒷받침하는 실험데이터를 사후에 수집, 제출함으로써 발명의 진보성을 입증할 수 있다는 것은 개념상 명확히 구분되어야 하는데, 선택발명의 진보성을 인정하기 위한 효과의 현저성 기준은 일반적인 발명에 비하여 매우 엄격하여, 선행발명에 나타난 모든 실시예의 경우보다 선택발명의 실시예가 우수하다는 것을 입증하여야 하므로, 그와 같은 조건을 만족시키는 모든 데이터를 출원할 때에 명세서에 모두 포함시키도록 하는 것은 무리이고, 발명자는 나중에 선택발명의 진보성이 문제된 경우 자신의 선택발명이 우수한 효과를 가지는 것이라는 점을 비교데이터의 제출을 통하여 입증할 수 있는 것인바, 선택발명에 있어 데이터의 추후 제출이 가능하다는 것은 어디까지나 위와 같은 의미일 뿐이고, 그것이 곧 명세서에 막연히 발명자가 효과의 차이를 인식하였음을 알 수 있는 정도의 추상적인 표현만 있더라도 발명의 효과 기재 요건이 충족된 것을 의미한다고 볼 수는 없다.

특허법원 2004. 7. 22. 선고 2003허6432 판결 [거절결정(특)] - 확정

출원발명의 특허청구범위에 기재된 발명의 일부 또는 전부가 그 출원일 전에 출원되거나 공지된 발명(선행발명)에 포함되어 이른바 ‘하위개념’의 발명을 이루는 경우에는 그 출원발명은 발명의 일부 또는 전부가 선행발명에 포함되는 것이어서 원칙적으로 특허를 받을 수 없지만, 다만 선행발명의 기술적 범위에 포함되는 출원발명의 일부 또는 전부가 선행발명의 명세서와 같은 기술문헌에 구체적으로 기재되어 있지 않고, 그 작용효과 또한 선행발명의 기술문헌에 기재된 작용효과와 질적 또는 양적으로 커다란 차이가 있어 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행발명으로부터 예측하지 못할 정도로 현저한 경우에는 이른바 ‘선택발명’으로서 예외적으로 신규성 및 진보성이 인정되어 특허를 받을 수 있다고 할 것이고, 화학분야의 발명은 다른 분야의 발명과 달리 직접적인 실험과 확인, 분석을 통하지 아니하고는 그 발명의 실체를 파악하기 어렵고, 그에 따른 효과 또한 쉽사리 예측하기 곤란하므로 구체적인 비교실험자료 등에 의하여 그 효과를 주장·입증하여야 하는데, 이 사건 제1항 발명의 화합물은 포스파이트 말단 치환기가 에틸기 및 선형 부틸기로 특정되어 있지만, Y2가 3급-부틸 또는 2급-부틸이고 Y1은 어떠한 제한도 없이 모든 알킬을 포함하고 있고, 이 사건 제1항 발명의 명세서에서는 Y1이 3급-부틸이고 Y2가 3급-부틸인 하나의 화합물에 대한 효과(표 1의 실시예 1)만 기재되어 있으므로, 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 속하는 화합물 가운데 비교대상발명과 중복되는 화합물의 일부인 Y1이 탄소수 3~12개의 화합물 및 비교대상발명과 중복되지 않는 화합물인 Y1이 탄소수 1, 2개이거나 13개 이상의 화합물이 비교대상발명에 비하여 현저한 작용효과를 갖는다는 점을 인정할 만한 아무런 증거가 없어 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 상위개념의 발명인 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이라 할 것이다.

특허법원 2004. 2. 13. 선고 2003허2072 판결 [거절결정(특)] - 확정

대법원 2003. 10. 10. 선고 2002후2846 판결 [거절결정(특)]

선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 ‘선택발명’은, 첫째, 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있으면서, 둘째, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과가 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있고, 이때 선택발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하면 충분하고, 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하면 되는데, 이 사건 제8항 발명의 두 가지 구성성분인 포르모테롤 및 부데소나이드는 간행물 1에 직접 개시되어 있고, 간행물 2에도 포르모테롤 및 부데소나이드의 상위개념인 스테로이드가 개시되어 있을 뿐만 아니라, 이들 두 가지 구성성분으로 이루어진 복합제제도 위 각 인용발명에 공지되어 있으며, 이 사건 제8항 발명의 효과와 관련하여 명세서에는 ‘본 발명은 포르모테롤 및 부데소나이드를 흡입에 의해 동시에, 순차로 또는 개별적으로 투여하는 신규 병용 치료의 개념을 기초로 한다. 이러한 병용은 효능을 증가시키고 기관지 확장을 지속시킬 뿐만 아니라, 작용을 신속히 개시시킨다’고 기재되어 있는데, 이러한 효과를 상승효과라고 볼 수 없으므로, 이 사건 제8항 발명의 효과는 포르모테롤 및 부데소나이드의 병용투여에 관한 간행물 1, 2에 기재된 발명으로부터 예측할 수 있는 것 이상의 현저한 것이라고 볼 수도 없는바, 이 사건 제8항 발명은 간행물 1, 2에 기재된 발명과 발명의 목적에 공통점이 있고, 구성의 곤란성이 없을 뿐 아니라, 효과도 현저하다고 볼 수 없으므로, 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 위 간행물들에 기재된 발명으로부터 이 사건 제8항을 용이하게 발명할 수 있다.

대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결 [거절결정(특)]

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특정발명의 진보성 인정여부 3 - 선택발명의 경우

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