대법원 2023. 2. 2. 선고 2020후11738 판결 [등록무효(특)]
선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 진보성이 부정되지 않으며, 선행발명에 발명을 이루는 구성요소 중 일부를 두 개 이상의 치환기로 하나 이상 선택할 수 있도록 기재하는 이른바 마쿠쉬 형식으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함되기만 할 뿐 구체적으로 개시되지 않은 화합물을 청구범위로 하는 특허발명의 경우에도 진보성 판단을 위하여 구성의 곤란성을 따져 보아야 하고, 위와 같은 특허발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 통상의 기술자가 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무, 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 구조적 유사성 등을 종합적으로 고려하여야 하며, 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 그 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 하고, 선행발명에 이론적으로 포함되는 수많은 화합물 중 특정한 화합물을 선택할 동기나 암시 등이 선행발명에 개시되어 있지 않은 경우에도 그것이 아무런 기술적 의의가 없는 임의의 선택에 불과한 경우라면 그와 같은 선택에 어려움이 있다고 볼 수 없는데, 발명의 효과는 선택의 동기가 없어 구성이 곤란한 경우인지 임의의 선택에 불과한 경우인지를 구별할 수 있는 중요한 표지가 될 수 있기 때문이며, 또한 화학, 의약 등의 기술분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로, 선행발명으로부터 특허발명의 구성요소들이 쉽게 도출되는지를 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 것이며, 나아가 구성의 곤란성 여부의 판단이 불분명한 경우라고 하더라도, 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않고, 효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재 내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장 · 증명하는 것이 허용되는바, 이 사건 특허발명은 Ⅱ형 당뇨병 치료 등에 유용한 C-아릴 글루코시드 SGLT2 억제제 및 억제 방법에 관한 발명인데, 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항은 다파글리플로진에 관한 것이며, 선행발명은 Ⅱ형 당뇨병 치료 등에 유용한 SGLT2 억제제에 관한 발명으로 치환기의 선택에 따라 이론적으로 다파글리플로진이 포함될 수 있는 화학식 I의 구조를 갖는 C-아릴 글루코시드 화합물을 개시하고 있고, 선행발명의 명세서에서는 화학식 I의 화합물 중 가장 바람직한 화합물로 화학식 IB의 화합물을 개시하고 있는데, 실시례 12 화합물은 화학식 IB 화합물에 포함되는 화합물로서, 선행발명에서 제법 및 확인 물성이 구체적으로 개시된 15개 화합물 중 하나이고, 선행발명의 실시례 12와 다파글리플로진은 말단의 치환기가 메톡시(-OMe)기인지 에톡시(-OEt)기인지에 있어서만 차이가 있으며, 양 화합물의 유일한 차이점에 해당하는 말단 치환기인 메톡시기와 에톡시기는 모두 저급 알콕시기의 일종으로서 구성 탄소수가 각각 1 및 2라는 점 외에는 그 물리화학적 구성에 큰 차이가 없고, 선행발명 명세서에 위 말단 치환기로 탄소수의 별다른 구분 없이 저급 알커시기(R5aO)가 사용될 수 있음이 제시되어 있는 점에 비추어 보면, 메톡시기와 에톡시기는 서로 우선적으로 치환 가능한 작용기로 통상의 기술자에게 인식될 것으로 보이므로, 위와 같은 선행발명의 내용, 양 화합물의 전체 구조상 유사 정도 및 차이점에 해당하는 치환기의 유사 정도, 선행발명에 개시된 가능 치환기의 범위 등에 비추어 보면, 통상의 기술자는 실시례 12 화합물의 해당 작용기인 메톡시기와 가장 유사한 물성을 보이는 작용기 중 하나일 것으로 예측되는 에톡시기로 치환하는 것을 우선적으로 시도해 봄으로써 실시례 12 화합물과 다파글리플로진의 차이점을 쉽게 극복할 수 있을 것으로 보여, 다파글리플로진에 관한 이 사건 제1항 발명은 선행발명에 의해 진보성이 부정된다.
특허법원 2008. 1. 17. 선고 2007허2261 판결 [거절결정(특)] - 확정
화학물질 발명의 진보성은 화학구조에 있어서의 특이성과 성질 또는 용도 면에서의 특이성을 기초로 하여 판단하여야 할 것이며, 공지 화학물질의 화학구조와 현저히 다른 화학구조를 갖는 화학물질의 발명인 경우, 공지 화학물질과 화학구조는 유사하더라도 공지 화학물질로부터 예측할 수 없는 특유한 성질을 갖는 화학물질의 발명인 경우, 화학구조가 유사한 공지 화학물질로부터 예측 가능한 성질을 갖는 화학물질이라도 그 성질의 정도가 현저히 우수한 화학물질의 발명인 경우는 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없는 것으로 보아 진보성을 인정하여야 할 것이나, 이를 충족하지 못한다면 진보성을 인정받을 수 없다 할 것인바, 이 사건 제1항 발명의 화합물은 LES의 기초압력의 증가 효과와 위장운동을 증진시키고 특히 위공복화를 활성화시킴에 따라 장애를 받거나 손상을 입은 위장 통과와 관련된 증상의 치료에 유용한 효과가 있는 것인 데 비해, 비교대상발명의 화합물은 위장관 운동 촉진작용을 가지며 특히 위공복화를 촉진시키는 효과가 있어, 위장운동 증진에 관한 양 발명의 효과는 동일하다 할 수 있겠으나 이 사건 제1항 발명의 화합물은 비교대상발명과 달리 LES의 기초압력의 증가 효과가 있음에 따라, LES의 기초압력 저하시 발생하는 위장 내에 물질(위액, 음식물 등)의 식도 역류를 방지할 수 있고, LES 기초압력이 증가하면 위장 내의 물질이 식도로 역류하지 않고 소장으로 쉽게 밀려가는 현상과 관련하여 위 공복화를 활성화시키는 데 유리하게 되는데, 비교대상발명으로부터는 이 사건 제1항 발명의 화합물이 가지는 LES의 기초압력의 증가 효과에 대한 기재를 찾아볼 수 없을 뿐만 아니라 이러한 효과에 대하여 시사하고 있는 바도 없으므로, 결국 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명에 비하여 향상된 효과를 가지고 있음을 알 수 있어, 이 사건 제1항 발명의 화합물은 비교대상발명의 화합물에 비하여 상이한 화학구조로서 향상된 효과가 있다 할 것이므로, 이 사건 제1항 발명은 이 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이 아니라고 할 것이므로, 진보성이 결여된 것으로 볼 수 없다.