대법원 2024. 3. 28. 선고 2021후10343 판결 [등록무효(특)]
발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 하고, 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니되며, 의약화합물의 제제설계를 위하여 그 화합물이 다양한 결정 형태 즉 결정다형을 가지는지 등을 검토하는 다형체 스크리닝은 통상 행해지는 일이고, 의약화합물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 화학구조는 동일하지만 결정 형태가 다른 특정한 결정형의 화합물을 청구범위로 하는 이른바 결정형 발명의 진보성을 판단할 때에는 이러한 특수성을 고려할 필요가 있지만, 그것만으로 결정형 발명의 구성의 곤란성이 부정된다고 단정할 수는 없는데, 이는 다형체 스크리닝이 통상 행해지는 실험이라는 것과 이를 통해 결정형 발명의 특정한 결정형에 쉽게 도달할 수 있는지는 별개의 문제이기 때문이며, 한편 결정형 발명과 같이 의약화합물분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로 구성의 곤란성을 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 수 있으며, 결정형 발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는, 결정형 발명의 기술적 의의와 특유한 효과, 그 발명에서 청구한 특정한 결정형의 구조와 제조방법, 선행발명의 내용과 특징, 통상의 기술자의 기술수준과 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식 등을 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 선행발명 화합물의 결정다형성이 알려졌거나 예상되었는지, 결정형 발명에서 청구하는 특정한 결정형에 이를 수 있다는 가르침이나 암시, 동기 등이 선행발명이나 선행기술문헌에 나타나 있는지, 결정형 발명의 특정한 결정형이 선행발명 화합물에 대한 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 검토될 수 있는 결정다형의 범위에 포함되는지, 그 특정한 결정형이 예측할 수 없는 유리한 효과를 가지는지 등을 종합적으로 고려하여, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 결정형 발명의 구성을 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 하며, 결정형 발명의 효과가 선행발명 화합물의 효과와 질적으로 다르거나 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에는 진보성이 부정되지 않고, 결정형 발명의 효과의 현저성은 그 발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하는데, 진보성이 부정됨을 무효사유로 한 특허무효심판 및 그에 따른 심결취소소송에서 위와 같은 무효사유에 관한 증명책임은 무효라고 주장하는 당사자에게 있지만, 결정형 발명의 효과가 의심스러울 때에는 특허권자도 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장 · 증명할 필요가 있고, 이때 추가적인 실험 자료 등은 그 발명의 명세서 기재 내용의 범위를 넘지 않는 것이어야 하는바, 선행발명 1은 미라베그론 및 미라베그론 2염산염을 개시하고 있으나, 미라베 그론의 특정한 결정형은 개시하고 있지 않다는 점에서 이 사건 제3항 발명과 차이가 있으며, 선행발명 1의 명세서에는 미라베그론이 포함된 화학식 I의 화합물이 유리체, 염, 수화물, 용매화물 또는 다형성 결정 등으로 단리 · 정제되는 것으로 기재되어 있고, 선행발명 1이 화학식 I에 의해 나타나는 화합물, 그 화합물의 염 · 수화물 · 기하 및 광학 이성질체 · 다형성 물질을 포함하는 것으로 기재되어 있어 미라베그론의 결정다형성이 암시되어 있으며, 선행발명 1에 미라베그론 α형 결정에 이를 수 있다는 직접적인 가르침은 없으나 위와 같이 미라베그론의 결정다형성이 암시되어 있으므로, 통상의 기술자가 미라베그론의 제제설계를 위하여 특정한 결정형을 확인할 동기는 충분해 보이며, 선행발명 1의 실시례 41에는 미라베그론 2염산염의 제조방법이 기재되어 있고, 미라베그론 β형 결정은 통상적인 방법을 통해 미라베그론 2염산염을 미라베그론으로 중화하는 과정을 통해 얻어지며, 그 미라베그론 β형 결정으로부터 재결정화를 통해 미라베그론 α형 결정을 제조하기 위한 가열 · 용해, 냉각 등의 결정화 공정 역시 흔하게 사용되는 방식이고, 용매의 종류, 가열 온도, 냉각 온도 등의 구체적인 결정화 공정 변수 또한 전형적이므로, 미라베그론 α형 결정은 통상의 기술자가 선행발명 1에 개시된 미라베그론에 대한 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 검토할 수 있는 결정다형의 범위에 포함된다고 볼 수 있어, 통상의 기술자는 선행발명 1로부터 이 사건 제3항 발명의 미라베그론 α형 결정을 쉽게 도출할 수 있으며, 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 의하면, 이 사건 제3항 발명의 미라베그론 α형 결정의 효과는 흡습성을 나타내지 않고 안정하여 의약품의 제조 원료로서 적합하고 의약품으로 유용하다는 것이고, 이와 관련하여 위 명세서에는 미라베그론 α형결정의 흡습성을 미라베그론 2염산염 및 미라베그론 β형 결정의 흡습성과 비교한 실험결과가 나타나 있으며, 미라베그론 α형 결정과 미라베그론 2염산염의 흡습성을 비교한 위 실험결과와 출원일 이후에 제출된 추가 실험 자료에 따르면, 미라베그론 α형 결정은 온도 25°C, 상대습도 5% 내지 95%에서 흡습성을 나타내지 않은 반면 미라베그론 2염산염은 상대습도 약 80%부터 급격한 중량의 증가를 나타내기 시작하는데, 온도 25°C, 상대습도 80%에서 24시간 보관한 후 중량 변화치를 측정한 결과 미라베그론 α형 결정의 중량 변화치는 -0.03%이고 미라베그론 2염산염의 중량 변화치는 0.7%로서 그 차이가 현저하다고 할 수 없고, 상대습도 약 80% 미만에서는 미라베그론 α형 결정과 미라베그론 2염산염 사이에 별다른 흡습성의 차이가 나타나지 않아, 결국 상대습도가 약 80%를 초과하는 가혹조건인 경우에만 흡습성에 상당한 차이를 보이며, 이처럼 상대습도가 약 80% 이하인 경우에는 미라베그론 α형 결정과 미라베그론 2염산염 사이에 별다른 흡습성의 차이가 나타나지 않거나 그 차이가 현저하지 않은 이상, 미라베그론 α형 결정이 미라베그론 2염산염에 비하여 의약품의 제조 원료나 의약품으로서 유리한 흡습성을 가진다고 단정할 수 없고, 설령 미라베그론 α형 결정과 미라베그론 2염산염 사이에 흡습성과 관련된 양적으로 현저한 효과의 차이가 있다고 보더라도, 미라베그론 α형 결정과 미라베그론 2염산염은 염 형성 여부에 차이가 있어 그와 같은 효과의 차이가 염 형성 여부의 차이로 인한 것인지 아니면 결정다형성의 차이로 인한 것인지를 구별해 낼 수 없으므로, 결국 미라베그론 2염산염과의 비교실험결과에만 근거하여 미라베그론 α형 결정이 선행발명 1에 개시된 화합물에 비하여 양적으로 현저한 효과의 차이를 가진다고 볼 수 없으며, 이 사건 특허발명의 명세서에는 미라베그론 α형 결정과 미라베그론의 효과 차이에 대한 기재 및 이를 뒷받침하는 실험결과 등은 기재되어 있지 않고, 미라베 그론 α형 결정을 미라베그론의 다른 결정형인 미라베그론 β형 결정과 대비한 효과가 기재되어 있으며, 선행발명 1에는 흡습성과 관련하여 미라베그론 β형 결정 수준의 효과를 나타내는 미라베그론의 결정형조차 공지되어 있지 않으므로, 만일 미라베그론 α형결정이 미라베그론 β형 결정에 비하여 양적으로 현저한 효과 차이를 나타낸다면 미라베그론 α형 결정의 효과를 선행발명 1로부터 예측할 수 없는 유리한 효과라고 볼 여지는 있는데, '미라베그론 β형 결정 또한 준안정형 결정으로 의약품으로 사용할 수 있다'는 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 비추어 보면, 미라베그론 α형 결정과 β형 결정 사이의 약 2.8% 정도의 상대적인 흡습성 차이를 양적으로 현저하다고 평가하기는 어려우며, 한편 이 사건 특허발명의 명세서 중 열분석도를 나타낸 도면 2와 도면 5에 의하면, 미라베그론 α형 결정이 145.086°C의 녹는점과 190.243J/g의 용융엔탈피를 가지고 미라베그론 β형 결정이 145.087°C의 녹는점과 175.538J/g의 용융엔탈피를 가짐을 알 수 있으므로 통상의 기술자가 이로부터 미라베그론 α형 결정이 미라베그론 β형 결정보다 개선된 열역학적 안정성을 가지는 것으로 추론할 여지는 있는데, 위와 같은 명세서 기재에 의하더라도 미라베그론 α형 결정은 β형 결정과 용융점에서는 거의 차이가 없고 용융엔탈피만 14.705J/g 높은 정도이므로, 그 열역학적 안정성의 차이를 양적으로 현저하다고 할 수 없어, 결국 미라베그론 β형 결정과의 비교 실험결과 등에 근거하여 미라베그론 α형 결정이 선행발명 1에 개시된 화합물에 비하여 양적으로 현저한 효과의 차이를 가진다고 볼 수도 없으며, 원고는 미라베그론 α형 결정의 효과를 뒷받침하기 위하여 출원일 이후에 '70°C/상대습도 75%에서 14일 보존에 따른 안정성 시험 결과', '광 안정성 시험 결과'를 통해 미라베그론 α형 결정과 미라베그론 2염산염의 안정성 등을 대비한 추가 실험 자료를 제출하였는데, 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 이 사건 제3항 발명의 효과 및 실험결과를 고려하면, 통상의 기술자는 이 사건 제3항 발명의 효과를 낮은 흡습성에 따른 안정성으로만 인식할 것으로 보이고, 통상의 기술자가 위 명세서 기재로부터 가혹조건에서의 보존 안정성과 광 안정성까지 이 사건 제3항 발명의 효과로 인식하거나 추론할 수 있다고 보기는 어려우므로, 위 추가 실험 자료의 각 시험 결과는 이 사건 특허발명의 명세서에 기재되지 않은 효과에 관한 것으로 명세서 기재 내용의 범위를 넘는 것이고, 또한 미라베그론 2염산염은 염 형성 여부에 있어서도 미라베그론 α형 결정과 차이가 있기 때문에 미라베그론 2염산염과의 효과 차이를 들어 미라베그론 α형 결정에 현저한 효과가 있다고 보기 어려운 점은 앞서 본 바와 같아, 결국 원고가 제출한 추가 실험 자료는 미라베그론 α형 결정이 가지는 효과의 현저성 판단에 고려할 수 없고, 그밖에 미라베그론 α형 결정의 현저한 효과를 뒷받침하는 추가적인 실험 자료 등은 원심 변론종결 시까지 제출되지 않았으며, 선행발명 1에 미라베그론의 결정다형성이 암시되어 있음은 앞서 본 바와 같고, 동일한 화합물이라도 그 결정 형태에 따라 흡습성 등의 약제학적 특성이 달라진다는 것은 의약화합물 분야에서 널리 알려져 있으므로, 미라베그론 α형 결정이 가지는 낮은 흡습성에 따른 안정성 등의 효과를 선행발명 1의 미라베그론으로부터 예측할 수 없는 이질적인 효과라고 볼 수는 없어, 이 사건 제3항 발명의 미라베그론 α형 결정이 선행발명 1에 개시된 화합물로부터 예측할 수 없는 유리한 효과를 가진다고 볼 수 없으므로, 결국 이 사건 제3항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정되고, 이 사건 제4항 발명은 이 사건 제3항 발명을 인용하는 종속항 발명이고 이 사건 제6항 발명은 이 사건 제3항 또는 제4항 발명을 선택적으로 인용하는 종속항 발명인데, 이 사건 제4항, 제6항 발명에서 추가로 한정한 구성요소는 미라베그론 α형 결정에 내재된 특성이거나 공지되어 있어, 이 사건 제4항, 제6항 발명도 선행발명 1에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다.
대법원 2023. 3. 13. 선고 2019후11800 판결 [거절결정(특)]
발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 하고, 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니되며, 의약화합물의 제제설계를 위하여 그 화합물이 다양한 결정 형태 즉 결정다형을 가지는지 등을 검토하는 다형체 스크리닝은 통상 행해지는 일이고, 의약화합물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 화학구조는 동일하지만 결정 형태가 다른 특정한 결정형의 화합물을 청구범위로 하는 이른바 결정형 발명의 진보성을 판단할 때에는 이러한 특수성을 고려할 필요가 있지만, 그것만으로 결정형 발명의 구성의 곤란성이 부정된다고 단정할 수는 없는데, 이는 다형체 스크리닝이 통상 행해지는 실험과 이를 통해 결정형 발명의 특정한 결정형에 쉽게 도달할 수 있는지는 별개 문제이기 때문이고, 한편 결정형 발명과 같이 의약화합물 분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로 구성의 곤란성을 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 수 있으며, 결정형 발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는, 결정형 발명의 기술적 의의와 특유한 효과, 그 발명에서 청구한 특정한 결정형의 구조와 제조방법, 선행발명의 내용과 특징, 통상의 기술자의 기술수준과 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식 등을 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 선행발명 화합물의 결정다형성이 알려졌거나 예상되었는지, 결정형 발명에서 청구하는 특정한 결정형에 이를 수 있다는 가르침이나 암시, 동기 등이 선행발명이나 선행기술문헌에 나타나 있는지, 결정형 발명의 특정한 결정형이 선행발명 화합물에 대한 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 검토될 수 있는 결정다형의 범위에 포함되는지, 특정한 결정형이 예측할 수 없는 유리한 효과를 가지는지 등을 종합적으로 고려하여, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 결정형 발명의 구성을 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 하며, 결정형 발명의 효과가 선행발명 화합물의 효과와 질적으로 다르거나 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에는 진보성이 부정되지 않고, 결정형 발명의 효과의 현저성은 그 발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재 내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용되는바, 이 사건 출원발명의 청구범위 제1항은 분말 X선 회절 스펙트럼을 실시하였을 때 적어도 회절각 26:9.4도, 9.8도, 17.2도 및 19.4도에서 회절 피크를 나타내는 2-{4-[N-(5,6-디페닐피라진-2-일)-N-이소프로필아미노]부틸옥시}-N-(메틸술포닐)아세트아미드의 제I 형 결정형에 관한 것이고, 청구범위 제4항은 이 사건 제1항 발명의 결정을 유효성분으로 함유하는 당뇨병성 신경 장해 등 증상의 치료제에 관한 것이며, 원심판결 기재 선행발명의 실시예 84에는 셀렉시팍이 개시되어 있지만, 선행발명에는 셀렉시팍 결정의 존재 유무에 관하여는 기재되어 있지 않다는 점에서 이 사건 제1항 발명과 차이가 있고, 이 사건 출원발명의 명세서에 의하면, 이 사건 출원발명은 항상 일정한 작용 효과를 기대할 수 있는 공업적으로 취급하기 쉬운 형태인 셀렉시팍의 신규한 결정을 제공하는 것을 목적으로 하는 발명으로, 셀렉시팍의 결정 형태로 제I 내지 III형을 제시하고 있어, 이 사건 출원발명의 명세서 및 추가실험자료에 의하면, 셀렉시팍의 결정 형태 중 이 사건 제1항 발명인 제I형 결정형은 제II, III형 결정형보다 입자 직경이 크고, 결정 중에 포함되는 잔류 용매의 농도가 적으며, 재결정 공정에서의 불순물 제거효과가 높고, 안정성이 높음을 알 수 있으며, 선행발명은 셀렉시팍의 화합물을 개시하고 있는데 그 형태가 결정형인지 무정형인지에 대하여는 밝히지 않았고, 이 사건 제1항 발명의 출원 당시 셀렉시팍이 다양한 결정 형태(결정다형성)를 가진다는 점 등이 알려져 있었다고 볼만한 자료도 없으며, 선행발명에 개시된 셀렉시팍 화합물과 이 사건 제1항 발명이 청구하는 제I 형 결정형은 각각의 형태를 도출하기 위한 출발물질은 물론 용매, 온도, 시간 등의 구체적인 결정화 공정 변수가 상이한데, 피고가 제출한 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식에 관한 자료만으로는 통상의 기술자가 결정화 공정변수를 적절히 조절하거나 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 선행발명으로부터 위와 같은 특성을 갖는 제I 형 결정형을 쉽게 도출할 수 있는지 분명하지 않고, 이 사건 출원발명의 명세서에는 셀렉시팍의 제I 내지 II형 결정 형태의 입자 직경, 잔류 용매 농도, 재결정 공정에서의 불순물 제거 효과 등에 대한 구체적인 실험결과가 기재되어 있는데, 그중 입자 직경(D90)에 관하여 보면, 이 사건 제1항 발명인 제I형 결정형은 25.8㎛, 제II형 결정형은 22.0㎛, 제III형 결정형은 14.4㎛로서 제I형 결정형이 제II, III형 결정형에 비하여 큰 입자 직경을 가지고 있음을 알 수 있으며, 잔류용매량과 관련하여서는, 제I형 결정형은 453ppm, 제II형 결정형은 2,415ppm, 제III형 결정형은 2,874ppm로서 제I형 결정형이 제II, III형 결정형에 비하여 잔류 용매가 가장 적고, 재결정에서의 불순물 제거 효과와 관련하여서는, 제I형 결정형의 불순물 비율은 0.11%, 제II형 결정형은 0.14%, 제III형 결정형은 0.46%로서 제I형 결정형이 제II, III형 결정형에 비하여 재결정 공정에서의 불순물 제거 효과가 가장 높으며 또한 통상의 기술자는 이 사건 출원발명의 명세서를 보고 셀렉시팍 결정형의 안정성을 이 사건 출원발명의 효과로 인식할 수 있을 것으로 보이는데, 안정성에 관한 추가실험결과에 의하면, 습도 가혹시험과 열 가혹시험 결과에서 모두 제I형 결정형이 제III형 결정형에 비하여 안정성이 우수하였음을 알 수 있는데, 선행발명에는 입자 직경, 잔류용매량, 재결정에서의 불순물 제거 효과, 안정성 등과 관련하여 제III형 결정형 수준의 효과를 나타내는 셀렉시팍의 결정형조차 공지되어 있지 않다는 점을 고려하면, 피고가 제출한 자료만으로는 제III형 결정형 또는 제II형 결정형에 비해 우수한 위와 같은 제I형 결정형의 효과를 선행발명으로부터 예측할 수 있는 정도라고 단정하기는 어려워 보이므로, 결국 이 사건 출원발명의 명세서에 개시된 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 않는 한, 피고가 제출한 자료만으로는 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 이 사건 제1항 발명 및 제1항 발명의 결정을 유효성분으로 하는 이 사건 제4항 발명을 쉽게 발명할 수 있다고 단정하기는 어렵다.
대법원 2022. 3. 31. 선고 2018후10923 판결 [거절결정(특)]
발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 하고, 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니되며, 의약화합물의 제제설계를 위하여 그 화합물이 다양한 결정 형태 즉 결정다형을 가지는지 등을 검토하는 다형체 스크리닝은 통상 행해지는 일이고, 의약화합물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 화학구조는 동일하지만 결정 형태가 다른 특정한 결정형의 화합물을 청구범위로 하는 이른바 결정형 발명의 진보성을 판단할 때에는 이러한 특수성을 고려할 필요가 있지만, 그것만으로 결정형 발명의 구성의 곤란성이 부정된다고 단정할 수는 없는데, 다형체 스크리닝이 통상 행해지는 실험이라는 것과 이를 통해 결정형 발명의 특정한 결정형에 쉽게 도달할 수 있는지는 별개의 문제이기 때문이며, 한편 결정형 발명과 같이 의약화합물분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로 구성의 곤란성을 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 수 있으며, 결정형 발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는, 결정형 발명의 기술적 의의와 특유한 효과, 그 발명에서 청구한 특정한 결정형의 구조와 제조방법, 선행발명의 내용과 특징, 통상의 기술자의 기술수준과 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식 등을 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 선행발명 화합물의 결정다형성이 알려졌거나 예상되었는지, 결정형 발명에서 청구하는 특정한 결정형에 이를 수 있다는 가르침이나 암시, 동기 등이 선행발명이나 선행기술문헌에 나타나 있는지, 결정형 발명의 특정한 결정형이 선행발명 화합물에 대한 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 검토될 수 있는 결정다형의 범위에 포함되는지, 그 특정한 결정형이 예측할 수 없는 유리한 효과를 가지는지 등을 종합적으로 고려하여, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 결정형 발명의 구성을 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 하고, 결정형 발명의 효과가 선행발명 화합물의 효과와 질적으로 다르거나 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에는 진보성이 부정되지 않으며, 결정형 발명의 효과의 현저성은 그 발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재 내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용되는바, 원심판결 기재 선행발명은 마크롤리드 화합물인 20, 23-디피페리디닐-5-O-마이카미노실-타일로놀리드이고, 선행발명은 포유류 또는 가금류의 파스튜델라 증의 치료 또는 예방을 위한 항생제로서, 파스튜델라 균에 대해 선택적으로 높은 항균 활성을 가진다는 점에 발명의 특징이 있으며, 이 사건 출원발명은 '마크롤리드 고체상 형태'라는 명칭의 발명이고, 이 사건 출원발명의 청구범위 제1항은 선행발명의 화합물인 타일로신과 화학 구조는 동일하지만 5.0, 9.0 및 10.5 28의 피크를 포함하는 분말 X선 회절 스펙트럼 값으로 특정된 구성을 갖는 타일로신 제I 형 결정형에 관한 발명이라는 점에서 선행발명의 구성과 차이가 있으며, 이 사건 출원발명의 명세서에 의하면, 이 사건 제1항 발명은 타일로신의 다른 고체상 형태보다 대기 온도에서 높은 안정성을 보유하고 이로운 열역학성을 나타내며 수분 흡수성(흡습성)이 낮게 나타나는 타일로신 제I형 결정형을 제공하는 데에 기술적 의의가 있고, 이 사건 출원발명의 명세서와 출원일 이후 제출된 실험자료에 의하면, 타일로신의 결정 형태(용매화물 제외)로 제I 내지 IV형이 도출되었고, 그중 이 사건 제1항 발명인 제I형 결정형은 타일로신의 무정형 또는 제II, III, IV형 결정형에 비하여 열역학적으로 안정하고 제II, III형 결정형보다 흡습성이 낮음을 알 수 있으며, 선행발명은 타일로신의 담황색 고체 화합물을 개시하고 있는데 그 형태가 결정형인지 무정형인지에 대하여는 밝히지 않았고, 이 사건 제1항 발명의 출원 당시 타일로신이 다양한 결정 형태(결정다형성)를 가진다는 점 등이 알려져 있었다고 볼만한 자료도 없으며, 선행발명에 개시된 타일로신 담황색 고체 화합물과 이 사건 제1항 발명이 청구하는 제I형 결정형은 각각의 형태를 도출하기 위한 출발물질은 물론 용매, 온도, 시간 등의 구체적인 결정화 공정 변수가 상이한데, 피고가 제출한 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식에 관한 자료만으로는 통상의 기술자가 결정화 공정 변수를 적절히 조절하거나 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 선행발명으로부터 위와 같은 특성을 갖는 제I형 결정형을 쉽게 도출할 수 있는지 분명하지 않고, 이 사건 출원발명의 명세서에는 타일로신 제I 내지 IV형 결정형의 열역학적 안정성, 흡습성 등에 대한 구체적인 실험결과가 기재되어 있는데, 그중 열역학적 안정성에 관한 실험 결과에 의하면, 이 사건 제1항 발명인 제I 형 결정형은 약 192~195°C의 융점과 약 57J/g의 용융 엔탈피를 가지고 있어 약 113~119°C의 융점과 약 15J/g의 용융엔탈피를 가지는 제II형 결정형에 비해 양적으로 우수한 열역학적 안정성을 보유하고 있음을 알 수 있으며, 또한 흡습성에 관한 실험결과에 의하면, 이 사건 제1항 발명인 제I 형 결정형은 상대습도에 대한 무게 변화의 정도가 약 1%에 불과하여 제II형 결정형(약 2%)과 제III형 결정형(약 6%)보다 낮은 흡습성을 나타냄을 알 수 있는데, 선행발명에 제II형 결정형 수준의 열역학적 안정성을 보유하거나 제II, III형 결정형 수준의 흡습성을 나타내는 타일로신의 결정형조차 공지되어 있지 않다는 점을 고려하면, 피고가 제출한 자료만으로는 위와 같은 정도로 제II형 결정형에 비해 우수한 열역학적 안정성을 가지고 제II, III형 결정형에 비해 낮은 흡습성을 나타내는 제I 형 결정형의 효과를 선행발명으로부터 예측할 수 있는 정도라고 단정하기는 어려워 보이므로, 결국 이 사건 출원발명의 명세서에 개시된 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 않는 한, 피고가 제출한 자료만으로는 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 이 사건 제1항 발명을 쉽게 발명할 수 있다고 단정하기는 어렵다.
특허법원 2017. 6. 23. 선고 2016허7848 판결 [거절결정(특)] - 확정
동일한 화합물이 여러 결정 형태를 가질 수 있고 그 결정 형태에 따라서 용해도, 안정성 등의 약제학적 특성이 다를 수 있음은 의약화합물 기술분야에서 널리 알려져 있어, 의약화합물의 제제설계(製劑設計)를 위하여 그 결정다형(結晶多形)의 존재를 검토하는 것은 통상 행해지는 일이므로, 의약화합물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 결정 형태만을 달리하는 특정 결정형의 화합물을 청구범위로 하는 이른바 ‘결정형 발명’은, 특별한 사정이 없는 한 선행발명에 공지된 화합물이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 그 진보성이 부정되지 않는데, 이때 결정형 발명의 상세한 설명에는 선행발명과의 비교실험자료까지는 아니라고 하더라도, 위와 같은 효과가 있음이 명확히 기재되어 있어야만 진보성 판단에 고려될 수 있으며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인 또는 특허권자가 신뢰할 수 있는 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하여야 하는바, 청구항 1과 선행발명 모두 [화학식 1](구조식 IV)과 같은 R-티아쿠미신 B의 결정에 관한 것이라는 점에서 동일하고, 다만 청구항 1은 그 결정다형체를 X선 회절 분석법(XRD)에 의한 분말 회전 패턴에서의 피크가 나타나는 회절각의 범위와 시차주사 열량측정법(DSC)에 의해 흡열 과정이 진행되는 온도 범위를 각각 특정하고 있다는 점에서 차이가 있으므로, 청구항 1은 의약화합물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 결정 형태만을 달리하는 특정 결정형의 화합물을 청구범위로 하는 결정형 발명에 해당하고, 한편 이 사건 출원발명의 우선권주장일 당시 통상의 기술자에게 원료 의약품의 결정형을 변화시키면 가지고 있던 물리적 성질이 달라지고, 이로 인하여 활성물질의 생체 이용률, 안정성 등이 영향을 받는다는 것은 널리 알려진 기술상식에 해당하고, 통상의 기술자가 그 물리화학적 특성의 개선을 위하여 용매를 매개로 보다 안정한 결정형으로 상전이시키고, 원료 의약품 및 이로부터 얻어지는 제재가 제조 및 유통단계에서 변형되지 않도록 시도해 보는 것은 지극히 통상적인 과정에 속하였던 사실이 인정되며, 여기에다가 청구항 1의 결정 형태를 제조하기 위하여 특별히 다른 새로운 지식이나 기술이 부가되었다고 볼 만한 어떠한 사정도 찾아 볼 수 없는 이상, 통상의 기술자가 선행발명의 R-티아쿠미신 B로부터 청구항 1의 결정다형체를 도출하는 데에 어떠한 어려움이 있다고 할 수 없고, 또한 이 사건 출원발명의 명세서 중 식별번호 [0132], [0141] ~ [0194]에는 R-티아쿠미신 B를 수성 메탄올로부터 무색 결정으로 얻은 다음 이를 메탄올 등의 다양한 용매를 이용하여 재결정화 함으로써 결정다형체를 얻는 과정이 제시되어 있는데, 그 과정에 사용된 메탄올, 물, 아이소프로판올, 아세토나이트릴, 에틸아세테이트의 용매는 결정다형체를 얻기 위해 일반적으로 사용되는 용매 혼합물에 불과하고, 이를 단순히 실온에서 방치함으로써 용매가 증발함에 따라 결정이 석출되어 나타나는 결정화 방법은 이 사건 출원발명의 우선권주장일 당시에 이미 널리 사용되고 있던 주지·관용기술에 불과하며, 이로부터 얻어진 결정을 특정하는 방법으로 분말 X-레이 회절 패턴의 피크 회절각과 시차주사열량계의 흡열 온도 범위를 한정하는 것에 어떠한 기술적 특징을 부여하기는 어렵고, 다음 이 사건 출원발명이 선행발명과 비교할 때 질적으로나 양적으로 현저한 효과가 인정되는지에 관하여 살펴보더라도, 양 발명은 모두 R-티아미쿠신 B에 관한 것으로서 항생제로서의 항균 효과와 관련하여서는 아무런 효과 차이가 없을 것으로 보이는 가운데, 원고가 지적하는 저장 안정성과 관련하여서는 아래 이 사건 출원발명의 명세서 기재와 같이 단지 원료 의약품의 결정다형체를 검토하는 과정에 일반적으로 확인될 수 있는 기술사항만 나열되어 있을 뿐, 그 구체적인 효과에 관한 설명이나 이를 뒷받침하는 데이터는 전혀 제시되어 있지 않아서, 이러한 명세서 기재에 의하여 청구항 1의 결정다형체에 저장 안정성 향상의 효과가 있음이 명확하게 기재되어 있다고 보기는 어려우며, 나아가 이 사건에서 원고가 제출한 갑15호증의 실험결과를 고려해보더라도, 이는 단순히 특정한 온도와 상대 습도의 조건 아래 시간의 경과에 따른 불순물 양을 측정한 것으로서, 메탄올/물로부터 수득하였다는 Form A가 청구항 1의 결정다형체와 동일한 것인지도 불분명한데다가, 이를 에틸아세테이트로부터 수득한 Form B와 임의로 비교한 데이터에 불과하므로, 이러한 추가 실험결과만으로 청구항 1의 현저한 효과가 입증되었다고 할 수도 없어, 청구항 1의 구성요소 2, 3과 선행발명 사이에 존재하는 차이점은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 도출할 수 있는 것에 불과하다고 보아야 한다.
특허법원 2013. 4. 25. 선고 2012허10761 판결 [거절결정(특)] - 확정
동일한 화합물이 여러 결정 형태를 가질 수 있고 그 결정 형태에 따라서 용해도, 안정성 등의 약제학적 특성이 다를 수 있음은 의약화합물 기술분야에서 널리 알려져 있어 의약화합물의 제제설계를 위하여 그 결정다형의 존재를 검토하는 것은 통상 행해지는 일이고, 따라서 의약화합물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 결정 형태만을 달리하는 특정 결정형의 화합물을 특허청구범위로 하는 이른바 ‘결정형 발명’은, 특별한 사정이 없는 한 선행발명에 공지된 화합물이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 그 진보성이 부정되지 않고, 이때 결정형 발명의 상세한 설명에는 선행발명과의 비교실험자료까지는 아니라고 하더라도 위와 같은 효과가 있음이 명확히 기재되어 있어야만 진보성 판단에 고려될 수 있으며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인 또는 특허권자가 신뢰할 수 있는 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하여야 하는바, 이 사건 제4항 발명의 5-히드록시-1-메틸히단토인 Ⅱ형 결정은 비교대상발명 1의 5-히드록시-1-메틸히단토인 결정과는 상이한 결정형이라고 인정되지만 비교대상발명 1에서 채택하고 있는 재결정 용매를 물로 치환하거나 물을 사용하는 재결정 조작을 부가하여 추가로 정제하는 것이 통상의 기술자에게 곤란성이 있다고 보이지 아니하므로, 이 사건 제4항 발명의 5-히드록시-1-메틸히단토인 Ⅱ형 결정은 통상의 기술자가 비교대상발명 1의 5-히드록시-1-메틸히단토인 결정으로부터 용이하게 도출할 수 있다고 할 것이고, 또한 이 사건 제4항 발명의 5-히드록시-1-메틸히단토인 Ⅱ형 결정이 비교대상발명 1의 5-히드록시-1-메틸히단토인 결정에 비해 원고 주장과 같은 현저한 효과를 가진다고 보기 어렵고, 그 외에 달리 현저한 효과를 인정할 증거도 없어, 이 사건 제4항 발명은 기술분야가 동일한 비교대상발명 1과 대비할 때 그 구성의 곤란성과 효과의 현저성을 인정하기 어려우므로, 결국 통상의 기술자가 비교대상발명 1에 의하여 용이하게 발명할 수 있다 할 것이어서, 그 진보성이 부정된다.
특허법원 2013. 4. 25. 선고 2012허7635 판결 [거절결정(특)] - 확정
동일한 화합물이 여러 결정 형태를 가질 수 있고 그 결정 형태에 따라서 용해도, 안정성 등의 약제학적 특성이 다를 수 있음은 의약화합물 기술분야에서 널리 알려져 있어 의약화합물의 제제설계를 위하여 그 결정다형의 존재를 검토하는 것은 통상 행해지는 일이므로, 의약화합물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 결정 형태만을 달리하는 특정 결정형의 화합물을 특허청구범위로 하는 이른바 ‘결정형 발명’은, 특별한 사정이 없는 한 선행발명에 공지된 화합물이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 그 진보성이 부정되지 않고, 이때 결정형 발명의 상세한 설명에는 선행발명과의 비교실험자료까지는 아니라고 하더라도 위와 같은 효과가 있음이 명확히 기재되어 있어야만 진보성 판단에 고려될 수 있고, 이러한 법리는 이 사건 제1항 발명과 같은 ‘농약화합물’의 경우에도 마찬가지로 적용된다고 할 것인바, 이 사건 제1항 발명인 화학식 A 화합물의 결정형 II가 새로운 결정형이고, 비교대상발명으로 공지된 화학식 A 화합물의 결정형 I보다 열역학적으로 안정되었다는 점에 관하여 보건대, 결정다형에서 특정 결정형이 다른 결정형과 대비하여 용해도, 열역학적 안정성 등 약제학적 특성의 차이가 있을 수 있음은 이 사건 제1항 발명의 우선권 주장일 당시 당해 기술분야에서 이미 널리 알려져 있어 화합물의 제제설계를 위하여 그 결정다형의 존재를 검토하는 것은 통상 행해지는 일이므로, 새로운 결정형을 발명하였다는 점 자체나 열역학적으로 더 안정하다는 점만으로는 화학식 A 화합물의 결정형 II가 질적으로 상이한 효과 또는 양적으로 현저한 효과가 있다고 볼 수 없어, 결국 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명과 대비하여 기술분야가 공통되고, 목적의 특이성도 없으며, 구성은 비교대상발명의 대응구성으로부터 용이하게 도출할 수 있어 구성의 곤란성이 없고, 효과 역시 비교대상발명과 대비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 차이가 있다고 보기 어려우므로, 그 진보성이 부정된다.
대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3554 판결 [거절결정(특)]
동일한 화합물이 여러 결정 형태를 가질 수 있고 그 결정 형태에 따라서 용해도, 안정성 등의 약제학적 특성이 다를 수 있음은 의약화합물 기술분야에서 널리 알려져 있어 의약화합물의 제제설계를 위하여 그 결정다형의 존재를 검토하는 것은 통상 행해지는 일이고, 따라서 의약화합물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 결정 형태만을 달리하는 특정 결정형의 화합물을 특허청구범위로 하는 이른바 ‘결정형 발명’은, 특별한 사정이 없는 한 선행발명에 공지된 화합물이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 그 진보성이 부정되지 않고, 이때 결정형 발명의 상세한 설명에는 선행발명과의 비교실험자료까지는 아니라고 하더라도 위와 같은 효과가 있음이 명확히 기재되어 있어야만 진보성 판단에 고려될 수 있으며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인 또는 특허권자가 신뢰할 수 있는 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하여야 하는바, 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제3항의 이반드로네이트 나트륨 결정형은 원심 판시 비교대상발명에 개시된 동일한 화학 구조의 화합물인 이반드로네이트 나트륨염의 특정 결정형을 특허청구범위로 하는 결정형 발명임을 알 수 있는데, 이 사건 출원발명의 명세서에는 결정형 QQ형의 안정성 및 입도 분포에 관한 효과와 관련하여, ‘결정형 QQ형은 예컨대 3일간 40℃에서 100% 상대습도 하에 저장되었을 경우 5%를 초과하여 다른 다형태로 변형되지 않는다. 또한 QQ형은 100μ 이하, 바람직하게는 60μ 이하의 입도 분포를 갖는다’고만 기재되어 있고, 원고가 제출한 실험자료인 갑 제13호증에도 비교대상발명의 화합물 등과의 비교실험결과는 없이 결정형 QQ형에 대한 안정성 실험결과만 나타나 있을 뿐이어서, 결정형 QQ형의 위 각 효과가 비교대상발명의 화합물이나 그 통상의 결정형에 비하여 어느 정도 향상되는지 전혀 알 수가 없을 뿐만 아니라, 기록에 의하더라도 결정형 QQ형의 안정성 및 입도 분포 향상에 의하여 비교대상발명의 화합물 등에서와는 달리 달성되는 약제학적인 효과가 무엇인지도 알기 어려우므로, 따라서 결정형 QQ형은 비교대상발명의 화합물에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 갖는다고 할 수 없으므로, 이 사건 제3항 발명의 진보성이 부정된다.
대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2872 판결 [등록무효(특)]
동일한 화합물이 여러 결정 형태를 가질 수 있고 그 결정 형태에 따라서 용해도, 안정성 등의 약제학적 특성이 다를 수 있음은 의약화합물 기술분야에서 널리 알려져 있어 의약화합물의 제제설계를 위하여 그 결정다형의 존재를 검토하는 것은 통상 행해지는 일이므로, 의약화합물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 결정 형태만을 달리하는 특정 결정형의 화합물을 특허청구범위로 하는 이른바 ‘결정형 발명’은, 특별한 사정이 없는 한 선행발명에 공지된 화합물이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 그 진보성이 부정되지 않고, 이때 결정형 발명의 상세한 설명에는 선행발명과의 비교실험자료까지는 아니라고 하더라도 위와 같은 효과가 있음이 명확히 기재되어 있어야만 진보성 판단에 고려될 수 있으며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인 또는 특허권자가 신뢰할 수 있는 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하여야 하는바, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제24항의 레르카니디핀 염산염 결정형(I)은 원심 판시 비교대상발명 1, 2에 개시된 동일한 화학 구조의 화합물인 레르카니디핀 염산염 결정과 그 결정 형태만을 달리하는 결정형 발명임을 알 수 있는데, 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에는 비교대상발명 1, 2와의 비교실험자료까지는 아니나 결정형(I)의 생체이용률, 용해도, 뱃치(batch) 간 변이감소에 관한 효과가 명확히 기재되어 있으므로, 이들 효과를 비교대상발명 1, 2의 화합물과 비교하여 이 사건 제24항 발명의 진보성 여부를 살펴보면, 이 사건 특허발명의 명세서 실시례 19b에는 결정형(I)의 라세미체의 혈중농도를 측정하여 얻은 것으로 보이는 생체이용률 값이 기재되어 있고, 갑 제51호증에는 종래의 레르카니디핀 염산염의 S-이성질체만의 혈중농도를 측정하여 얻은 생체이용률 값이 기재되어 있는데, 생체이용률 값은 실험대상자의 신체조건, 최종측정시간, 활성성분의 입자크기, 투여제제의 조성, 제형 등에 따라 달라지는 것이므로 그 실험데이터를 정량적으로 비교하기 위해서는 이와 같은 측정조건들 모두가 서로 동일하다는 것이 전제되어야 하나,기록에 의하더라도 위 각 생체이용률 값의 측정조건이 동일한지 전혀 알 수 없으므로 이들 값의 대비에 의해서 결정형(I)의 생체이용률이 비교대상발명 1, 2보다 우수하다고 할 수 없고, 갑 제40호증에는 결정형(I)의 용해도가 186~188℃ 범위의 모세관 융점을 가지는 종래의 레르카니디핀 염산염 결정(21331/25 C2a)의 용해도에 비하여 약 5배 높다는 실험결과가 기재되어 있으나, 기록에 의하더라도 위 레르카니디핀 염산염 결정(21331/25 C2a)이 비교대상발명 1, 2와 같이 무수물인지 여부를 확인할 수 없어 이를 비교대상발명 1, 2의 정확한 재현물이라고 보기 어려우므로 위 실험결과에 의해 결정형(I)의 용해도가 비교대상발명 1, 2보다 우수하다고 할 수 없을 뿐만 아니라 결정형의 변화로 인하여 5~10배의 용해도 차이를 나타낼 수 있다는 것은 이 사건 특허발명의 출원 당시 당해 기술분야에서 이미 알려진 사실이었고, 기록에 의하더라도 결정형(I)에서 5배의 용해도 상승으로 인하여 달성되는 구체적인 약제학적 효과가 무엇인지 알기도 어려우므로, 단순히 용해도가 5배 상승했다는 것만으로 바로 결정형(I)이 현저한 효과를 갖는다고 할 수는 없으며, 뱃치 간 변이감소는, 혼합결정과 달리 단결정에서는 결정형 간의 혼합비 차이로 인한 변이가 나타날 수 없기 때문에 당연히 얻게 되는 효과일 뿐 결정형(I) 자체의 고유한 물성에서 나오는 효과가 아니므로, 결국 결정형(I)은 비교대상발명 1, 2의 화합물에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 갖는다고 할 수 없으므로, 이 사건 제24항 발명의 진보성이 부정된다.
대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결 [등록무효(특)]
동일한 화합물이 여러 결정 형태를 가질 수 있고 그 결정 형태에 따라서 용해도, 안정성 등의 약제학적 특성이 다를 수 있음은 의약화합물 기술분야에서 널리 알려져 있어 의약화합물의 제제설계를 위하여 그 결정다형의 존재를 검토하는 것은 통상 행해지는 일이므로, 의약화합물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 결정 형태만을 달리하는 특정 결정형의 화합물을 특허청구범위로 하는 이른바 ‘결정형 발명’은, 특별한 사정이 없는 한 선행발명에 공지된 화합물이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 그 진보성이 부정되지 않고, 이때 결정형 발명의 상세한 설명에는 선행발명과의 비교실험자료까지는 아니라고 하더라도 위와 같은 효과가 있음이 명확히 기재되어 있어야만 진보성 판단에 고려될 수 있으며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인 또는 특허권자가 신뢰할 수 있는 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하여야 하는바, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제24항은 원심 판시 비교대상발명 1, 2에 개시된 동일한 화학 구조의 화합물인 레르카니디핀 염산염 결정과 그 결정 형태만을 달리하는 결정형 발명임을 알 수 있는데, 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에는 비교대상발명 1, 2와의 비교실험자료까지는 아니나 결정형(I)의 생체이용률, 용해도, 뱃치(batch) 간 변이감소에 관한 효과가 명확히 기재되어 있으므로, 이들 효과를 비교대상발명 1, 2의 화합물과 비교하여 이 사건 제24항 발명의 진보성 여부를 살펴보면, 이 사건 특허발명의 명세서 실시예 19b에는 결정형(I)의 라세미체의 혈중농도를 측정하여 얻은 것으로 보이는 생체이용률 값이 기재되어 있고, 갑 제52호증에는 종래의 레르카니디핀 염산염의 S-이성질체만의 혈중농도를 측정하여 얻은 생체이용률 값이 기재되어 있는데, 생체이용률 값은 실험대상자의 신체조건, 최종측정시간, 활성성분의 입자 크기, 투여제제의 조성, 제형 등에 따라 달라지는 것이므로 그 실험데이터를 정량적으로 비교하기 위해서는 이와 같은 측정조건들 모두가 서로 동일하다는 것이 전제되어야 하나, 기록에 의하더라도 위 각 생체이용률 값의 측정조건이 동일한지 전혀 알 수 없으므로 이들 값의 대비에 의해서 결정형(I)의 생체이용률이 비교대상발명 1, 2보다 우수하다고 할 수 없고, 갑 제40호증에는 결정형(I)의 용해도가 186~188℃ 범위의 모세관 융점을 가지는 종래의 레르카니디핀 염산염 결정(21331/25 C2a)의 용해도에 비하여 약 5배 높다는 실험결과가 기재되어 있으나, 기록에 의하더라도 위 레르카니디핀 염산염 결정(21331/25 C2a)이 비교대상발명 1, 2와 같이 무수물인지 여부를 확인할 수 없어 이를 비교대상발명 1, 2의 정확한 재현물이라고 보기 어려우므로 위 실험결과에 의해 결정형(I)의 용해도가 비교대상발명 1, 2보다 우수하다고 할 수 없을 뿐만 아니라, 결정형의 변화로 인하여 5~10배의 용해도 차이를 나타낼 수 있다는 것은 이 사건 특허발명의 출원 당시 당해 기술분야에서 이미 알려진 사실이었고, 기록에 의하더라도 결정형(I)에서 5배의 용해도 상승으로 인하여 달성되는 구체적인 약제학적 효과가 무엇인지 알기도 어려우므로, 단순히 용해도가 5배 상승했다는 것만으로 바로 결정형(I)이 현저한 효과를 갖는다고 할 수는 없으며, 뱃치 간 변이감소는, 혼합결정과 달리 단결정에서는 결정형 간의 혼합비 차이로 인한 변이가 나타날 수 없기 때문에 당연히 얻게 되는 효과일 뿐 결정형(I) 자체의 고유한 물성에서 나오는 효과가 아니므로, 결국 결정형(I)은 비교대상발명 1, 2의 화합물에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 갖는다고 할 수 없으므로, 이 사건 제24항 발명의 진보성이 부정된다.