대법원 2020. 1. 30. 선고 2018도14446 판결 [상표법위반]
상표권자 또는 그의 동의를 얻은 자가 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 해당 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 해당 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않으며, 한편 지정상품, 존속기간, 지역 등 통상사용권의 범위는 통상사용권계약에 따라 부여되는 것이므로 이를 넘는 통상사용권자의 상표 사용행위는 상표권자의 동의를 받지 않은 것으로 볼 수 있지만, 통상사용권자가 계약상 부수적인 조건을 위반하여 상품을 양도한 경우까지 일률적으로 상표권자의 동의를 받지 않은 양도행위로서 권리소진의 원칙이 배제된다고 볼 수는 없고, 계약의 구체적인 내용, 상표의 주된 기능인 상표의 상품출처표시 및 품질보증 기능의 훼손 여부, 상표권자가 상품 판매로 보상을 받았음에도 추가적인 유통을 금지할 이익과 상품을 구입한 수요자 보호의 필요성 등을 종합하여 상표권의 소진 여부 및 상표권이 침해되었는지 여부를 판단하여야 하는바, 피고인이 판매한 시계는 상표권자인 피해자 회사의 허락을 받아 공소외 2 회사가 적법하게 상표를 부착하여 생산한 소위 진정상품으로서, 판매장소 제한약정을 위반하여 피고인의 인터넷 쇼핑몰에서 상품을 유통시킨 것만으로는 상표의 출처표시 기능이나 품질보증 기능이 침해되었다고 보기 어렵고, 또한 상표권사용계약상 공소외 2 회사에게 시계 상품에 대한 제조·판매 권한이 부여되어 있고, 판매를 전면 금지한 재래시장과는 달리 할인매장과 인터넷 쇼핑몰에서의 판매는 상표권자의 동의하에 가능하여 유통이 원천적으로 금지되지도 않았으며, 실제로 재고품 처리를 위한 협약서에는 피해자 회사의 직영 몰, 백화점 쇼핑몰 등 일부 인터넷 쇼핑몰에서의 판매가 허용되기도 하였으며, 이 사건에서 피고인의 인터넷 쇼핑몰이 판매가 허용된 다른 인터넷 쇼핑몰과 근본적인 차이가 있다고 보이지 않고, 인터넷 쇼핑몰에서 판매된다는 것만으로 바로 피해자 회사 상표의 명성이나 그동안 피해자 회사가 구축한 상표권에 대한 이미지가 손상된다고 보기도 어려우며, 피해자 회사는 상표권사용계약에 따라 공소외 2 회사로부터 상표권 사용료를 지급받기로 하였고, 공소외 2 회사는 피고인으로부터 대가를 받고 상품을 공급한 것이므로, 상품이 판매됨으로써 상표권자에게 금전적 보상이 이루어졌다고 볼 수 있어, 이 사건에서 상표권자가 추가적인 유통을 금지할 이익이 크다고 보기는 어려운 반면, 거래를 통해 상품을 구입한 수요자 보호의 필요성은 인정되므로, 결국 공소외 2 회사가 피고인에게 상품을 공급함으로써 해당 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 해당 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다.
대법원 2019. 1. 31. 선고 2017다289903 판결 [손해배상(지)]
특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있는데, ‘물건의 발명’에 대한 특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 우리나라에서 그 특허발명이 구현된 물건을 적법하게 양도하면, 양도된 당해 물건에 대해서는 특허권이 이미 목적을 달성하여 소진되므로, 양수인이나 전득자가 그 물건을 사용, 양도하는 등의 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치지 않으며, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 그 특허방법에 의하여 생산한 물건을 적법하게 양도한 경우에도 마찬가지이고, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’을 포함한 ‘방법의 발명’에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 그 특허방법의 사용에 쓰이는 물건을 적법하게 양도한 경우로서 그 물건이 방법발명을 실질적으로 구현한 것이라면, 방법발명의 특허권은 이미 목적을 달성하여 소진되었으므로, 양수인 등이 그 물건을 이용하여 방법발명을 실시하는 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치지 않으며, 방법발명도 그러한 방법을 실시할 수 있는 장치를 통하여 물건에 특허발명을 실질적으로 구현하는 것이 가능한데, 방법발명이 실질적으로 구현된 물건을 특허권자 등으로부터 적법하게 양수한 양수인 등이 그 물건을 이용하여 방법발명을 실시할 때마다 특허권자 등의 허락을 받아야 한다면, 그 물건의 자유로운 유통 및 거래안전을 저해할 수 있고, 특허권자는 특허법 제127조 제2호에 의하여 방법발명의 실시에만 사용되는 물건을 양도할 권리를 사실상 독점하고 있는 이상 양수인 등이 그 물건으로 방법발명을 사용할 것을 예상하여 그 물건의 양도가액 또는 실시권자에 대한 실시료를 결정할 수 있으므로, 특허발명의 실시 대가를 확보할 수 있는 기회도 주어져 있으며, 또한 물건발명과 방법발명은 실질적으로 동일한 발명일 경우가 적지 않고, 그러한 경우 특허권자는 필요에 따라 특허청구항을 물건발명 또는 방법발명으로 작성할 수 있으므로, 방법발명을 특허권 소진 대상에서 제외할 합리적인 이유가 없고, 오히려 방법발명을 일률적으로 특허권 소진 대상에서 제외한다면 특허권자는 특허청구항에 방법발명을 삽입함으로써 특허권 소진을 손쉽게 회피할 수 있게 되며, 어떤 물건이 방법발명을 실질적으로 구현한 것인지 여부는 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도가 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도는 없는지 여부, 그 물건에 방법발명의 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소가 모두 포함되었는지 여부, 그 물건을 통해서 이루어지는 공정이 방법발명의 전체 공정에서 차지하는 비중 등 위의 각 요소들을 종합적으로 고려하여 사안에 따라 구체적·개별적으로 판단하여야 하고, 사회통념상 인정되는 물건의 본래 용도가 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도는 없다고 하기 위해서는, 그 물건에 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 또는 실용적인 다른 용도가 없어야 하고, 이와 달리 단순히 특허방법 이외의 다른 방법에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 그 용도는 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도라고 보기 어려운바, 이 사건 각 용접기의 본래 용도는 이 사건 특허발명을 실시하는 것뿐이고, 이 사건 각 용접기에 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 또는 실용적인 다른 용도가 존재한다고 보기 어려우며, 이 사건 각 용접기를 통해서 이루어지는 용접 공정은 이 사건 특허발명의 전체 공정에 걸쳐 있고, 이 사건 각 용접기의 프로브와 프로브 핀이 이 사건 특허발명에서 한정한 형상 및 기울기를 모두 구비하고 있으며, 이 사건 각 용접기가 이 사건 특허발명에 의하여 달성되는 작용효과를 나타내므로, 이 사건 각 용접기는 이 사건 특허발명의 특유한 해결수단이 기초한 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소를 모두 포함한 것으로 볼 수 있고, 원고는 원고 보조참가인과 사이에 이 사건 실시계약을 체결하면서 이 사건 특허발명을 실시하는 데 적합한 장비를 제조·판매할 권한을 참가인에게 명시적으로 부여하였으므로, 참가인이 피고 회사에 이 사건 각 용접기를 판매한 것은 특허권자인 원고의 허락하에 이루어진 적법한 양도에 해당하므로, 이 사건 각 용접기가 이 사건 특허발명을 실질적으로 구현한 물건에 해당하고, 피고 주식회사 티티에스가 적법하게 이 사건 각 용접기의 소유권을 취득하였으므로, 이 사건 각 용접기에 대해서는 이 사건 특허발명의 특허권이 소진된 것이다.
특허법원 2017. 11. 10. 선고 2017나1001 판결 [손해배상(지)] - 상고기각
물건의 발명(물건발명)에 대한 특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자(특허권자 등)가 우리나라에서 그 특허발명이 구현된 물건(물건발명 제품)을 적법하게 양도한 경우에 양도된 당해 물건발명 제품에 대해서는 특허권이 이미 목적을 달성하여 소진되었으므로 양수인이나 전득자(양수인 등)가 그 물건발명 제품을 사용, 양도 또는 대여하는 등의 행위 등에 대하여 특허권의 효력이 미치지 아니하는바, 물건의 양도에 의한 특허권의 소진을 인정하는 주된 근거는, 특허권자 등에 의하여 제조·판매되는 물건발명 제품을 적법하게 양수한 양수인 등으로서는 그 물건발명 제품의 소유권을 적법하게 취득하였으므로 아무런 제한 없이 그 물건발명 제품을 사용할 수 있을 것으로 기대하는 것이 당연하고, 또한 그 물건발명 제품이 전전유통될 때 양도 시마다 특허권자나 전용실시권자의 허락을 받아야 한다면 그 물건발명 제품의 자유로운 유통 및 거래안전을 저해하는 문제가 있으며, 특허권자 등으로서는 그 물건발명 제품을 처음 양도할 때 특허발명의 대가를 확보할 수 있는 기회가 주어지면 족하고, 이들에게 이중의 이득 기회를 줄 필요가 없다는 데 있는데, 이는 방법의 발명(방법발명)을 실질적으로 구현한 물건(방법발명 제품)의 경우에도 마찬가지이고, 따라서 방법발명 제품의 경우에도 특허권자 등에 의하여 제조·판매되는 방법발명 제품을 적법하게 양수한 양수인 등으로서는 그 방법발명 제품의 소유권을 적법하게 취득하였으므로 아무런 제한 없이 그 방법발명 제품을 사용할 수 있을 것으로 기대하는 것이 당연하고, 또한 그 방법발명 제품이 전전유통될 때 양도 시마다 특허권자나 전용실시권자의 허락을 받아야 한다면 그 방법발명 제품의 자유로운 유통 및 거래안전을 저해하는 불합리한 결과를 초래하고, 나아가 특허권자나 전용실시권자는 특허법 제127조 제2호의 규정에 의하여 방법발명의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도할 권리를 사실상 독점하고 있어 방법발명 제품의 사용에 따른 특허발명의 실시료를 반영하여 방법발명 제품의 양도가격을 결정하거나 방법발명 제품의 생산·판매를 허락받은 사람으로부터 양수인 등의 특허발명 실시료 상당액을 라이선스의 대가로 징수하는 등의 방법으로 양수인 등의 방법발명 제품 사용 등에 대한 특허발명의 대가를 확보할 수 있으므로, 방법발명 제품의 최초 양도 이후의 사용 내지 재양도 등에 대하여 다시 특허발명의 대가를 확보할 기회를 부여할 필요성도 없고, 또한 방법발명도 그러한 방법이나 공정을 실시할 수 있는 장치 내지 설비를 통하여 물건발명과 마찬가지로 물건에 특허발명을 실질적으로 구현할 수 있을 뿐만 아니라, 경우에 따라서는 물건발명과 방법발명은 발명의 카테고리만 달리할 뿐 실질적으로 동일한 발명일 수 있고, 이러한 경우 특허권자는 필요에 따라 특허청구항을 물건발명으로 작성하거나 방법발명으로 작성하거나 또는 양자 모두로 작성할 수 있으므로, 방법발명의 특허를 특허권 소진 대상에서 제외할 합리적 이유가 없으며, 오히려 방법발명에 대하여 특허권 소진을 부정할 경우 특허권자는 특허청구항에 방법발명을 삽입함으로써 특허권 소진을 회피할 수 있게 되는 문제가 있어, 이처럼 물건의 양도에 의한 특허권 소진의 인정 여부는 그 물건이 특허발명을 실질적으로 구현한 것인지 및 양도가 특허권자 등 권한 있는 사람에 의하여 적법하게 이루어졌는지에 따라 좌우되는 것이고 특허발명이 물건발명인지 방법발명인지와는 무관하므로, 특별한 사정이 없는 한 방법발명 제품의 경우에도 특허권자 등에 의하여 적법하게 양도되는 때에는 특허권이 소진되어 이후 그 제품의 사용에 대해서는 특허권의 효력이 미치지 아니한다고 봄이 타당하고, 이때 방법발명 제품이 방법발명을 실질적으로 구현한 것인지는 사회통념상 인정되는 그 제품의 본래 용도가 그 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도가 없는지 여부, 그 제품에 그 방법발명의 특유한 해결수단이 기초한 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소가 모두 포함되었는지 여부, 그 제품을 통해서 이루어지는 공정이 방법발명의 전체 공정에서 실질적으로 차지하는 비중 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 하며, 한편 어떤 용도가 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도인지는 그 용도가 경제적, 상업적 또는 실용적인지 여부 및 그 물건의 구성에 별다른 변경 없이 적용될 수 있는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 하므로, 따라서 물건의 어떤 용도가 이론적, 실험적 또는 일시적 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 그 용도는 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도라고 보기 어려운바, 이 사건 각 용접기에 대하여 이 사건 특허권의 소진이 인정되는지 여부에 대하여 살피건대, 이 사건 각 용접기에서는 이 사건 제1항 발명의 각 구성요소인 각 공정 단계를 그 시계열적 순서에 따라 모두 거치면서 마찰교반용접이 이루어지고, 또한 이 사건 제2항 발명에서 한정한 바와 같이 프로브의 바닥부가 용접표면의 법선으로부터 약 3° 정도 기울어져 있고, 이 사건 제7항 발명에서 한정한 바와 같이 프로브의 바닥부가 오목하게 형성되어 있으며, 이 사건 특허발명과 마찬가지로 프로브 핀의 외부 면에 축 방향으로 수직인 스크류 나사선이 형성되어 있고, 이로 인하여 이 사건 각 용접기는 이 사건 특허발명과 마찬가지로 부재 중 가소화된 부분이 용접 구역 내에서 수직 방향과 측 방향으로 흘러가고, 그에 따라 용접 구역을 가로질러 상이한 레벨들 사이에 금속을 변형시킴으로써 매끄러운 용접 표면을 가지면서도 빈틈없는 용접을 제공하는 작용효과를 나타내므로, 이처럼 이 사건 각 용접기에서 이루어지는 용접 공정이 이 사건 특허발명의 각 공정 단계를 시계열적으로 모두 포함할 뿐만 아니라 이 사건 각 용접기의 프로브와 프로브 핀이 이 사건 특허발명에서 한정한 형상 및 기울기를 모두 구비하고 있으며, 이 사건 각 용접기가 이 사건 특허발명에 의하여 달성되는 작용효과를 나타내므로, 이 사건 각 용접기는 이 사건 특허발명의 특유한 해결수단이 기초한 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소를 모두 포함한 것으로 보아야 하고, 비록 용접 대상인 부재의 재질에 따라 프로브 내지 프로브 핀의 재질과 크기가 달라져야 하므로 부재에 따라 다른 재질, 다른 크기의 프로브를 교체하여 사용할 가능성이 있다고 하더라도, 그러한 프로브와 프로브 핀이 모두 이 사건 특허발명에서 한정한 형상 및 기울기를 모두 구비하여야 하는 이상 달리 볼 것은 아니며, 거래사회 통념상 인정되는 이 사건 각 용접기의 본래 용도가 이 사건 특허발명을 실시하는 것뿐이고 다른 용도는 없는지 여부에 대하여 살피건대, 원고는, 이 사건 각 용접기가 ① 일반적 마찰교반용접용 프로브를 사용하여 마찰교반 점용접 및 마찰교반 표면개질이 가능하고, ② 변형된 프로브를 사용하여 표면마찰교반용접이 가능하며, ③ 프로브 대신 프로브와 같은 크기의 소모성 툴을 적용하여 Friction Cladding, Friction Stir Deposition, Friction Stir Channelling, Friction Stir Locking 등이 가능하고, ④ 일반 기계가공용 공구를 사용하여 일반적인 기계가공 작업이 가능하므로, 이 사건 각 용접기는 이 사건 특허발명의 실시를 위한 전용품이 아니라고 주장하므로 살펴보면, 원고의 위 주장 중 ②, ③, ④는 이 사건 각 용접기에서 프로브를 다른 공구로 교체할 수 있음을 전제로 한 것이나, 원고가 주장하는 위 ②, ③, ④의 용도는 이 사건 각 용접기의 구성, 특히 헤드부와 제어부의 구성을 변경하지 아니하고는 적용하기 어려울 것으로 보이므로, 이는 이론적, 실험적 용도에 불과할 뿐 경제적, 상업적 또는 실용적인 용도라고 보기는 어려우며, 이러한 점을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 원고가 주장하는 위 ②, ③, ④의 용도는 사회통념상 인정되는 이 사건 각 용접기의 본래 용도에 해당한다고 볼 수 없으며, 원고의 위 주장 중 ①과 관련하여 원고는 갑 제51호증 등을 근거로 이 사건 각 용접기가 백킹 플레이트 제작과 관련하여 마찰교반 점용접이 가능하다고 주장하나, 마찰교반 점용접은 용접하려는 부재를 상하로 놓고 회전하는 프로브가 수직으로 이동하여 상하로 놓인 부재를 겹쳐서 접합하는 것인 반면, 마찰교반용접은 수평으로 인접한 두 부재를 용접하는 것이고, 이를 수행하기 위하여 이 사건 각 용접기는 프로브가 일정한 경사각을 가지며 제어부에 그에 대한 보상 프로그램이 존재하고, 따라서 이 사건 각 용접기로 마찰교반 점용접을 수행하기 위해서는 프로브의 경사각을 수직으로 변경하여야 하며, 틸팅 보상 프로그램의 제어 조건을 변경하는 과정이 필요하므로, 수평 부재 접합에 특화된 이 사건 각 용접기가 그러한 과정을 거쳐 수직으로 인접한 부재를 접합하는 데 사용될 수 있다고 하더라도 이는 이론적, 실험적 또는 일시적으로 적용가능성이 있는 것에 불과하고, 경제적, 상업적 또는 실용적 용도라고 보기는 어려우므로, 마찰교반 점용접이 이 사건 각 용접기의 본래 용도에 해당한다고 볼 수는 없으며, 원고의 위 주장 중 ①과 관련하여 원고는 갑 제40, 41호증을 근거로 이 사건 각 용접기로 마찰교반 표면개질이 가능하다고 주장하나, 이 사건 각 용접기는 프로브 핀의 외부 면에 스크류 나사선이 형성된 반면, 갑 제40, 41호증의 기재에 의하면 마찰교반 표면개질에 사용되는 장비의 프로브 핀은 그 형상이 바닥부 중앙에 작은 반구가 볼록하게 형성된 원기둥 형상이거나 원뿔 형상으로서 이 사건 각 용접기의 프로브 핀과 형상이 다르므로, 이 사건 각 용접기를 마찰교반 표면개질에 사용할 수 있더라도 프로브를 위와 같은 형상의 것으로 교체하여야 하고, 이처럼 프로브를 교체하여야 하는 경우에 위에서 본 바와 같은 문제점이 있으므로, 마찰교반 표면개질이 사회통념상 인정되는 이 사건 각 용접기의 용도에 해당한다고 보기는 어려우며, 참가인이 이 사건 각 용접기의 제조·판매에 대해서 원고로부터 허락을 받았는지 여부에 대하여 살피건대, 이 사건 실시계약의 제2.1항에서 “원고는 참가인에게 실시지역 내에 위치한 각각의 실시장소에서 이 사건 특허발명을 사용하고, 이 사건 특허발명 실시장비를 제조, 시연, 판매할 수 있는 이 사건 특허발명의 비독점적 실시권을 허락한다.”라고 규정한 점에 비추어, 원고는 이 사건 특허발명 실시장비를 제조, 판매할 권한을 참가인에게 명시적으로 부여하였음이 인정되므로, 참가인이 피고 회사에 이 사건 각 용접기를 판매한 것은 이 사건 특허권자인 원고의 허락하에 이루어진 적법한 양도에 해당하는데, 이에 대하여 원고는, 이 사건 실시계약에서 참가인의 실시장소를 한정하였고, 참가인은 원고로부터 비독점적 실시권을 허락받았을 뿐이어서 다른 사람에게 재실시권을 허락할 권한도 없으며, ‘이 사건 특허발명 실시장비’를 구매한 사람으로부터 실시료를 받기 위하여 참가인에게 마찰교반용접기 판매대수와 구매자의 신원을 보고하도록 한 점 및 참가인이 피고 회사에 제출한 이 사건 제2용접기의 견적서에 ‘마찰교반용접기 제품의 원고 특허관련 사항은 제외된다’고 명시된 점 등을 근거로 원고는 참가인이 ‘이 사건 특허발명 실시장비’를 생산·판매하는 데 일정한 제한이나 조건을 부과하였다는 취지로 주장하나, 이 사건 실시계약의 제2.1항은 원고가 참가인에게 ‘이 사건 특허발명 실시장비’를 제조·판매할 수 있는 이 사건 특허권의 비독점적 실시권을 허락한다고만 하였을 뿐 참가인이 그러한 장비를 제조·판매하는 것 자체에 대해서는 아무런 조건을 부가하지 아니하였고, 더욱이 이 사건 실시계약의 제2.1항은 원고가 참가인에게 이 사건 특허발명을 스스로 실시할 수 있는 지역 및 장소를 한정하고, ‘이 사건 특허발명 실시장비’를 제작, 시연, 판매할 수 있는 권한을 부여한다는 취지에 불과하고, 제2.3항은 참가인이 다른 사람에게 재실시권을 허락할 권한이 없다는 것을 명시한 것뿐이며, 제4.2항 역시 참가인에 대하여 마찰교반용접기 판매대수와 구매자의 신원을 보고할 의무를 부과한 것에 불과하므로, 이러한 계약조항을 근거로 원고가 참가인에게 ‘이 사건 특허발명 실시장비’를 제조·판매하는 것 자체에 대하여 일정한 제한이나 조건을 부과하였다고 볼 수도 없고, 또한 특허권의 소진은 특허발명이 실질적으로 구현된 물건이 적법하게 양도됨에 따라 발생하는 것이므로, 설령 원고의 주장과 같이 원고가 참가인에게 이 사건 특허발명 실시장비의 구매자가 원고로부터 이 사건 특허발명의 실시를 허락받을 것을 조건으로 부과하였다고 보더라도, 위에서 본 바와 같이 원고가 참가인에게 ‘이 사건 특허발명 실시장비’의 제작·판매 행위 자체에 대하여 별다른 제한이나 조건을 부과하지 아니한 이상, 참가인이 이 사건 특허발명 실시장비의 구매자에게 원고로부터 이 사건 특허발명의 실시를 허락받도록 조치하지 아니한 채 이 사건 특허발명 실시장비를 양도한 경우에 참가인이 원고에 대하여 계약상 책임을 부담하는 것은 별론으로 하고 이 사건 특허권은 소진되며, 한편 원고는, 이 사건 특허발명에 대한 원고의 라이선스 정책은 연간 사용료를 실시장소별로 부과하는 풀 라이선스가 원칙이고, 학교에서 학문적 연구를 위하여 실시하는 경우에 적용되는 아카데미 라이선스, 생산은 하지 않고 연구개발을 위해서만 실시하는 경우에 적용되는 R＆D License 및 용접장비의 설계·제작이나 판매를 위한 시연을 위해서만 실시하는 경우에 적용되는 기계제작자 라이선스가 있는데, 이 사건 실시계약은 기계제작자 라이선스 계약이었던 2006년도 실시계약을 풀 라이선스 계약으로 변경한 것이므로, 이 사건 실시계약은 원고가 참가인에게 이 사건 특허발명 실시장비를 제조, 시연, 판매할 목적으로 이 사건 특허발명을 실시할 수 있는 비독점적 실시권을 부여한 것에 불과하고, 이 사건 특허발명 실시장비의 제조·판매 자체를 허락한 것은 아니라는 취지로 주장하고, 나아가 이러한 주장을 전제로 원고는 이 사건 실시계약상 실시료는 이 사건 특허발명 실시장비의 장래 구매자들이 이 사건 특허발명에 의한 마찰교반용접을 무한히 실시하는 데 대한 대가가 아니라 참가인이 스스로 이 사건 특허발명을 실시하는 데 대한 대가이므로, 이 사건 특허발명 실시장비의 구매자는 별도로 실시허락을 받아야 한다는 취지로 주장하나, 2006년도 실시계약의 제2.1항은 “원고가 참가인에게 이 사건 특허발명 실시장비를 생산, 시연, 판매할 목적으로 실시지역 내에서 이 사건 특허발명을 실시할 수 있는 비독점적 실시권을 부여한다.”라고 되어 있는데, 이에 의하더라도 이 사건 특허발명 실시장비의 생산이나 판매를 목적으로 이 사건 특허발명을 실시할 수 있다는 것이어서 원고가 이 사건 특허발명의 실시장비를 생산, 판매를 허락한 것으로 볼 여지도 있으므로 그 문언의 취지가 원고 주장과 같다고 단정하기 어렵고, 더욱이 이 사건 실시계약의 제2.1항은 2006년도 실시계약의 제2.1항과 달리 “원고가 참가인에게 실시지역 내의 모든 사이트에서 이 사건 특허발명을 실시하고, 이 사건 특허발명 실시장비를 생산, 시연, 판매할 수 있는 비독점적 실시권을 부여한다.”라고 하여 참가인에게 ‘이 사건 특허발명 실시장비’를 생산, 시연 및 판매할 권한을 부여한다는 점을 분명히 하였으며, 또한 이 사건 실시계약의 서문에 ‘임가공 업무를 추가하기 위하여 2006년도 계약을 대체한다’라고 기재된 점만으로는 이 사건 실시계약 제2.1항의 취지를 명시적 문언과 달리 원고 주장처럼 해석할 수 없고, 달리 이 사건 실시계약에 그와 같이 해석할 근거도 없어, 원고의 위 주장은 이 사건 실시계약의 명시적 문언에 반하는 것이어서 받아들일 수 없고, 나아가 특허권의 소진은 특허권과 소유권의 접촉을 해결하기 위한 것으로서 특허권자 등이 특허발명이 실질적으로 구현된 물건을 양도함으로써 발생하는 것이고, 특허권자나 전용실시권자가 구매자나 통상실시권자로부터 구매자가 그러한 물건을 사용함으로써 특허발명을 실시하는 데 대하여 적절한 대가를 받았는지 여부와는 직접 관련이 없으므로(특허발명이 실질적으로 구현된 물건을 적법하게 무상 양도한 경우에도 특허권의 소진은 발생한다), 이 사건의 경우, 참가인이 원고로부터 허락된 실시권의 범위에서 이 사건 각 용접기를 피고 회사에 양도하여 피고 회사가 이를 적법하게 취득한 이상, 원고 주장과 같이 원고가 참가인으로부터 이 사건 각 용접기의 사용에 따른 이 사건 특허발명의 실시료를 제대로 받지 못하였다고 하더라도 그러한 사정 때문에 이 사건 각 용접기에 대한 이 사건 특허권의 소진이 부정된다고 볼 수는 없어, 이상에서 본 바와 같이 이 사건 각 용접기가 이 사건 특허발명을 실질적으로 구현한 물건에 해당하고, 참가인이 이 사건 특허권자인 원고로부터 이 사건 각 용접기의 생산·판매에 대한 허락을 받고 피고 회사에 이를 판매하여 피고 회사가 적법하게 이 사건 각 용접기의 소유권을 취득하였으므로, 앞서 본 법리에 비추어 이 사건 각 용접기에 대해서는 이 사건 특허권이 소진되었다고 봄이 타당하며, 프로브 교체의 경우에도 특허권 소진이 인정되는지 여부에 대하여 살피건대, 방법발명 제품을 적법하게 양수한 양수인 등이 이를 수리하거나 소모품 내지 부품을 교체하는 경우에 그로 인하여 원래 제품과의 동일성을 해할 정도에 이르는 때에는 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지이므로 특허권을 침해하는 것으로 보아야 할 것이나, 그러한 수리 또는 소모품 내지 부품이 제품의 일부에 관한 것이어서 수리 또는 소모품 내지 부품의 교체 이후에도 원래 제품과의 동일성이 유지되고, 그 소모품 내지 부품 자체가 별도의 특허 대상이 아닌 한, 그러한 수리행위나 부품 교체행위는 방법발명 제품 사용의 일환으로 허용되는 수리에 해당하므로, 제3자가 업으로서 그러한 소모품 내지 부품을 생산·양도·대여 또는 수입하는 등의 경우에 특허법 제127조 제2항 소정의 간접침해가 성립하는지는 별론으로 하고, 특별한 사정이 없는 한 양수인 등의 그러한 수리행위나 부품 교체행위가 방법발명의 특허권을 직접 또는 간접적으로 침해한다고 볼 수는 없고, 이는 그러한 소모품 내지 부품이 그 특허발명의 실시에만 사용되는 것인 경우에도 마찬가지이며, 한편 수리행위 내지 부품 교체행위가 제품의 동일성을 해할 정도에 이르러 생산행위에 해당하는지 여부는 당해 제품의 객관적 성질, 이용형태 및 특허법의 규정 취지 등을 종합하여 판단하여야 하는바, 이 사건 각 용접기에서 프로브(프로브 핀을 포함)는 이 사건 각 용접기의 사용에 의하여 프로브 핀이 마모되므로 수시로 교체가 필요한 소모품인 사실, 프로브 핀은 용접 대상인 부재의 재질에 따라 크기나 강도가 달라져야 하므로 부재의 재질에 따라서도 교체가 필요한 부품인 사실, 이 사건 특허발명에 의한 마찰교반용접을 위하여 이 사건 각 용접기에 사용되는 프로브 내지 프로브 핀 자체가 이 사건 특허권 내지 원고의 다른 특허권의 대상이 아닌 사실, 참가인이 이 사건 각 용접기를 피고 회사에 인도할 당시 그에 사용되는 프로브도 함께 제공한 사실, 이 사건 제2용접기의 경우 용접기 전체 가격은 5억 3,000만 원인데 비하여 프로브 가격은 참가인의 공급가격에 의하더라도 개당 60만 원 정도이고, 피고 회사가 타 업체로부터 공급받은 가격에 의하면 개당 5만 원 정도에 불과한 사실, 앞서 본 바와 같이 이 사건 각 용접기는 받침부, 헤드부, 구동부, 제어부로 구성되며 프로브는 그중 헤드부의 일부를 구성하는 부품인 사실이 인정되므로, 이러한 인정 사실 및 앞서 본 바와 같이 이 사건 특허발명은 그 표면에 스크류 나사선 또는 핀의 중심부로부터 측 방향으로 수직하게 돌출된 2개 이상의 블레이드가 형성된 프로브 핀이 회전 운동을 하면서 서로를 향해 조립된 부재의 결합선의 표면을 따라 수직압력을 가하는 동시에 결합선을 따라 이동함으로써 부재를 용접하는 ‘방법’에 관한 발명이라는 점을 위 법리에 비추어 보면, 이 사건 각 용접기에서 프로브를 교체하더라도 그 교체 전후 이 사건 각 용접기는 동일성이 유지된다고 봄이 타당하며, 이러한 전제에서 보면, 이 사건 각 용접기에 대해서 이 사건 특허권이 소진되어 이 사건 특허권의 효력이 미치지 아니하는 이상, 피고 회사가 스스로 제작하거나 원고나 참가인이 아닌 제3자로부터 구매한 이 사건 각 용접기용 프로브로 교체하여 사용하더라도 그 교체행위는 이 사건 각 용접기의 사용의 일환으로서 허용되는 수리의 범주에 해당하여 여전히 이 사건 특허권 소진의 효력이 미치므로, 피고 회사의 이러한 프로브 교체행위가 이 사건 특허권을 직접 또는 간접적으로 침해한다고 볼 수는 없다.
대법원 2010. 12. 9. 선고 2010후289 판결 [권리범위확인(특)]
특허권의 적극적 권리범위 확인심판은 특허발명의 보호범위를 기초로 하여 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 발명(확인대상발명)에 대하여 특허권의 효력이 미치는가를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것이므로, 설령 확인대상발명의 실시와 관련된 특정한 물건과의 관계에서 특허권이 소진되었다 하더라도 그와 같은 사정은 특허권 침해소송에서 항변으로 주장함은 별론으로 하고 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것과는 아무런 관련이 없다고 할 것인바, 방법의 발명인 이 사건 제1, 2항 발명의 실시에만 사용되는 것으로서 이 사건 특허권의 공유자 중 1인이던 소외 1의 소유였던 사료제조설비(이 사건 설비)가 소외 2를 거쳐 피고에게 양도된 이상 원고들의 이 사건 제1, 2항 발명에 대한 특허권은 피고가 이 사건 설비를 사용하여 확인대상발명을 실시하는 것과 관련해서는 이미 소진되었으므로, 원고들이 이러한 소진된 특허권을 근거로 하여 이 사건 권리범위 확인심판 청구를 하는 것은 확인의 이익이 없어 부적법하다는 피고의 주장에 대하여, 원심은 그 판시와 같은 이유로 피고가 이 사건 설비를 이용하여 확인대상발명을 실시하는 것과 관련하여 원고들의 이 사건 제1, 2항 발명에 대한 특허권이 소진되지 않았다고 판단하여 피고의 위 주장을 배척하였는데, 피고가 이 사건 설비를 이용하여 확인대상발명을 실시하는 것과 관련하여 원고들의 이 사건 제1, 2항 발명에 대한 특허권이 소진되었는지 여부는 확인대상발명이 그 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것과는 아무런 관련이 없어, 원고들의 이 사건 제1, 2항 발명에 대한 특허권이 소진되지 않았다는 원심판단의 당부는 판결 결과에 영향을 미칠 수 없는 것이므로, 이에 관한 상고이유의 주장은 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 받아들일 수 없다.
특허법원 2009. 12. 18. 선고 2008허13299 판결 [권리범위확인(특)] - 상고기각
물건의 발명 또는 물건을 생산하는 방법의 발명에 대한 특허권자 또는 그 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 우리나라에서 특허물건 또는 특허방법에 의해 생산한 물건을 양도한 경우에는 당해 물건에 관해서는 특허권이 이미 그 목적을 달성하였으므로 소진된다 할 것이고, 방법의 발명에 대한 특허권자가 우리나라에서 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 양도한 경우에도, 양수인 및 그 전득자(轉得者)는 위 물건을 이용하여 특허 대상 방법을 사용할 수 있는 것을 전제로 특허권자 및 양수인으로부터 물건을 양수하는 것이라는 점, 따라서 이 물건을 이용하여 그 방법의 발명을 실시할 때 특허권자의 허락을 요한다고 한다면 시장에서의 상품의 자유로운 유통이 저해될 것이라는 점, 그리고 특허권자는 특허법 제127조 제2호의 규정에 의해 이러한 물건을 양도할 권리를 사실상 독점하고 있는 이상 장래의 양수인 또는 전득자에 의한 특허의 실시 대가를 포함하여 물건의 양도가액을 결정하는 것이 가능하므로 특허발명을 공개한 대가를 확보할 수 있는 기회가 충분히 보장되어 있다고 볼 수 있는 점을 고려할 때, 양수인 또는 전득자가 그 물건을 이용하여 해당 방법발명을 실시하는 것과 관련하여서는 특허권이 소진된다고 해야 할 것이며, 위에서 본 특허권 소진의 근거에 비추어 볼 때 물건의 양도가 계약에 의한 경우뿐만 아니라 경매절차에 의한 경우에도 특별한 사정이 없는 한 특허권 소진의 법리는 적용된다고 할 것이나, 방법의 발명에 대한 특허권이 공유인 경우에 있어서는, 우리나라에서 그 방법의 실시에만 사용되는 물건이 양도되었다고 하더라도, 그 물건이 공유자 중 일부의 소유이고 그 소유자가 아닌 다른 공유자가 그 물건의 양도에 대해서 동의를 한 바가 없다면, 특허법은 특허권의 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다고 규정하고 있기는 하나, 방법발명에 있어서는 특허권 실시의 본질적인 내용은 그 특허방법 자체를 사용하는 데 있는 것이지, 방법특허의 실시에만 사용되는 물건을 제조·판매하는 데 있지는 않을 뿐만 아니라, 이러한 물건의 제조 및 양도행위가 그 방법특허의 실시에 있어서 반드시 수반되거나 일반적으로 예견되는 행위라고 할 수도 없으므로, 공유자가 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다는 위 규정이, 방법특허의 실시에만 사용되는 물건을 제조·판매함으로써 다른 공유자의 특허권을 소진시키는 정도까지 각 공유자의 특허실시권을 보장하는 규정이라고 할 수는 없고, 또한 특허권의 공유자가 아무런 제한없이 제3자에게 특허권 지분을 양도하거나 실시허락을 할 수 있도록 허용한다면, 특허권 지분의 양수인이나 새로운 실시권자의 수와 그들의 자본력, 기술력 및 신용 여하에 따라 다른 공유자의 이익이 침해될 우려가 있으므로, 특허법은 특허권 공유자의 이익을 보호하기 위하여, 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다고 규정하고 있는데, 방법의 발명에 있어서, 특허권의 공유자 중 일부의 소유인 물건이 그 소유자가 아닌 다른 공유자의 동의 없이 양도되었을 경우에도, 그 물건이 방법특허의 실시에만 사용되는 물건이라고 하여 특허권이 소진된다고 한다면, 이러한 물건의 양수인은, 물건의 발명 또는 물건을 생산하는 방법의 발명에 대한 특허권을 실시한 결과 얻어진 특허물건 또는 특허방법에 의해 생산된 물건의 양수인의 경우에는 특허가 구현되고 화체되어 있는 물건을 단순히 사용하는 것뿐인 것과는 달리, 다른 공유자의 동의 없이도 그 양수한 물건을 이용하는 한 물건이 소멸될 때까지 계속하여 방법특허를 실시할 수 있는 결과가 되고, 더 나아가 특허권의 공유자 중 1인이 그 방법특허의 실시에만 사용하는 물건을 계속하여 제조·판매하는 경우에는 그 물건을 양수함으로써 그 물건에 의하여 방법특허를 실시할 수 있는 실시권자가 양산됨으로써 실질적으로 각 공유자가 다른 공유자의 동의를 얻지 않고도 실시권을 허락할 수 있는 것과 같은 결과가 초래되게 되는데, 이러한 결과는 특허권 공유자의 이익을 보호하기 위한 위 특허법 규정들의 취지에 비추어 볼 때 허용될 수 없어, 양수인 또는 전득자가 그 물건을 이용하여 해당 방법발명을 실시하는 것과 관련하여서 특허권이 소진되지 않는다고 해야 할 것인바, 청구항 1, 2 발명은 1998. 11. 23. 주식회사 일신사료, 윤범내, 원고 조성효의 3인을 공유자로 하여 특허등록이 되었는데, 일신사료와 윤범내는 2006. 1. 23. 원고 윤덕내에게 그들의 특허권에 대한 공유지분을 양도하였고, 이 사건 설비는 청구항 1, 2 발명의 실시에만 사용되는 설비로서 원래 윤범내의 소유였는데, 강성철이 2004. 3. 22. 광주지방법원 목포지원 2003타경1077호 부동산 임의경매절차에서 전남 함평군 학교면 죽정리 40-2 공장용지 및 위 지상 공장과 함께 위 공장 안에 설치되어 있는 이 사건 설비를 매수한 다음, 2005. 12. 7.경 피고에게 위 공장용지 및 공장을 매도하면서 그 무렵 이 사건 설비 역시 피고에게 함께 양도하였는데, 이 사건 설비는 청구항 1, 2 발명의 실시에만 사용되는 것으로서 원래 윤범내의 소유였다가 2004. 3. 22.경 강성철에게 이전되었고, 그 이후인 2005. 12. 7. 무렵에 다시 피고에게 양도되기는 하였으나, 이 사건 설비가 강성철에게 이전될 당시 청구항 1, 2 발명에 대한 특허권은 윤범내, 일신사료, 원고 조성효 3인의 공유였는데, 이 사건 설비의 소유자였던 윤범내 이외의 다른 공유자들인 일신사료와 원고 조성효가 이 사건 설비의 이전에 동의하였음을 인정할 아무런 증거가 없어, 앞서 본 특허권의 공유와 방법특허의 소진에 관한 법리에 비추어 볼 때, 피고가 이 사건 설비를 이용하여 확인대상발명을 실시하는 것과 관련하여 원고들의 청구항 1, 2 발명에 대한 특허권은 소진되지 않았다 할 것이므로, 특허권의 소진으로 인하여 이 사건 권리범위확인 심판청구가 확인의 이익이 없어 부적법하다는 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.