특허법원 2015. 9. 10. 선고 2014허4647 판결 [권리범위확인(특)] - 상고심리불속행기각
원고는, 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1, 선행발명 2, 선행발명 3, 선행발명 4에 의하여 신규성이 부정되므로 그 권리범위확인을 구할 수 없다고 주장하므로 살피건대, 특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 되면 비록 진보성이 없어 당해 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 특허무효심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없고, 나아가 특허법이 규정하고 있는 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차이므로, 그 절차에서 특허발명의 진보성 여부까지 판단하는 것은 특허법이 권리범위확인심판 제도를 두고 있는 목적을 벗어나고 그 제도의 본질에 맞지 않으며, 특허법이 심판이라는 동일한 절차 안에 권리범위확인심판과는 별도로 특허무효심판을 규정하여 특허발명의 진보성 여부가 문제 되는 경우 특허무효심판에서 이에 관하여 심리하여 진보성이 부정되면 그 특허를 무효로 하도록 하고 있음에도 진보성 여부를 권리범위확인심판에서까지 판단할 수 있게 하는 것은 본래 특허무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위확인심판에 부여함으로써 특허무효심판의 기능을 상당 부분 약화시킬 우려가 있다는 점에서도 바람직하지 않아, 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안되고, 다만 대법원은 특허의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지·공용의 것인 경우까지 특허청구범위에 기재되어 있다는 이유만으로 권리범위를 인정하여 독점적·배타적인 실시권을 부여할 수는 없으므로 권리범위확인심판에서도 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 부정할 수 있다고 보고 있으나, 이러한 법리를 공지·공용의 것이 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것뿐이어서 진보성이 부정되는 경우까지 확장할 수는 없고, 위와 같은 법리는 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용되는바, 선행발명 1 및 2에는 이 사건 제1항 발명의 ‘유성본드 코팅층’과 ‘수성본드 코팅층’이 개시되어 있지 않으므로, 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1 또는 2에 의하여 신규성이 부정되지 않고, 게다가 이 사건 제1항 발명의 ‘유성본드 코팅층’은 화장실의 바닥에 흘러내리는 물이 접촉될 수 있는 화장실 칸막이 하부의 방수재에만 사용하는 것으로서 물기 또는 습기가 스며들어 부패 또는 파손되는 것을 방지하기 위한 것인데, 이러한 기술사상을 반영하여 유성본드와 수성본드를 서로 다른 위치에 배치한 구성이 화장실 칸막이 판재에 관한 기술분야에서 주지·관용의 기술이라고 볼만한 증거도 없으며, 원고는, 이 사건 제1항 발명의 내부심재 및 PVC 에지가 선행발명 4의 내수합판 또는 경량단열재 및 문틀과 동일한 구성이라고 주장하나, 위 내수합판 또는 경량단열재 및 문틀은 선행발명 4에서 종래기술로 소개한 구성으로서 선행발명 4의 구성이라고 할 수 없고, 다만 선행발명 4의 경량단열재는 이 사건 제1항 발명의 경량단열재와 차이가 없으나, 이 사건 제1항 발명의 PVC 에지에 대응될 수 있는 커버나 문틀은 그 재질이 알루미늄으로서 이 사건 제1항 발명의 PVC 에지와 차이가 있으며, 또한 이 사건 제1항 발명의 방수재에 대응되는 선행발명 4의 프레임도 적층판과 유성접착제로 접착되는 것이 아니라 공간부에 끼워지게 되는 구조이므로, 양 구성이 동일하다고 할 수 없고, 한편 알루미늄이나 스테인리스로 되어 있는 선행발명 3의 보강테는 ‘PVC’로 되어 있는 이 사건 제1항 발명의 ‘PVC 에지’와 그 재질에 있어서 차이가 있으며, 게다가 선행발명 3 및 4에도 이 사건 제1항 발명의 ‘유성본드 코팅층’과 ‘수성본드 코팅층’의 유기적 조합관계가 개시되어 있지 않아, 이 사건 제1항 발명은 선행발명 3 또는 4에 의하여 신규성이 부정되지 않고, 따라서 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1 또는 2 또는 3 또는 4에 의하여 신규성이 부정되지 않으므로, 이 부분에 관한 원고의 주장은 이유 없다.
특허법원 2015. 6. 12. 선고 2014허7554 판결 [권리범위확인(특)] - 확정
특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 되면 비록 진보성이 없어 당해 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 특허무효심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없고, 나아가 특허법이 규정하고 있는 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차이므로, 그 절차에서 특허발명의 진보성 여부까지 판단하는 것은 특허법이 권리범위확인심판 제도를 두고 있는 목적을 벗어나고 그 제도의 본질에 맞지 않으며, 특허법이 심판이라는 동일한 절차 안에 권리범위확인심판과는 별도로 특허무효심판을 규정하여 특허발명의 진보성 여부가 문제 되는 경우 특허무효심판에서 이에 관하여 심리하여 진보성이 부정되면 그 특허를 무효로 하도록 하고 있음에도 진보성 여부를 권리범위확인심판에서까지 판단할 수 있게 하는 것은 본래 특허무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위확인심판에 부여함으로써 특허무효심판의 기능을 상당 부분 약화시킬 우려가 있다는 점에서도 바람직하지 않아, 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 아니되는바, 이 사건 제3항 발명이 진보성이 부정되어 권리범위가 부정된다는 원고의 주장은 이유 없다.
대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 판결 [권리범위확인(실)]
특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 되면 비록 진보성이 없어 당해 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 특허무효심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없고, 나아가 특허법이 규정하고 있는 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차이므로, 그 절차에서 특허발명의 진보성 여부까지 판단하는 것은 특허법이 권리범위확인심판 제도를 두고 있는 목적을 벗어나고 그 제도의 본질에 맞지 않으며, 특허법이 심판이라는 동일한 절차 안에 권리범위확인심판과는 별도로 특허무효심판을 규정하여 특허발명의 진보성 여부가 문제되는 경우 특허무효심판에서 이에 관하여 심리하여 진보성이 부정되면 그 특허를 무효로 하도록 하고 있음에도 진보성 여부를 권리범위확인심판에서까지 판단할 수 있게 하는 것은 본래 특허무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위확인심판에 부여함으로써 특허무효심판의 기능을 상당 부분 약화시킬 우려가 있다는 점에서도 바람직하지 않아, 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안되고, 다만 대법원은 특허의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지·공용의 것인 경우까지 특허청구범위에 기재되어 있다는 이유만으로 권리범위를 인정하여 독점적·배타적인 실시권을 부여할 수는 없으므로 권리범위확인심판에서도 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 부정할 수 있다고 보고 있으나, 이러한 법리를 공지·공용의 것이 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것뿐이어서 진보성이 부정되는 경우까지 확장할 수는 없고, 위와 같은 법리는 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용되며, 이와 달리 특허발명 또는 등록실용신안이 신규성은 있으나 진보성이 없는 경우 이에 관한 권리범위확인심판에서 당연히 그 권리범위를 부정할 수 있다는 취지로 판시한 대법원 1991. 3. 12. 선고 90후823 판결, 대법원 1991. 12. 27. 선고 90후1468, 1475(병합) 판결, 대법원 1997. 7. 22. 선고 96후1699 판결, 대법원 1998. 2. 27. 선고 97후2583 판결 등을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다.
특허법원 2013. 1. 10. 선고 2012허8171 판결 [권리범위확인(특)] - 확정
피고는 이 사건 제1항 특허발명의 구성 1이 비교대상발명 1에 의하여 공지되었고, 이 사건 제1항 특허발명의 구성 2가 비교대상발명 4에 의하여 공지되었으며, 이 사건 제1항 특허발명의 구성 3이 비교대상발명 2, 3에 의하여 공지되었으므로 신규성이 없다고 주장하므로 살피건대, 특허법 제29조 제1항 제1호, 제2호가 정하고 있는 신규성이 부정되는 사유는 해당 발명의 청구항에 기재된 발명의 모든 구성요소가 한 개의 선행기술에 존재하여야만 신규성이 부정되는 것인데, 피고의 위 주장은 이 사건 제1항 특허발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지된 비교대상발명 1 내지 4에 의하여 용이하게 발명할 수 있다는 취지의 내용이므로, 그 주장의 실질은 진보성이 없다는 것이고, 한편 특허발명이 통상의 기술자가 공지의 발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 경우라 하더라도 그 특허발명이 무효심판절차를 거쳐 무효로 되지 않은 이상 권리범위확인심판에서 당연히 그 권리범위를 부정할 수는 없는 것인바, 이 사건 제1항 특허발명이 무효심판절차를 통하여 무효로 되었다고 볼 증거가 없어서, 원고의 위 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유가 없다.
대법원 2012. 7. 12. 선고 2010다42082 판결 [실용신안권침해금지및손해배상]
실용신안법은 실용신안등록이 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 실용신안등록의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 등록실용신안은 일단 등록된 이상 비록 진보성이 없어 무효사유가 존재한다고 하더라도 이와 같은 심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적으로 무효로 되는 것은 아닌데, 실용신안법은 제1조에서 실용적인 고안을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다고 규정하여 고안자뿐만 아니라 그 이용자의 이익도 아울러 보호하여 궁극적으로 산업발전에 기여함을 입법목적으로 하고 있는 한편 실용신안법 제5조 제2항에서 그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 실용신안등록출원 전에 공지된 선행기술에 의하여 극히 용이하게 고안할 수 있는 것에 대하여는 실용신안등록을 받을 수 없다고 규정함으로써 사회의 기술발전에 기여하지 못하는 진보성 없는 고안은 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 ‘공공영역’에 두고 있어, 진보성이 없어 본래 공중에게 개방되어야 하는 기술에 대하여 잘못하여 실용신안등록이 이루어져 있음에도 별다른 제한 없이 그 기술을 당해 실용신안권자에게 독점시킨다면 공공의 이익을 부당하게 훼손할 뿐만 아니라 위에서 본 바와 같은 실용신안법의 입법목적에도 정면으로 배치되고, 또한 실용신안권도 사적 재산권의 하나인 이상 그 등록실용신안의 실질적 가치에 부응하여 정의와 공평의 이념에 맞게 행사되어야 할 것인데, 진보성이 없어 보호할 가치가 없는 고안에 대하여 형식적으로 실용신안등록이 되어 있음을 기화로 그 고안을 실시하는 자를 상대로 침해금지 또는 손해배상 등을 청구할 수 있도록 용인하는 것은 실용신안권자에게 부당한 이익을 주고 그 고안을 실시하는 자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실질적 정의와 당사자들 사이의 형평에도 어긋나는바, 등록실용신안에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 등록실용신안의 진보성이 부정되어 그 실용신안등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 실용신안권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 실용신안권침해소송을 담당하는 법원으로서도 실용신안권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 등록실용신안의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다고 할 것인바, 이 사건 등록고안 중 실용신안등록청구범위 제1항, 제5항, 제7항의 진보성이 부정되어 그 실용신안등록이 무효로 될 것임이 명백하여, 이들 고안의 실용신안권에 기초한 원고의 이 사건 실용신안권침해금지, 실용신안권침해제품과 그 제조설비 등의 폐기 및 손해배상 청구가 권리남용에 해당하는지 여부를 기록에 비추어 살펴보면, 우선 이 사건 제7항 고안의 원심 판시 구성요소 1, 2와 그 판시의 비교대상고안 2는 종이와 합성수지 필름을 한쪽에는 종이 마진이, 다른 쪽에는 필름 마진이 형성되도록 접착하는 점에서 동일하고, 다만 비교대상고안 2는 종이와 열가소성 수지로 된 라이닝 시트를 라이닝 접착하는 것인데 비하여, 구성요소 1, 2는 필름 재료로 0.015㎜ 두께의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)을 사용하고 원지와 필름은 수성점착제를 띠모양으로 종방향을 따라 도포하여 점착하는 점에서 차이가 있으나, 필름 재료로 열가소성 수지의 한 종류인 HDPE를 사용하는 것은 이 사건 등록고안의 출원 당시 그 기술분야의 통상의 기술자가 필요에 따라 선택하여 실시할 수 있는 정도에 불과하여 그와 같은 재료의 채택이나 그 두께의 한정에 기술적 구성의 어려움이나 기술적 의의가 있다고 볼 수 없고, 한편 원지에 수성점착제를 도포하는 것은 원지와 필름을 분리할 수 있도록 하기 위한 것인데, 이 사건 등록고안의 상세한 설명에 그와 같은 기술을 종래기술로서 기재해 놓고 있어 이미 공지된 구성이라 할 것이며, 접착물질을 띠모양으로 종방향을 따라 도포하여 접합하는 구성 역시 원심 판시 비교대상고안 1에 그와 동일한 구성이 개시되어 있으며, 다음으로 이 사건 제7항 고안의 원심 판시 구성요소 3은 비교대상고안 2에 개시된 ‘라이닝 시트를 종이의 단부를 감싸도록 말아 고온의 프레스를 이용하여 라이닝 시트 마진끼리 접착하도록 한 구성’과 필름 마진 간의 접착방법을 핫멜트 접착제로 변경한 점에서만 차이가 있을 뿐이나, 이러한 차이는 통상의 기술자가 접합대상물에 따라 손쉽게 채택하여 변경할 수 있는 정도에 불과하고, 나아가 이 사건 등록고안의 출원 당시의 기술수준과 비교대상고안 1, 2의 기술내용 등을 고려하여 볼 때, 그 기술분야의 통상의 기술자라면 비교대상고안 2를 기초로 하여 위와 같이 이 사건 등록고안의 상세한 설명에 기재된 종래기술 및 비교대상고안 1에 개시된 구성을 극히 용이하게 결합할 수 있다고 보아야 할 것이고, 이 사건 제7항 고안에서 기대되는 효과 역시 위 각각의 구성의 결합으로부터 예측되는 결과를 넘는 현저한 효과라고 보기 어려운 것이어서, 이 사건 제7항 고안은 통상의 기술자가 비교대상고안 1, 2와 이 사건 등록고안의 상세한 설명에 기재된 종래기술로부터 극히 용이하게 고안할 수 있으므로 진보성이 부정되어 그 실용신안등록이 무효로 될 것임이 명백하다고 할 것이고, 한편 이 사건 제7항 고안은 이 사건 제5항 고안의 종속항이며, 또한 이중 지대에 관한 이 사건 제5항 고안에는 이중 지대용지에 관한 이 사건 제1항 고안의 모든 구성요소가 포함되어 있어, 이 사건 제7항 고안의 진보성이 부정되는 이상 그 보다 넓은 실용신안등록청구범위를 가지는 이 사건 제1항 및 제5항 고안 또한 진보성이 부정되어 그 실용신안등록이 무효로 될 것임이 명백하다고 할 것이므로, 이들 고안의 실용신안권에 기초한 원고의 이 사건 실용신안권침해금지, 실용신안권침해제품과 그 제조설비 등의 폐기 및 손해배상청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다.
대법원 2012. 3. 15. 선고 2010다63133 판결 [특허권침해금지]
특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 특허권침해소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있고, 한편 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 보충할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의한 특허청구범위의 확장해석은 허용되지 아니함은 물론 특허청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 기재를 제한해석할 수 없는바, 이 사건 특허발명 중 특허청구범위 제1항 내지 제5항, 제7항의 진보성이 부정되어 그 특허가 무효로 될 것임이 명백하여, 이들 발명의 특허권에 기초한 원고승계참가인의 이 사건 특허침해금지 및 특허침해제품과 그 생산설비의 폐기 청구가 권리남용에 해당하는지 여부를 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 제1항 발명의 구성 ①, ④는 비교대상발명 2에 동일한 구성이 개시되어 있고, 한편 구성 ②의 팽창 가능한 구조는 앞서 본 바와 같이 해면 모양의 뼈와의 접촉에 따른 마모, 파열 등에 견딜 수 있을 정도의 재질로 되어 있어야 하는 데 비하여, 구성 ②와 형태 및 기능이 동일한 비교대상발명 2의 대응구성인 풍선막은 혈관 내벽과 접촉하는 것이어서 구성 ②의 팽창 가능한 구조와는 막의 두께 등 그 재질 면에서 차이가 있을 수밖에 없기는 하지만, 이러한 차이는 통상의 기술자가 위와 같은 도구들이 적용되는 체내 부위에 따라 별다른 기술적 어려움 없이 손쉽게 변경할 수 있는 정도에 불과하므로, 구성 ②는 비교대상발명 2의 대응구성으로부터 용이하게 도출될 수 있고, 나아가 이 사건 제1항 발명의 구성 ③ 역시 이에 대응하는 비교대상발명 2의 ‘제2루멘에 삽입되는 가이드 와이어’ 구성과 그 형태 및 기능 면에서는 차이가 없고, 다만 그 지지 대상인 위 팽창 가능한 구조와 풍선막의 재질 및 그 전개되는 신체부위의 점도 등의 차이에서 비롯되는 재질상의 차이가 있기는 하지만, 위와 같은 취지에서 구성 ③ 역시 비교대상발명 2의 대응구성으로부터 용이하게 도출될 수 있는 것에 불과하므로, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 2로부터 용이하게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정되어 그 특허가 무효로 될 것임이 명백하다고 할 것이고, 따라서 그 특허권에 기초한 특허침해금지 등의 청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 아니하고, 한편 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 무효로 될 것임이 명백한 이상, 그 구성요소를 모두 포함하면서 일부 구성요소를 부가·한정하고 있는 이 사건 제2항 내지 제5항, 제7항 발명의 진보성도 당연히 긍정된다고 볼 수 없으므로, 그 부가·한정된 구성요소를 포함하여 진보성이 부정되어 그 특허가 무효로 될 것임이 명백한지 여부를 심리 판단해 보아야 한다.
대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 판결 [특허권침해금지및손해배상(기)]
특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록된 이상 비록 진보성이 없어 무효사유가 존재한다고 하더라도 이와 같은 심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적으로 무효로 되는 것은 아닌데, 특허법은 제1조에서 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다고 규정하여 발명자뿐만 아니라 그 이용자의 이익도 아울러 보호하여 궁극적으로 산업발전에 기여함을 입법목적으로 하고 있는 한편 제29조 제2항에서 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허출원 전에 공지된 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것에 대하여는 특허를 받을 수 없다고 규정함으로써 사회의 기술발전에 기여하지 못하는 진보성 없는 발명은 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역에 두고 있어, 진보성이 없어 본래 공중에게 개방되어야 하는 기술에 대하여 잘못하여 특허등록이 이루어져 있음에도 별다른 제한 없이 그 기술을 당해 특허권자에게 독점시킨다면 공공의 이익을 부당하게 훼손할 뿐만 아니라 위에서 본 바와 같은 특허법의 입법목적에도 정면으로 배치되고, 또한 특허권도 사적 재산권의 하나인 이상 그 특허발명의 실질적 가치에 부응하여 정의와 공평의 이념에 맞게 행사되어야 할 것인데, 진보성이 없어 보호할 가치가 없는 발명에 대하여 형식적으로 특허등록이 되어 있음을 기화로 그 발명을 실시하는 자를 상대로 침해금지 또는 손해배상 등을 청구할 수 있도록 용인하는 것은 특허권자에게 부당한 이익을 주고 그 발명을 실시하는 자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실질적 정의와 당사자들 사이의 형평에도 어긋나므로, 이러한 점들에 비추어 보면, 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 특허권침해소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다고 할 것인바, 이와 달리 신규성은 있으나 진보성이 없는 경우까지 법원이 특허권 또는 실용신안권침해소송에서 당연히 권리범위를 부정할 수는 없다고 판시한 대법원 1992. 6. 2.자 91마540 결정 및 대법원 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결은 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를 변경하기로 한다.
특허법원 2010. 8. 18. 선고 2009허7987 판결 [권리범위확인(특)] - 확정
피고는 이 사건 제1항 내지 제5항, 제7항 내지 제9항 발명은 비교대상발명들과 대비하여 진보성이 부정되므로 위 진보성이 부정되는 각 청구항을 토대로 권리범위확인심판을 청구하는 것은 권리남용에 해당되어 허용될 수 없다고 주장하나, 권리범위확인심판은 특허권의 효력이 미치는 범위를 확인대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것에 불과하고, 그에 의해서 침해금지청구권의 존부나 손해배상채무의 존부와 같은 실체적인 권리관계까지 확인하거나 확정하는 것은 아니라 할 것이므로, 이 사건 제1항 내지 제5항, 제7항 내지 제9항 발명에 대한 등록무효가 아직 확정되지 아니한 이상 원고의 이 사건 심판청구를 가리켜 권리의 남용으로 보기는 어렵다 할 것이므로, 이에 대한 피고의 주장은 이유 없다 할 것이다.
서울고등법원 2009. 8. 12. 선고 2009나15260 판결 [손해배상(지)] - 상고각하
이 사건 등록고안의 각 청구항은 모두 진보성이 없어 무효사유가 있는 것이 명백하므로, 그 실용신안권에 기초한 원고의 침해금지 및 손해배상 청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다.
서울중앙지법 2009. 7. 22. 선고 2007가합31230 판결 [특허권침해금지등] - 확정
이 사건 제1특허의 구성과 효과는 통상의 기술자가 기술분야가 같고 목적이 유사한 비교대상발명 1에 같은 기술분야의 주지기술 또는 비교대상발명 2의 일부 구성을 단순결합하여 용이하게 구현할 수 있으므로, 이 사건 제1특허는 구성의 곤란성과 효과의 현저성이 없어, 이 사건 제1특허는 비교대상발명 1, 2와 주지기술에 의하여 진보성이 부정되고, 이 사건 제2특허는 비교대상발명 3, 4, 5와 기술분야가 동일하고 목적에 공통점이 있으며, 그 전체 구성도 통상의 기술자가 비교대상발명 3, 4의 결합, 또는 비교대상발명 3, 4, 5의 결합에 의하여 용이하게 구현할 수 있고 그 결합에 특별한 곤란성이 있다고 보이지 않고, 또한 그 효과도 비교대상발명 3, 4, 5에서 예측할 수 없는 새롭거나 현저한 것이 없어, 이 사건 제2특허는 통상의 기술자가 비교대상발명 3, 4 또는 비교대상발명 3, 4, 5에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 그 진보성이 부정되므로, 이 사건 제1, 2특허가 모두 진보성이 없는 무효의 특허인 이상 위 각 특허권에 기초하여 침해금지와 손해배상 등을 구하는 원고의 피고들에 대한 청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다.
서울고등법원 2008. 12. 3. 선고 2007나23335 판결 [특허권침해금지등] - 상고심리불속행기각
이 사건 특허발명은 비교대상발명으로부터 당연히 얻어지는 것이거나, 적어도 통상의 기술자가 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것으로서 신규성과 진보성이 인정되지 아니하여 무효사유가 있음이 분명하다고 할 것이므로, 원고들의 이 사건 특허발명에 기초한 침해금지청구와 손해배상청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 할 것이다.
서울중앙지법 2008. 11. 27. 선고 2007가합69556 판결 [특허권침해금지등] - 항소기각
특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지에 대하여 판단할 수 있고, 심리한 결과 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 정정심판의 청구가 되어 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니하는바, 정정 전 이 사건 특허발명과 비교대상발명들은 동일 또는 유사한 기술분야에 속하는 발명으로서 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 비교대상발명들과 공지의 기술을 결합하여 정정 전 이 사건 특허발명을 용이하게 실시할 수 있고, 이 사건 특허발명이 비교대상발명들에 비해 현저히 증진된 작용효과가 있다고 인정되지도 않으므로, 정정 전 이 사건 특허발명은 진보성이 없고, 특허법 제29조 제2항에 위반하여 특허등록되어 특허발명에 무효사유가 있음이 명백하므로 원고가 피고를 상대로 정정 전 이 사건 특허발명에 기초하여 특허침해의 금지 등을 구하는 것은 권리남용에 해당하여 허용되지 않으며, 정정 특허발명도 비교대상발명들과 동일한 기술분야에 속하는 것으로서 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 비교대상발명들과 공지의 기술을 결합하여 정정 특허발명을 용이하게 실시할 수 있으므로, 정정 특허발명도 진보성이 없고, 특허법 제29조 제2항에 위반하여 특허등록되어 특허발명에 무효사유가 있음이 분명하므로 비록 원고가 무효심판절차에서 정정청구를 하여 그 청구가 받아들여진다고 하더라도 정정 특허발명에 기초하여 특허침해의 금지 등을 구하는 것도 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다.
서울고등법원 2005. 7. 27. 선고 2003나38841 판결 [특허권침해금지등] - 상고기각
어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되는 발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 어느 누구도 권리로 주장할 수 없는 자유실시기술에 해당하므로, 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 아니하고, 또 특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 심리한 결과 당해 특허에 진보성 결여 등 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 않는 것인바, 이 사건 제1항 발명은 이 사건 특허가 속한 기술분야에서 통상적인 지식을 가진 자가 이 사건 특허출원 당시의 주지·관용된 기술수준을 기초로 위 각 비교대상발명 그 자체 혹은 이들의 결합을 통해서 용이하게 발명할 수 있는 것에 불과하여 진보성 결여의 무효사유가 있음이 분명하다고 할 것이므로, 그 특허권에 기초한 원고의 이 사건 청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다 할 것이고, 같은 취지에서 이 사건 감광드럼은 자유실시기술의 범주에 속하는 것으로서 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 할 것이다.
서울고등법원 2005. 1. 25. 선고 2003나8802 판결 [특허권침해금지등] - 상고기각
어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되는 발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 어느 누구도 권리화할 수 없는 자유실시기술에 해당한다 하겠으므로, 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 아니하고, 또 특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 심리한 결과 당해 특허에 진보성 결여 등 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 않는 것이어서, 이 사건 제1항 발명은 이 사건 특허가 속한 기술분야에서 통상적인 지식을 가진 자가 이 사건 특허출원 당시의 주지·관용된 기술수준을 기초로 위 각 비교대상발명 그 자체 혹은 이들의 결합을 통해서 용이하게 발명할 수 있는 것에 불과하여, 진보성 결여의 무효사유가 있음이 분명하므로, 그 특허권에 기초한 원고의 이 사건 청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다 하겠고, 같은 취지에서 이 사건 감광드럼은 자유실시기술의 범주에 속하는 것으로서 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 하겠으니, 결국 피고가 이 사건 감광드럼을 생산·판매함으로써 원고의 이 사건 특허권을 침해한 것이라 할 수도 없다.
대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결 [손해배상(기)]
원고 소송대리인이 제출한 특허심판원 2002당2405호 사건의 심결등본과 기록에 의하면, 원심변론종결 후인 2004. 6. 29. 원고의 정정심판청구에 의하여 이 사건 특허발명 명세서의 특허청구의 범위 제1항의 기재 중 ‘실 인출림은 드럼 액슬과 동축상에서 원주 방향으로 연속하는 회전성 대칭 덮개’ 부분을, ‘실 인출림은 드럼 액슬과 동축상에서 원주 방향으로 연속하며, 지지대가 원주표면에 방해받지 아니하는 방식으로 놓여 있는 회전성 대칭 덮개’로, ‘경사진 원주표면’을, ‘경사진 원주표면’으로 각각 정정하고, ‘인접하게 되고, 지지대는 저장드럼’ 부분을 ‘지지대는’을 삭제하는 내용으로 정정을 인용하는 심결이 내려지고, 그 정정심결이 그 무렵 심판청구인인 원고에게 송달되었는바, 정정심결은 그 등본이 심판청구인에게 송달됨으로써 확정되고, 특허발명의 명세서에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되면 정정심결의 효력이 출원시까지 소급하여 그 정정 후의 명세서에 의하여 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 보아야 하므로, 정정된 명세서의 특허청구범위에 따라서 이 사건 발명의 내용을 확정하여야 하며, 한편 특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 심리한 결과 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 할 것이다.
특허법원 1998. 9. 18. 선고 98허1938 판결 [권리범위확인(실)] - 확정
본건고안은 공지기술인 인용고안의 감속장치를 전용한 것에 불과하고, 그 전용에 각별한 어려움이 있다거나 전용으로 인하여 얻은 효과에 현저성이 있다고 할 수 없어 진보성이 결여된 고안이므로, 실용신안법 제32조 제1항 제1호, 제4조 제2항에 의하여 그 등록의 무효를 면할 수 없다 할 것이고, 그러한 이상 본건고안에 대하여는 그 권리가 미치지 아니한다 할 것이므로, ㈎호 고안이 본건고안의 권리범위에 속하지 아니한다고 하여 원고의 심판청구를 받아들이지 아니한 이 사건 심결은 적법하다.
대법원 1998. 2. 13. 선고 97후686 판결 [권리범위확인(실)]
이 사건 등록고안을 물품의 형에 대한 기술적 고안뿐만 아니라 그 고안의 용도, 사용가치나 이용목적 등 작용효과의 점까지 종합하여 고찰한다면 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용고안으로부터 극히 용이하게 고안해 낼 수 있는 것이라 할 것이고, 따라서 이 사건 등록고안은 실용신안법 제32조 제1항 제1호, 제4조 제2항에 의하여 그 등록이 무효라고 할 것이며, 그렇다면 ㈎호 고안은 설사 이 사건 등록고안과 동일하다고 할지라도 그 권리범위에 속한다고 할 수는 없는 것이다.
대법원 1997. 11. 28. 선고 97후266 판결 [권리범위확인(실)]
공지·공용의 기술을 결합한 고안이라 할지라도 결합 전에 각 기술이 가지고 있던 작용효과의 단순한 집합이 아니라 결합 전에 비하여 보다 증진된 작용효과가 인정되고 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 손쉽게 이를 실시할 수 없는 것일 때에는 신규성 및 진보성이 있는 고안으로서 그 권리범위가 인정된다 할 것이지만, 반면 공지·공용의 기술을 결합한 고안이 그 작용효과에 있어서 결합 전에 각 기술이 가지고 있던 작용효과의 단순한 집합에 불과하고 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 손쉽게 이를 실시할 수 있는 경우에는 신규성 및 진보성이 없는 고안으로서 그 권리범위가 인정될 수 없다 할 것이다.