대법원 2009. 9. 24. 선고 2009후1040,1057,1064,1071 판결 [권리범위확인(특)]
특허법 제11조 제1항은 동일한 발명에 대하여는 최선출원에 한하여 특허를 받을 수 있다고 규정하여 동일한 발명에 대한 중복등록을 금하는 선원주의를 채택하였는바, 동일한 발명이라 함은 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 발명의 범위에 차이가 있어 부분적으로만 일치하는 경우를 포함하며, 두 발명의 구성에 상이점이 있다고 하더라도 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하여 발명의 목적과 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 여전히 동일한 발명에 해당하고, 두 발명이 서로 동일한 발명인지 여부는 대비되는 두 발명의 실체에 따라 판단하여야 하고 그 표현양식의 차이에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명이 각기 물건의 발명과 방법의 발명이어서 발명의 범주가 서로 다르다는 사정만으로는 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없으며, 등록된 특허발명이 그 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명으로서 신규성이 없는 경우에는 그에 대한 등록무효심판이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없고, 특허무효사유로서의 신규성 결여와 선원주의 위반은 특허발명 내지 후출원발명과 선행발명 내지 선출원발명의 동일성이 문제되는 점에서 다르지 않으므로, 등록된 특허발명이 선출원된 발명과 동일한 발명이어서 원래 특허를 받을 수 없는 발명인 경우에는 등록무효심판이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없다고 보아야 할 것인바, 원심판결 이유와 기록에 의하면, 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항은 ‘암로디핀의 베실레이트염’이고, 이 사건 선출원발명의 청구범위 제1항은 ‘암로디핀 염기를 불활성 용매 중에서 벤젠설폰산 또는 그의 암모늄염의 용액과 반응시킨 후 암로디핀의 베실레이트염을 회수함을 특징으로 하여 암로디핀의 베실레이트염을 제조하는 방법’으로서 두 발명은 발명의 상세한 설명이 서로 동일함을 알 수 있으므로, 이를 대비하여 보면, 두 발명은 암로디핀 염기와 벤젠설폰산의 반응에 의하여 생성되는 ‘암로디핀의 베실레이트염’을 내용으로 하는 점에서 동일하고, 다만 이 사건 제1항 발명은 물건의 발명임에 비하여 이 사건 선출원 제1항 발명은 방법의 발명인 점, 이 사건 선출원 제1항 발명은 이 사건 제1항 발명에 비하여 ‘불활성 용매 중’이라는 반응 조건과 ‘베실레이트염을 회수함’이라는 반응 후 조치가 부가되어 있는 점에서는 상이하므로, 위 상이점에 관하여 보건대, 우선 이 사건 제1항 발명과 이 사건 선출원 제1항 발명이 물건의 발명과 방법의 발명이어서 그 발명의 범주가 다르기는 하나, 위에서 본 법리에 따르면, 그로써 곧 두 발명이 동일한 발명이 아니라고 단정할 수는 없고, 염의 생성은 용매 중에서만 가능하고, 용매가 원료물질과 반응을 일으키면 목적하는 화합물을 얻을 수 없게 되기 때문에 용매가 원료물질 중 어느 하나의 성분과도 화학반응을 일으키지 않는 불활성 용매이어야 함은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 기술자에게 자명한 상식에 해당하므로, 이 사건 선출원 제1항 발명에서 원료물질을 반응시키기 위하여 용매에 관한 반응 조건을 부가하면서 구체적인 용매를 적시하지 않고 막연히 ‘불활성 용매’를 사용한다고만 기재한 데에 기술적 의미가 있다고 할 수 없으며, 다음으로, 염기의 양이온과 산의 음이온이 반응하여 생성되는 화합물을 염이라고 함은 통상의 기술자에게 자명한 사항이고, 이 사건 선출원 제1항 발명은 ‘암로디핀 염기를 벤젠설폰산과 반응시킨 후 베실레이트염을 회수함’을 특징으로 한다고 기재하고 있을 뿐 달리 베실레이트염을 회수하기 위한 구체적 기술이나 방법에 관하여 아무런 기재가 없으므로, 이 사건 선출원 제1항 발명에서 ‘베실레이트염을 회수함’이라는 문구를 기재한 데에 별다른 기술적 의미를 부여할 수도 없어, 두 발명은 암로디핀 염기와 벤젠설폰산의 반응에 의하여 생성되는 암로디핀의 베실레이트염을 내용으로 하는 점에서 동일하고, 그 상이점은 단순한 범주의 차이에 지나지 아니하거나 통상의 기술자가 보통으로 채용할 수 있는 정도의 변경에 지나지 아니하여 발명의 목적과 작용효과에 특별한 차이를 일으킨다고 할 수 없으므로, 서로 동일한 발명이라고 보아야 할 것이고, 이 사건 선출원발명이 출원될 당시에 시행되던 특허법 제3조에 특허를 받을 수 없는 발명으로 ‘화학방법에 의하여 제조될 수 있는 물질의 발명’이 규정되어 있어, 피고가 그 당시로서는 ‘암로디핀의 베실레이트염’이라는 물건의 발명으로 특허를 출원할 수 없었다고 하더라도, 그러한 사정은 이 사건 제1항 발명과 이 사건 선출원 제1항 발명의 동일성 여부를 판단함에 있어 영향을 미칠 수 없으며, 나아가 이 사건 제2항 내지 제11항 발명은 이 사건 제1항 발명을 직접 또는 간접으로 인용하고 있는 종속항들로서 이 사건 특허발명의 출원 전에 약제학 교과서 등에 기재되고 일반적으로 사용되던 주지·관용의 제조기술을 단순 부가한 것에 불과하여 이 사건 제1항 발명과 동일하다고 할 것이므로, 이 사건 제1항 발명에서 본 바와 같은 이유로 이 사건 제2항 내지 제11항 발명과 이 사건 선출원 제1항 발명은 서로 동일한 발명에 해당하므로, 결국, 이 사건 특허발명은 이 사건 선출원발명과 동일하여 특허법 제11조 제1항, 제69조 제1항의 규정에 의한 등록무효의 사유가 있으므로, 앞서 본 법리에 따르면 그 권리범위가 부정된다.
특허법원 2007. 6. 13. 선고 2007허2360 판결 [권리범위확인(특)] - 상고기각
특허법 제11조 제1항 본문은 ‘동일한 발명에 대하여는 최선출원에 한하여 특허를 받을 수 있다’고 규정하고 있는바, 이를 적용하기 위한 전제로서 두 발명이 서로 동일한 발명인지 여부는 대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져보아야 할 것이지 표현양식에 따른 차이에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다고 하여 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없고, 선·후원의 특허청구범위에 기재된 발명의 폭에 차이가 있기 때문에 특허청구범위가 부분적으로 중복되는 경우에도 전부가 동일한 경우와 마찬가지로 선원주의 규정에 위반된 것으로 보아야 하는데, ‘염’이란 ‘산과 염기가 반응을 일으킬 때 생성되는 화합물’을 의미하므로, 이 사건 제1항 발명의 ‘암로디핀의 베실레이트염’은 기본적으로 ‘암로디핀염기와 베실산(벤젠설폰산)이 반응을 일으킬 때 생성되는 화합물’을 그 기술적 사상으로 하는 것이고, 이를 선출원발명의 청구항 제1항 중 ‘암로디핀염기를 불활성 용매 중에서 벤젠설폰산과 반응시킨 후 암로디핀의 베실레이트염을 회수함을 특징으로 하여 암로디핀의 베실레이트염을 제조하는 방법’ 부분(선출원 제1항 발명 부분)의 기술적 사상과 대비하여 볼 때, ‘불활성 용매’라는 반응조건을 한정하고 있는지 여부에서 차이가 있을 뿐인데, 화합물을 생성하는 반응조건의 하나로서 원료물질들의 반응을 진행시키는 장소에 해당되는 용매와 원료물질들 사이에 반응이 일어날 경우 목적하는 화합물을 얻을 수 없기 때문에 원료물질들과 쉽게 반응하지 않는 ‘불활성 용매’를 사용하는 것은 기술적 상식으로서 별도로 부가하여 한정할 필요도 없는 자명한 사항에 불과하며, 게다가 이 사건 등록발명과 선출원발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명 부분에는 발명의 목적, 구성 및 효과와 암로디핀 베실레이트염 및 그 정제와 캅셀제, 멸균수용액의 제조방법 등 실시예에 관하여 전적으로 동일하게 기재되어 있어 이 사건 등록발명의 기술사상, 기술수단들이 모두 선출원발명에 그대로 개시되어 있는 점을 더하여 보면, 이 사건 제1항 발명과 선출원 제1항 발명 부분은 동일한 기술적 사상을 단순히 발명의 범주만을 달리하여 표현한 것에 불과하여 실질적으로 동일한 발명에 해당하는 것이어서, 이 사건 등록발명은 그 전부가 특허법 제11조 제1항 본문의 선원주의 규정에 위반된 경우에 해당하므로 같은 법 제69조 제1항 제1호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것이어서 그 권리범위가 인정되지 아니한다.