특허법원 2016. 2. 4. 선고 2014허3590 판결 [등록무효(특)] - 상고인용
특허법 제42조 제3항은 “발명의 상세한 설명에는 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다”고 규정하고 있는바, 그 뜻은 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 통상의 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말하는 것이고, 한편 일반적으로 기계장치 등에 관한 발명에 있어서는 특허출원의 명세서에 실시예가 기재되지 않더라도 통상의 기술자가 발명의 구성으로부터 그 작용과 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있는 경우가 많으나, 이와는 달리 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 기재되지 않으면 통상의 기술자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어려운 경우가 많은바, 이 사건 각 정정청구항 발명의 본질은, 단순히 의약물질(활성성분)인 옥토레오티드와 2종의 상이한 폴리락티드-코-글리콜리드 중합체(PLGA) 등을 포함하면서 이 사건 각 정정청구항에서 한정하고 있는 것과 같은 단량체 비율과 고유 점도 등을 가진 새로운 조성물을 발명하였다는 점에만 있는 것이 아니라, 위와 같은 새로운 조성물이 3개월 초과의 방출기간 동안 이 사건 각 질병을 치료하는 의약물질(활성성분)인 옥토레오티드를 혈중농도 변동이 작고 혈중농도가 치료적 범위 내에 있을 정도로 지속적으로 방출함으로써 이 사건 각 질병에 대한 장기간의 치료 효과를 갖는 조성물을 발명하였다는 점에 있다고 할 것이고, 결국 이와 같은 발명에 장기간의 독점권을 부여하는 것이 정당화 되려면, 위 발명이 기존의 기술수준을 의미 있는 정도로 향상시켰을 것이 필요하고, 위 발명의 고유한 기술적 의미를 인식할 수 있도록 공중에게 발명을 충분히 공개하여야 하는 것이므로, 통상의 기술자가 이 사건 각 정정청구항의 고유한 기술적 의미를 인식할 수 있도록 하기 위해서는, 명세서 기재에 의하여 출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 이 사건 각 정정청구항의 조성물이 이 사건 각 질병에 대하여 장기간의 치료 효과를 갖는다는 것을 정확하게 이해할 수 있도록 발명을 공개하여야 할 것이며, 흡수율, 용출률 등을 개선하기 위하여 약리기전 등 약리효과가 밝혀져 있는 공지된 의약물질(활성성분)에 코팅 등 제제의 물리적 형태에 기술적 특징이 있는 구성을 추가하는 정도의 제형발명에 있어서는 흡수율, 용출률 등이 개선되었는지를 보여주는 시험례가 기재되어 있으면, 통상의 경우 통상의 기술자가 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 위 제형발명으로서의 효과를 이해할 수 있을 것으로 보이는데, 이에 비하여 이 사건 각 정정청구항의 서방형 제제와 같이 장기간 지속적으로 효과가 나타나도록 하기 위하여 방출 특성을 조절할 목적으로 의약물질(활성성분)인 옥토레오티드가 2종의 상이한 폴리락티드-코-글리콜리드 중합체(PLGA) 등과 함께 새로운 조성물을 형성한 경우, 의약물질(활성성분)인 옥토레오티드에 대하여 약물의 방출 특성이 조절되지 않았을 때의 약리기전 등 약리효과가 밝혀져 있다고 하더라도, 3개월 초과의 방출기간 동안 이미 밝혀진 옥토레오티드의 약리효과가 지속적으로 나타날지를 예측하기는 상당히 어려울 것으로 보이며, ‘이 사건 시간·농도데이터’는 비록 토끼에 대한 시험 결과이기는 하나, 시간에 따른 약물의 혈중농도만을 보여주고 있을 뿐 이 사건 각 정정청구항의 조성물이 토끼에 대하여 장기간에 걸쳐 이 사건 각 질병 치료의 효과가 있는지 여부를 직접 보여주지는 못하고 있고, 한편 피고가 주장하고 있는 사정들을 근거로, 통상의 기술자가 이 사건 정정발명의 우선일 당시 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도, ‘이 사건 시간·농도데이터’를 기초로 이 사건 각 정정청구항의 조성물이 장기간에 걸쳐 이 사건 각 질병에 대하여 치료 효과가 있음을 인식할 수 있었다고 보려면, 적어도 통상의 기술자가 이 사건 정정발명의 우선일 당시 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도, 토끼에 대한 시간·농도데이터를 기초로 인간에 대한 장기간의 치료 효과를 직접 판단할 수 있었거나, 토끼에 대한 시간·농도데이터를 기초로 인간에 대한 혈중농도 양상을 추정할 수 있었고 동시에 위와 같은 추정을 기초로 인간에 대한 장기간의 치료 효과를 판단할 수 있었음이 전제되어야 할 것이며, 통상의 기술자가 이 사건 정정발명의 우선일 당시 말단비대증을 치료하기 위한 옥토레오티드 서방형 제제에 있어 최소유효농도가 1ng/ml임을 인식할 가능성이 높았던 것으로 보이나, 기록상 제출된 증거만으로는 통상의 기술자가 이 사건 정정발명의 우선일 당시 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 토끼에 있어서의 혈중농도 0.2ng/ml가 인간에 있어서의 최소유효농도에 상응하는 것으로 인식할 수 있었다고 보기 어려워, 통상의 기술자가 ‘이 사건 시간·농도데이터’를 기초로 ‘실시예 1-10’의 조성물이 인간에게 투여되었을 경우 적어도 제1, 2일을 제외한 나머지 일자에 있어 최소혈중농도인 1ng/ml 이상의 혈중농도를 가질 것으로 인식할 수 있었다고 보기 어렵고, 또한 기록상 제출된 증거만으로는 통상의 기술자가 이 사건 정정발명의 우선일 당시 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 토끼에 대한 시간·농도데이터로부터 인간에 대한 장기간의 치료 효과를 직접 판단할 수 있었다고 보기 어려우며, 더불어 통상의 기술자가 이 사건 정정발명의 우선일 당시 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도, ‘이 사건 시간·농도데이터’와 같은 토끼에 대한 시간·농도데이터를 기초로 인간에 대한 혈중농도 양상을 추정할 수 있었다고 보기 어렵고, 더욱이 설령 통상의 기술자가 토끼에 대한 시간·농도데이터를 기초로 인간에 대한 혈중농도 양상을 추정할 수 있었다고 하더라도, 혈중농도가 치료영역 범위 내에서 일정하게 유지되는 등의 특별한 경우를 제외하고는 통상의 기술자가 인간에 대한 혈중농도 양상을 기초로 인간에 대한 장기간의 치료 효과를 판단하는 것이 용이하였다고 보기 어려워, 통상의 기술자가 이 사건 정정발명의 우선일 당시 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 ‘이 사건 시간·농도데이터’를 기초로 인간에 혈중농도 양상을 추정하고 나아가 인간에 대한 장기간의 치료 효과를 용이하게 판단할 수 있었다고 보기 어려우므로, 방출기간 중 일부 구간에 있어 최소혈중농도에 미치지 못하는 일자가 있는 경우 “싱글 도스에 있어 비록 단기간에 목표하는 수준 이하로 혈중농도가 나오는 경우가 있다고 하더라도, 멀티플 도스를 통하여 스테디 스테이트에 이르게 되면, 위와 같은 수준 이하의 부족한 혈중농도를 보상해 줄 수 있어 크게 우려할 사항이 아니다.”는 취지의 증인 마이크 커 후의 증언이 통상의 기술자가 용이하게 인식할 수 있었던 사항에 해당한다고 보더라도, 이 사건 정정발명의 우선일 당시 통상의 기술자가 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 ‘이 사건 시간·농도데이터’를 기초로 ‘실시예 1-10’을 포함한 이 사건 각 정정청구항이 이 사건 각 질병에 대하여 장기간의 치료 효과를 갖는다는 것을 정확하게 이해할 수 있었다고 보기 어렵다.
특허법원 2011. 12. 15. 선고 2011허7645 판결 [거절결정(특)] - 확정
특허법 제42조 제3항은 발명의 상세한 설명에는 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다고 규정하고 있는데, 여기서 ‘통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도’라 함은 그 출원에 관한 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자, 평균적 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 뜻하고, 한편 유전자 관련 화학물질 발명에 대해 그 유용성이 명확하게 밝혀진다는 것은 위와 같은 발명의 상세한 설명의 기재요건과 연결되는 것으로서, 통상의 기술자가 해당 화학물질 발명을 실시하기 위해서는 출원 당시의 기술상식에 근거하여 그 발명과 관련되는 물질을 제조할 수 있음은 물론, 이것을 사용할 수 있어야 하는 것이므로, 발명의 상세한 설명에 그 유용성이 명확하게 기재되어 있지 않으면 아니되고, 따라서 유전자 관련 화학물질 발명의 상세한 설명에는 사람의 생체와 연관된 그 발명의 특수성을 고려할 때 구체적인 실험 데이터 등으로 그 발명이 특정적이고 실질적인 유용성이 있음을 신뢰할 수 있을 정도로 보다 명확하게 기재되어 있어야 한다고 해석함이 상당한바, 이 사건 제4항 발명은 ‘천연두 바이러스에서 유래된 레플리킨 구조의 특정 아미노산 서열을 지니는 펩타이드’에 관한 것으로서 레플리킨 구조의 특정 단백질(펩타이드)에 관련된 것을 특허로 청구하고 있으므로, 그 기재 형식에 비추어 특별한 사정이 없는 한, 위에서 본 법리에 따라 발명의 상세한 설명에는 이 사건 제4항 발명의 천연두 바이러스에서 유래된 레플리킨 구조 펩타이드의 존재를 단순히 확인하는 것뿐만 아니라, 그와 같은 레플리킨 구조 펩타이드가 천연두의 검출, 치료 및 예방에 효과적인 타깃을 제공할 수 있는지가 구체적인 실험 데이터 등으로 기재되어 있거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적인 기재가 있는 등으로 천연두 바이러스에서 유래된 레플리킨 구조 펩타이드의 기능과 그 물질의 특정적이고 실질적인 유용성이 신뢰할 수 있을 정도로 명확히 개시되어 있어야만 그 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다 할 것인데, 이 사건 출원발명의 ‘발명의 상세한 설명’에는 이 사건 제4항 발명과 관련하여 천연두 바이러스에서 유래된 레플리킨 구조 펩타이드가 천연두 바이러스 표면 항원 S 전구 단백질에 존재한다는 것을 레플리킨의 알고리즘 검색을 통하여 확인하였다는 점을 언급하고 있을 뿐, 천연두 바이러스에서 유래된 레플리킨 구조 펩타이드가 빠른 복제 현상과 관련하여 생물체의 복제율을 증가시키는 기능 및 그 레플리킨 구조 펩타이드의 특정적이고 실질적인 유용성을 확인할 수 있는 실험 데이터나 그에 준하는 구체적인 근거에 관한 기재는 전혀 없다 할 것이고, 사정이 이러하다면, 통상의 기술자가 이 사건 제4항 발명에 관한 ‘발명의 상세한 설명’의 기재 내용에 특수한 지식을 부가하지 않고서는 이 사건 제4항 발명의 천연두 바이러스에서 유래된 레플리킨 구조 펩타이드의 기능 및 그 물질의 특정적이고 실질적인 유용성을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도에 이를 수는 없다고 할 것이므로, 결국 이 사건 제4항 발명에 관한 ‘발명의 상세한 설명’에는 통상의 기술자가 이 사건 제4항 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 이 사건 제4항 발명의 목적·구성 및 효과를 구체적으로 기재하고 있다고 보기 어렵다.
특허법원 2011. 10. 12. 선고 2010허4168 판결 [등록무효(특)] - 확정
화학물질에 관한 발명은 다른 분야의 발명과는 달리 직접적인 실험과 확인, 분석을 통하지 않고서는 발명의 실체를 파악하기 어렵고, 화학분야의 화학이론 및 상식으로는 당연히 유도될 것으로 보이는 화학반응이 실제로는 예상외의 반응으로 진행되는 경우가 많은 것이므로, 화학물질의 존재가 확인되기 위해서는 단순히 화학구조가 명세서에 기재되어 있는 것으로는 부족하고 출원 당시의 명세서에 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 재현하여 실시할 수 있을 정도로 구체적인 제조방법이 기재되어 있어야 하며, 화학물질의 제조공정이 특히 복잡하다거나 유력한 부반응을 수반하는 등의 이유로 특허 출원 당시의 기술수준으로 보아 제조방법에 관한 기재만으로는 통상의 기술자에게 그 화학물질이 제조되었는지 여부가 의심스러운 경우에는 핵자기공명(NMR)데이터, 융점, 비점 등의 확인자료가 기재되어야 할 것이고, 그렇지 아니한 경우에는 이들 확인자료가 필수적으로 기재되어야 하는 것은 아니라 할 것인바, 먼저 이 사건 제10항 발명의 명세서에 이 사건 제10항 발명의 출원 당시의 통상의 기술자가 용이하게 재현하여 실시할 수 있을 정도로 구체적인 제조방법이 기재되어 있다고 볼 수 있는지에 대하여 살펴보면, 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 실시예들은 탁소테르 합성과정 중에 수반되는 불순물들을 제거하고자 CPC라는 정제방법을 수행하여 탁소테르 삼수화물이 얻어진 과정 즉, 탁소테르 삼수화물을 제조하는 과정을 출발물질 및 그 사용량, 반응물질 및 그 사용량, 반응조건 등까지 비교적 구체적으로 기재하고 있어, 이 사건 제10항 발명의 출원 당시의 통상의 기술자가 용이하게 재현하여 실시할 수 있을 정도로 구체적인 제조방법이 기재되어 있다 하겠고, 피고측은 이 사건 제10항 발명의 제조에 사용되었다는 CPC는 수화물이나 결정형을 얻기 위해 통상 사용되는 방법이 아니어서 탁소테르 삼수화물이 실제로 제조된 것인지 의심스러운 경우에 해당하므로 확인자료가 필수적이라고 주장하므로, 이 사건 제10항 발명이 출원 당시의 기술수준으로 보아 제조방법에 관한 기재만으로는 통상의 기술자에게 그 화학물질이 제조되었는지 여부가 의심스러워 핵자기공명(NMR)데이터, 융점, 비점 등의 확인자료가 반드시 기재되어야만 하는 경우에 해당하는지에 대하여 살펴보면, 먼저 수화물 또는 결정형 제조와 관련하여 발표된 자료들을 살펴보면, 수화물은 무정형 화합물을 용융시켜 용매(물)에 녹인 상태에서 형성되고 이때에 용매로는 유기용매와 물의 혼합용매가 사용되기도 하며 용매에 녹여놓고 그대로 방치하는 방법부터 상에 변형을 가하는 방법까지 물과 노출시키는 조건이 매우 다양하며 그 생성에 매우 많은 인자들이 민감하게 영향을 미치는 것임을 알 수 있어, 이러한 사실들을 CPC 정제공정을 통한 이 사건 제10항 발명의 생성 과정에 적용시켜 보면, 물이 혼합된 헵탄/에틸 아세테이트/메탄올/물의 혼합용매를 사용하여 CPC로 정제공정을 수행하는 과정 중 불순물이 제거되어 순도가 높아진 탁소테르를 함유하는 용액이 특정 분획에 모아지고 이 분획의 정제된 탁소테르는 혼합용매 중의 물 분자와 접촉한 상태에 놓이고 기타 조건들이 수화물 생성에 우호적이라면 탁소테르가 물 분자와 함께 결정격자를 이루어 보다 열역학적으로 안정한 형태인 수화물로 변할 가능성이 충분히 있는 것이라 하겠고, 이는 비록 시도해 보기 전에는 예상할 수 없는 결과일 수는 있어도 이 과정 전반이 이 기술분야의 통상의 기술자에게 화학적으로 반응 자체가 불가능하여 그 생성이 의심스러운 경우라고는 볼 수 없으며, 달리 이 사건 제10항 발명이 제조공정이 특히 복잡하거나 유력한 부반응이 수반되는 등 출원 당시의 기술수준으로 보아 제조방법에 관한 기재만으로는 통상의 기술자에게 그 화학물질이 제조되었는지 여부가 의심스러워 확인자료의 기재가 필수적라고 볼 만한 사정이 없어, 확인자료의 기재가 없다는 이유로 이 사건 제10항 발명이 기재불비라고 할 수는 없다 할 것이다.
특허법원 2009. 7. 17. 선고 2008허4585 판결 [거절결정(특)] - 확정
특허법 제42조 제3항은 발명의 상세한 설명에는 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다고 규정하고 있는바, 이러한 규정의 취지는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 발명의 상세한 설명에는 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람, 즉 그 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 평균적 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있을 정도로 기재되어야 하는바, 이러한 특허출원 명세서의 기재요건에 관한 법리를 이 사건 출원발명과 같은 화학물질의 발명과 관련하여 살펴보면, 화학물질의 발명은 그 구성이 화학물질 그 자체이므로 출원 당시의 명세서에 의하여 그 화학물질의 존재가 확인될 수 있어야 할 것인바, 화학발명은 다른 분야의 발명과 달리 직접적인 실험과 확인, 분석을 통하지 아니하고는 발명의 실체를 파악하기 어렵고, 화학분야의 경험칙상 화학이론 및 상식으로는 당연히 유도될 것으로 보이는 화학반응이 실제로는 예상외의 반응으로 진행되는 경우가 많으므로, 화학물질의 존재가 확인되기 위해서는, 단순히 그 화학구조가 명세서에 기재되어 있는 것으로는 부족하고 출원 당시의 명세서에 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 용이하게 재현하여 실시(제조)할 수 있을 정도로 구체적인 제조방법이 필수적으로 기재되어 있어야 할 것이나, 그 화학물질의 합성을 위하여 명세서에 개시된 화학반응이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 수긍할 수 있을 정도로 명확한 경우에는 이러한 구체적인 제조방법이 기재되어 있지 않다고 하더라도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 이로부터 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명을 정확하게 이해할 수 있고 또 재현할 수 있을 것이므로 이러한 경우까지 화학물질의 구체적인 제조방법이 반드시 기재될 것이 요구된다고 할 수 없고, 나아가 원소분석치, 핵자기공명데이터, 융점, 비점 등과 같은 화학물질의 확인자료는 화학물질의 제조공정이 특히 복잡하다거나 유력한 부반응을 수반하는 등의 이유로 제조방법에 관한 기재만으로는 그 화학물질이 제조되었는지 여부가 의심스러운 경우에 한하여 발명의 상세한 설명에 필수적으로 기재되어야 할 것인바, 이 사건 출원발명의 상세한 설명 중 실시례 1 부분에는, 화합물의 구체적인 제조방법이 기재되어 있지는 않고, 단지 ‘하기 화합물은 브로어 등의 문헌 및 국제특허공보 제97/34862호에 기재된 방법과 유사하게 제조되었다’고만 기재되어 있고, 한편 이 사건 화합물에서 n의 번호가 3 또는 6인 경우, 그리고 Y1과 Y2의 치환물이 각각 Cl 또는 OCH3인 경우, 각각의 화합물(이들 조합에 의해 생성될 수 있는 총 8종류의 화합물)에 대한 구체적인 확인자료로 ‘LC상 거동’이라는 물질적 특성이 표 1에 기재되어 있고, 이 사건 출원발명의 상세한 설명이 위 실시례 1 부분의 기재에서 인용하고 있는 국제공개특허공보 제97/34862호에는, 화학식 (1)의 카르복실산 화합물과 화학식 (2)의 페놀 화합물을 티오닐클로라이드와 디메틸포름아미드 및 트리에틸아민과 디클로로메탄의 존재 아래 에스테르 반응을 시킴으로써 화학식 (3)의 화합물이 제조된다고 기재되어 있음을 인정할 수 있는데, 이 사건 출원화합물과 이 사건 공지화합물은 카르복실산 유래 부분은 동일하나, 페놀 유래 부분이 달라 서로 동일한 화합물이 아니고, 따라서 이 사건 출원발명의 명세서는 이 사건 출원화합물의 구체적인 제조방법을 기재하지 않고, 단지 이 사건 출원화합물과 카르복실산 유래 부분이 동일할 뿐 전체에 있어서는 다른 화합물인 이 사건 공지화합물의 제조방법을 기재하고 있는 이 사건 인용문헌을 인용하는 방식으로 그 제조방법을 기재하고 있을 뿐이므로, 이러한 기재로부터 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 이 사건 출원화합물을 정확하게 이해하고 재현할 수 있어 이 사건 출원발명의 명세서가 그 기재요건을 충족하였다고 할 수 있는지 여부가 문제되는바, 이에 대하여 살펴보면, 우선 출원화합물의 카르복실산 부분의 경우, 이 사건 출원발명의 상세한 설명에는 브로어 등의 문헌을 인용함으로써 그 제조방법이 구체적으로 기재되어 있고, 다음으로, 출원화합물의 페놀 부분을 보건대, 이 사건 출원발명의 상세한 설명에는 이 부분의 제조방법에 대하여는 아무런 언급이 없는데, 출원화합물의 페놀 부분 화학식은 카르복실산 유래 부분과 페놀 유래 부분이 유기합성 분야에서 주지·관용적인 합성방법인 에스테르 반응에 의해 에스테르 그룹으로 결합되어 있는 구조로 되어 있고, 위 기초사실에서 본 바와 같이, 이 사건 출원발명의 상세한 설명 중 실시례 1 부분은 에스테르 그룹 좌우의 Y2와 Y1의 치환물을 각각 Cl 또는 OCH3로 한다고 하여, 각 출원화합물의 페놀 부분을 제조하기 위한 출발물질로 기재하고 있는데, 이러한 4종류의 출발물질은 이 사건 출원발명의 출원일 이전에 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 용이하게 구할 수 있는 화합물이라는 점에 대하여 당사자들 사이에 다툼이 없는 한편, 갑 제20호증에 의하면, 앞서 본 바와 같이 유기합성 분야에서 주지·관용적인 합성방법인 에스테르 반응의 통상적인 공정에 의해 위 출발물질을 합성함으로써 아무런 부반응 없이 출원화합물의 페놀 부분(출발물질의 조합에 따라 총 4종류가 가능하다)을 제조할 수 있음이 인정되고, 갑 제9, 10호증에 의하면, 이 사건 인용문헌에 기재되어 있는 이 사건 공지화합물의 제조방법과 마찬가지로, 티오닐클로라이드와 디메틸포름아미드 및 트리에틸아민과 디클로로메탄의 존재 아래, 앞서 본 바와 같이 유기합성 분야에서 주지·관용적인 합성방법인 에스테르 반응의 통상적인 공정에 의해, 출원화합물의 카르복실산 부분과 페놀 부분을 합성함으로써 아무런 부반응 없이 이 사건 출원화합물을 제조할 수 있음이 인정되므로, 위에서 본 점들을 종합해 보면, 비록 이 사건 출원발명의 상세한 설명 중 실시례 1 부분은 위에서 본 바와 같이 이 사건 출원화합물의 제조방법을 단지 이 사건 공지문헌과 브로어 등의 문헌을 인용하여 그 제조방법을 기재하고 있을 뿐 이 사건 출원화합물을 제조하는 전체과정에 대한 구체적인 기재를 하고 있지는 않지만, 이 사건 출원화합물의 합성을 위한 화학반응은 앞서 본 바와 같이 그 기술분야에서 구입이 용이한 4종류의 출발물질과 브로어 등의 문헌에 기재된 바에 따라 제조할 수 있는 출원화합물의 카르복실산 부분 화합물을 이용하여 유기합성 분야에서 주지·관용적인 합성방법인 에스테르 반응의 통상적인 공정에 의해 아무런 부반응 없이 수행할 수 있는 것이어서, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 수긍할 수 있을 정도로 그 과정이 명확하여 특수한 지식을 부가하지 않고서도 이 사건 출원발명을 정확하게 이해하고 재현할 수 있다고 할 것이므로, 실시례 1 부분의 기재가 명세서의 기재요건을 위반하였다고 할 수 없다.
특허법원 2008. 9. 26. 선고 2007허5116 판결 [거절결정(특)] - 확정
특허법 제42조 제3항은 ‘제2항 제3호의 규정에 의한 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다’고 규정하고 있는바, 이러한 규정의 취지는 그 출원에 관한 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자, 평균적 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 뜻하고, 한편 유전자 관련 화학물질 발명에 대해 그 유용성이 명확하게 밝혀진다는 것은 특허법 제42조 제3항의 상세한 설명의 기재요건과도 연결되는 것인바, 당업자가 해당 화학물질의 발명을 실시하기 위해서는 출원 당시의 기술상식에 근거하여 그 발명과 관련되는 물질을 제조할 수 있는 한편 이것을 사용할 수 없으면 안되므로 발명의 상세한 설명에 유용성이 명확하게 기재되어 있지 않으면 해당 발명과 관련된 물질을 사용하지 못하고, 따라서 그 실시를 할 수 있을 정도로 명확하고 충분히 발명의 상세한 설명에 기재할 필요가 있기 때문인바, 발명의 상세한 설명에는 ‘도 265에 도시된 전장 클론은 뉴클레오티드 위치 91~93의 명백한 번역 개시 부위 및 뉴클레오티드 위치 406~408의 정지 코돈에서 종료되는 단일 오픈 리딩 프레임을 포함한다. 예상된 폴리펩티드 전구체는 105개의 아미노산으로 이루어진 길이를 갖는다. 신호 펩티드는 서열 371의 약 아미노산 1~19에 존재한다. PRO1186의 추정 분자량은 약 11,715 달톤이고 추정 pI는 약 9.05이다. 클론 DNA60621-1516은 ATCC 기탁번호 203091로서 1998년 8월 4일자로 ATCC에 기탁되었다’고 기재되어 있고, 위 상세한 설명에는 상기 방법으로 제조되는 단백질 서열, 이에 따른 예상되는 폴리펩티드의 분자량, 등전점 및 예상되는 신호서열 등을 기재하고 있으며, 기탁도 하는 등 PRO1186을 생산할 수 있도록 기재하고 있으나,PRO1186을 당업자가 용이하게 실시하기 위하여는 뱀독관련 메커니즘(기능)이 무엇인지를 구체적으로 기재하고, 그러한 기능이 있다는 것과 항사독혈청의 생산에 사용할 수 있는지 및 그 효과에 대하여 실험적으로 보여주어야 하나, PRO1186이 뱀독과 유사한 서열을 가졌다는 것만으로 앞서 위 3항에서 살펴본 바와 같이 유용성이 명확하지 않아 당업자가 별도의 지식을 부가하지 않고서도 용이하게 실시할 수 있다고 보기 어렵다.
특허법원 2006. 8. 3. 선고 2005허5693 판결 [거절결정(특)] - 확정
이 사건 출원발명의 특허출원 당시 시행되던 특허법 제42조 제3항은 ‘특허출원서에 첨부하는 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적, 구성 및 효과를 기재하여야 한다’고 규정하고 있고, 같은 법 제62조는 ‘명세서의 기재가 위와 같은 요건을 갖추지 아니한 경우에는 거절결정을 하도록 규정’하고 있는바, 위 규정들의 취지는 특허청구범위의 청구항에 기재한 것만으로는 발명을 공개한 것이라고 할 수 없으므로, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자, 즉 평균적 기술자가 당해 발명을 명세서의 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있도록 명세서에 그 목적, 구성, 작용 및 효과를 기재하여야 한다는 것인데, 이러한 특허출원 명세서의 기재요건에 관한 법리를 이 사건 출원발명과 같은 화학물질의 발명과 관련하여 살펴보면, 화학물질의 발명은 그 구성이 화학물질 그 자체이므로 출원 당시의 명세서에 의하여 그 화학물질의 존재가 확인될 수 있어야 할 것인바, 화학발명은 다른 분야의 발명과 달리 직접적인 실험과 확인, 분석을 통하지 아니하고는 발명의 실체를 파악하기 어렵고, 화학분야의 경험칙상 화학이론 및 상식으로는 당연히 유도될 것으로 보이는 화학반응이 실제로는 예상외의 반응으로 진행되는 경우가 많으므로, 화학물질의 존재가 확인되기 위해서는, 그 화학물질의 합성을 위하여 명세서에 개시된 화학반응이 당업자라면 누구나 수긍할 수 있을 정도로 명확한 것이 아닌 한, 단순히 그 화학구조가 명세서에 기재되어 있는 것으로는 부족하고 출원 당시의 명세서에 당업자가 용이하게 재현하여 실시(제조)할 수 있을 정도로 구체적인 제조방법이 필수적으로 기재되어 있어야 할 것이고, 원소분석치, NMR(핵자기공명)데이터, 융점, 비점 등의 확인자료가 기재되어 있는 것이 바람직하고, 특히 출원 당시의 기술수준으로 보아 당업자가 명세서의 기재만에 의하여 화학물질을 제조할 수 있는지 여부가 의심스러운 경우에는 이들 확인자료가 필수적으로 기재되어 있어야 할 것이다.