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확인대상발명의 보정여부

특허법원 2019. 1. 25. 선고 2018허1202 판결 [권리범위확인(특)] - 확정

특허법 제140조 제2항 본문은 “제1항의 규정에 따라 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다”고 규정하고 있는데, 이 규정의 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 우려가 있다는 데 있으므로, 위 규정에서 말하는 요지의 변경에 해당하지 않으려면 그 보정의 정도가 확인대상발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 설명서 및 도면에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성 부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지된다고 인정되는 경우이어야 하는바, 이 사건 심결은 2016. 11. 21.자 확인대상발명과 2017. 7. 13.자 확인대상발명을 괄호를 이용하여 병기하고 있고, 이 사건 제1항 발명 및 제4항 발명에 대하여 2017. 7. 13.자 확인대상발명의 보정된 부분을 중심으로 속부의 대비 판단을 하였으므로, 이 사건 심결은 2017. 7. 13.자 확인대상발명의 보정된 사항을 적법하다고 보아 2017. 7. 13.자 확인대상발명을 심판대상으로 하여 판단한 것으로 볼 수 있는데, 보정사항 3인 킬레이트제의 적정법과 함량은 2016. 11. 21.자 확인대상발명의 설명서에 기재되어 있지 않은 구성이므로, 이는 2016. 11. 21.자 확인대상발명의 설명서에 기재되어 있지 않은 구성을 새롭게 부가한 것에 해당할 뿐, 보정 전에 기재된 구성에 대하여 불명확한 부분을 구체화한 것이라고 볼 수 없으며, 먼저 킬레이트제의 함량에 대한 적정법의 부가에 관하여 살펴보면, 보정사항 3 중 킬레이트제의 측정 방법은 ‘0.1N-KMnO4 열산화환원 적정법’으로 기재되어 있는데, 위 ‘0.1N-KMnO4 열산화환원 적정법’이 이 사건 특허발명의 특허권자인 원고가 직접 개발한 킬레이트 적정법인 사실은 당사자 사이에 별다른 다툼이 없고, 이는 이 사건 특허명세서에 기재된 ‘열 0.1N-KMnO4 적정방법’과 동일한 방법으로 킬레이트가 측정되어야 함을 의미하며, 이 사건 특허명세서의 기재에 의하면, ‘0.1N-KMnO4 열산화환원 적정법’은 킬레이트제가 상온에서는 과망간산칼륨(0.1N-KMnO4)에 의하여 산화되지 않아 그 소비량이 없고, 열에 의한 높은 온도에서 산화되어 그 소비량을 측정할 수 있는 원리를 이용하여 그 함량이 적정함을 알 수 있으므로, 킬레이트제를 측정할 때 한편으로는 시료를 상온 조건에서 측정하고, 다른 한편으로는 ‘끓인 후’에 황산을 넣고 열에 의한 높은 온도 조건에서 과망간산칼륨(0.1N-KMnO4) 시약으로 측정함을 알 수 있고, 한편 화학분야의 교과서인 분석화학에는 과망간산칼륨을 표준용액으로 하여 환원성 물질을 적정하는데, 이때 황산을 첨가하여 적정함을 알 수 있고, 주의 사항으로는 적정법을 적용함에 있어 황산과 과망간산칼륨은 적정 온도가 낮으면 반응이 진행되지 않아 반응의 종말점을 알 수 없으므로 온도를 80℃ 정도로 유지하여야 함이 기재되어 있어, 이 사건 특허명세서에 기재된 ‘끓인 후’의 의미는 끓여서 높은 열이 있는 높은 온도의 상태, 적어도 킬레이트제의 함량을 측정하기에 충분한 상태의 높은 온도로 봄이 타당하므로, 보정사항 3의 ‘0.1N-KMnO4 열산화환원 적정법’은 상온뿐 아니라 킬레이트제의 함량을 측정할 수 있을 정도의 충분히 높은 온도의 조건에서 측정하여 그 차이에 따라 킬레이트제의 함량을 산출하는 적정법으로 이 사건 제1항 발명의 ‘0.1N-KMnO4 열산화환원 적정법’과 동일한 것이며, 다음으로 측정된 킬레이트제의 함량에 관하여 살펴보면, 2017. 7. 13.자 확인대상발명의 설명서에 따르면 중성세정제에 20~40중량%의 포스폰산 금속 킬레이트제가 포함되어 있는데, 포스폰산 금속 킬레이트제는 이 사건 특허명세서의 아인산 금속킬레이트와 동일한 물질에 해당하므로, 2017. 7. 13.자 확인대상발명의 포스폰산 금속 킬레이트제는 모두 킬레이트제로 작용하는 것으로 중성세정제 전체 중 20~40중량%를 포함함을 알 수 있는데, 2017. 7. 13.자 확인대상발명의 킬레이트 측정값은 ‘0w/v%’을 포함하는 것으로 기재되어 있고, 이는 킬레이트제가 존재하지 않는 것을 의미하므로, 2017. 7. 13.자 확인대상발명은 중성세정제 중에 20~40중량%를 포함하는 킬레이트제가 존재한다는 부분과 킬레이트제가 존재하지 않는다는 부분을 모두 포함하고 있어 서로 모순되는데, 통상의 기술자가 위에서 본 ‘0.1N-KMnO4 열산화환원 적정법’을 반복실험에 의하여 적절히 사용하면 일정한 킬레이트 함량을 산출할 수 있는 것은 기술상식일 뿐 아니라, 적어도 ‘0w/v%’가 적정되지 않음은 자명한 것이고, 이와는 달리 2016. 11. 21.자 확인대상발명으로부터 킬레이트제 함량이 ‘0w/v%’을 포함하여 ‘0~0.03중량w/v%’로 적정되고 부가되는 것은 통상의 기술자에게 예측할 수 없는 구성의 추가에 해당하므로, 보정사항 3 중 킬레이트제 함량인 ‘0~0.03중량w/v%’의 부가는 2016. 11. 21.자 확인대상발명에 처음부터 당연히 있어야 할 구성으로 보기 어렵고, 보정사항 1은 2016. 11. 21.자 확인대상발명에서 ‘나머지 중량%의 물을 포함하는’을 ‘물로 이루어진’으로 보정한 것인데, 조성물 중 ‘나머지를 물로 포함하는 것’과 물로 구성된 것과는 동일한 것이며, 보정사항 2는 보정 전 중성세정제의 pH에 관한 것이고 보정사항 4는 보정 전 0.1N-NaOH 소비량에 대하여 수치를 한정한 것인데, 단순한 수치의 한정에 해당하므로 동일성이 유지되므로, 결국 2017. 7. 13.자 확인대상발명의 설명서 중 보정사항 3인 킬레이트의 함량은 2016. 11. 21.자 확인대상발명의 설명서에 표현된 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 당연히 있어야 할 구성 부분을 부가한 것으로 볼 수 없고, 더욱이 2016. 11. 21.자 확인대상발명에 새롭게 부가된 킬레이트제의 함량은 이 사건 심판과정에서 이 사건 특허발명에 대한 2017. 7. 13.자 확인대상발명의 속부를 결정하는 중요한 구성으로 작용하였고, 2017. 7. 13.자 확인대상발명의 킬레이트제의 함량에 대하여 확인해야 하는 점 등을 덧붙여 고려하면, 보정사항 3은 심판절차의 지연에 영향을 미칠 뿐 아니라 피청구인인 원고의 방어권 행사를 곤란케 할 우려가 있는 것으로 봄이 타당하므로, 2017. 7. 13.자 확인대상발명의 보정사항은 그 심판청구의 전체 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지된다고 볼 수 없어 요지변경에 해당한다.

특허법원 2018. 12. 20. 선고 2018허1554 판결 [권리범위확인(특)] - 확정

특허법 제140조 제2항 본문은 “제1항의 규정에 따라 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다”고 규정하고 있는데, 이 규정의 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권행사를 곤란케 할 우려가 있다는 데 있으므로, 그 보정의 정도가 확인대상발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 설명서 및 도면에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성 부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지된다고 인정되는 경우에는 위 규정에서 말하는 요지의 변경에 해당하지 아니하는바, 이 사건 확인대상발명의 보정은, 세차작업모드를 ‘세척, 거품솔, 왁스, 폼건 세차’에서 ‘예비세척, 거품솔, 왁스, 샤워세차, 스노우폼, 하부세차’로 변경한 것(보정사항 1)과, 세차시간의 디스카운팅 속도를, ‘폼건세차의 경우 4배속으로 디스카운팅되는 것’을 삭제하고, ‘하부세차의 경우 1초 단위 1씩으로 하고, 스노우폼세차 경우 1초 단위 2씩 디스카운팅되는 것’으로 변경한 것(보정사항 2)과, 카운팅 계수 설정단계를 새로이 추가한 것(보정사항 3)과, 도면을 변경한 것(보정사항 4)을 포함하고 있으며, 보정사항 1은 세차작업모드에서 ‘폼건세차’를 삭제하고 ‘샤워세차’, ‘스노우폼’, 및 ‘하부세차’를 새로이 추가함으로써 보정 전·후의 확인대상발명의 세차작업모드 종류를 전혀 다르게 변경한 것이고, 보정사항 2는 세차시간의 디스카운팅 속도를, 폼건세차의 경우는 삭제하고 샤워세차, 하부세차 및 스노우폼의 경우는 새로이 설정함으로써 보정 전·후의 확인대상발명의 디스카운팅 속도를 전혀 다르게 변경한 것이며, 또한 보정사항 3은 카운팅 계수 설정단계를 새로이 추가한 것이고, 보정사항 4는 보정 전·후 확인대상발명의 도면을 전혀 다른 도면으로 변경한 것이어서, 확인대상발명의 위 보정은 보정 전 확인대상발명의 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 있어야 할 구성부분을 부가한 것이라 할 수 없으므로, 보정 전·후 확인대상발명은 그 동일성이 유지되지 않아, 결국 확인대상발명의 위 보정은 요지변경에 해당한다.

특허법원 2017. 12. 1. 선고 2017허3676 판결 [권리범위확인(특)] - 상고이유서부제출기각

특허법 제140조 제2항 제3호에 의하면, 권리범위 확인심판에서 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 또는 도면에 대하여 피청구인이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명과 비교하여 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상 발명의 설명서 또는 도면을 보정할 수 있으나, 권리범위 확인심결에 대한 취소소송절차에서는 확인대상발명에 대한 설명서 및 도면의 보정이 원칙적으로 허용되지 않고, 단지 명백한 오기를 정정하거나 또는 불명확한 부분을 구체화하고 설명이 부족한 부분을 보충하는 등 그 발명의 동일성이 그대로 유지되는 경우에 한하여 허용되는바, 이 사건 심결 단계에서 특정된 확인대상발명의 설명서 및 도면의 기재에 의하면, 확인대상발명의 ‘조립식 지하 피트’는 규격화하고 현장에서 즉시 시공하여 공정 주기를 단축할 수 있는 확인대상발명의 목적과 밀접하게 관련되는 주요한 구성이라고 할 것이므로, 피고가 2017. 11. 1.자 준비서면으로써 확인대상발명의 설명서 기재 중 ‘조립식 지하 피트’를 ‘지중토압저항수단’으로 보정하고자 함은 확인대상발명의 주요 구성을 다른 새로운 구성으로 변경한 것에 해당하므로, 이 사건 소송절차에서 확인대상발명의 ‘조립식 지하 피트’를 ‘지중토압저항수단’으로 보정하는 것은 허용될 수 없다.

특허법원 2017. 10. 19. 선고 2016허6364 판결 [권리범위확인(특)] - 확정

특허법 제140조 제2항 본문은 “제1항의 규정에 따라 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다”고 규정하고 있는데, 이 규정의 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 우려가 있다는 데 있으므로, 그 보정의 정도가 확인대상발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 설명서 및 도면에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성 부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지된다고 인정되는 경우에는 위 규정에서 말하는 요지의 변경에 해당하지 아니하는바, 확인대상발명의 정보처리모듈 주계·예비계가 다른 장치들과 통신을 통한 신호 전달을 하기 위해서는 네트워크 주소가 설정되어 있어야 하는 점, 심판청구서의 “확인대상발명에서는 별도의 네트워크 주소설정부(특허발명의 구성 7)와 관련된 회로는 없습니다.” 부분은 확인대상발명이 절체제어모듈 회로에 구성요소 7의 네트워크 주소 설정부와 대응되는 회로가 포함되어 있지 않다는 취지를 기재한 것으로 보일 뿐, 확인대상발명이 ‘자신과 같은 시스템이 당연히 갖고 있어야 하는 네트워크 주소 설정 기능’을 갖고 있지 않다는 의미로 기재한 것으로 보이지는 않는 점, 위와 같은 보정의 취지와 경과 등을 참작하면 보정으로 인해 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 우려가 있다고 보기 어려운 점 등을 종합하면, 이 사건 보정사항은 심판청구서에 첨부된 설명서 및 도면에 표현된 구성의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성 부분을 부가한 것에 지나지 아니하여, 심판청구의 전체 취지에 비추어 볼 때 확인대상발명의 동일성이 유지된다고 할 것이므로, 요지의 변경이라고 할 수 없다.

특허법원 2017. 8. 17. 선고 2016허8087 판결 [권리범위확인(특)] - 확정

특허법 제140조 제2항 본문은 “제1항의 규정에 따라 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다”고 규정하고 있는데, 이 규정의 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권행사를 곤란케 할 우려가 있다는 데 있으므로, 그 보정의 정도가 확인대상발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 설명서 및 도면에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성 부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지된다고 인정되는 경우에는 위 규정에서 말하는 요지의 변경에 해당하지 아니하는바, 심판청구 당시 최초 확인대상발명의 설명에는 “확인대상발명에서는 별도의 네트워크 주소설정부와 관련된 회로는 없습니다”라고 기재한 반면에 보정된 확인대상발명에는 “정보처리모듈 주계 및 예비계의 네트워크 주소를 설정하기 위한 네트워크 주소 구성 인터페이스”, “다중화 실현을 위한 신설모듈 인터페이스”의 구성이 부가되어 있으나, 최초 확인대상발명의 설명에 기재된 “별도의 네트워크 주소설정부”는 정정 전 이 사건 특허발명 청구항 3항의 “다중화된 주계, 예비계 정보처리모듈의 자동 절체에 따른 네트워크 주소를 설정하고 이를 제어부에 통보하는 네트워크 주소 설정부”가 없다는 의미로 보이고, 확인대상발명의 주계 및 예비계 정보처리모듈이 다른 전자 연동장치와 통신을 하기 위해서는 네트워크 주소가 설정되어 있어야 하고, 또한 확인대상발명은 주계 및 예비계 정보처리모듈로 이루어져 있는데, 이러한 다중화를 실현하기 위해서는 추가적인 정보처리모듈을 설치하기 위한 인터페이스가 있어야 하므로, 결국 위 보정은 확인대상발명에 처음부터 당연히 있어야 할 구성 부분을 부가한 것에 불과하며, 보정으로 인해 심판절차의 지연을 초래하거나 원고의 방어권 행사를 곤란케 할 염려도 없고, 위 확인대상발명의 보정이 요지의 변경에 해당한다고 할 수 없다.

특허법원 2017. 3. 30. 선고 2016허8148 판결 [권리범위확인(특)] - 확정

특허법 제140조 제2항 본문은 “제1항의 규정에 따라 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다”고 규정하고 있는데, 이 규정의 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권행사를 곤란케 할 우려가 있다는 데 있으므로, 그 보정의 정도가 확인대상발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 설명서 및 도면에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성 부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지된다고 인정되는 경우에는 위 규정에서 말하는 요지의 변경에 해당하지 아니하는바, 보정된 확인대상발명을 심판청구 당시 확인대상발명과 대비해 보면, ‘양념소스’를 ‘양파소스’로 용어를 통일하고 ‘양파소스를 사용하여 버무린 양파’에 관한 내용 및 이에 관한 사진을 [도 2]로 새로이 추가하여, 전체적으로 ‘양파소스를 버무린 양파’ 등에 관한 사항이 추가된 것임을 알 수 있는데, 보정된 확인대상발명에 추가된 ‘양파소스를 버무린 양파’ 등에 관한 내용이 심판청구 당시 확인대상발명의 설명서에 명시적으로 기재되어 있지는 않지만, 심판청구 당시 확인대상발명의 상세한 설명 부분에 “확인대상발명은 장어구이용 양파소스에 대한 것입니다. [도 1]의 양파소스의 구성은 ...(중략)... 포함합니다”라는 기재가 존재하므로, 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 심판청구 당시 확인대상발명의 상세한 설명의 위와 같은 기재로부터 심판청구 당시 확인대상발명에 장어구이용 양파소스를 양파에 버무려 사용하는 구성 역시 내재되어 있음을 쉽게 예상할 수 있다 할 것이어서, 보정된 확인대상발명은 심판청구 당시 확인대상발명에 처음부터 내재되어 있던 구성을 부가한 정도에 불과하여 그 발명의 동일성이 유지된다 할 것이므로, 위 확인대상발명의 보정이 요지의 변경에 해당한다고 할 수 없다.

특허법원 2014. 4. 11. 선고 2013허7335,7342 판결 [권리범위확인(특)] - 확정

심판청구서의 보정에 있어서 요지를 변경할 수 없도록 규정한 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권행사를 곤란케 할 우려가 있기 때문이라고 할 것이므로 그 보정의 정도가 확인대상발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지된다고 인정되는 경우에는 요지의 변경에 해당하지 않는데, 보정사항 1은 보정 전 확인대상발명의 ‘돌출편’이란 기술용어를 ‘돌출핀’으로 보정한 것으로, 도 1, 2, 6, 7, 11~14 등에 도시된 바에 따르면 돌출편은 가느다란 핀의 형태로 되어 있음을 알 수 있어 그 형태에 부합하는 용어로 적절하게 보정한 것이라 할 수 있고, 또한 보정사항 2는 헤어스타일링 아이론의 돌출핀 상태를 나타낸 실물사진인 도 16을 추가한 것으로, 보정 전 확인대상발명의 도 1, 2, 6, 7, 11~14 등에 도시된 바에 의하면 도 16은 보정 전 확인대상발명의 도면에 기재된 제품의 돌출핀의 방향과 각도를 보다 뚜렷하게 확인할 수 있도록 보정 전 확인대상발명에 특정한 제품과 동일한 제품의 돌출핀 부분을 다른 각도로 확대하여 촬영한 것으로 보이므로, 보정사항 1, 2는 보정 전·후 확인대상발명의 동일성이 유지된다고 할 수 있으므로, 요지변경에 해당하지 않고, 보정사항 3은 보정 전 확인대상발명에서 돌출핀이 ‘모발 권선봉을 향해 연장’되었다고 기재된 사항을 ‘모발 권선봉 외주면 바깥쪽을 향해 연장 형성’된 것으로 보정하였고(보정사항 3-1), 돌출핀들이 ‘상기 접촉판을 지나’를 ‘상기 접촉판 양쪽 가장자리에서 접촉판을 지나’로, 돌출핀들이 ‘상기 접촉판을 지나 … 제2 위치에서 헤어를 밀착시킬 수 있게 된다’를 ‘상기 접촉판 양쪽 가장자리에서 접촉판을 지나 … 제2 위치에서 헤어를 접촉판으로 밀착시켜 스타일링시킬 때 모발이 빗질될 수 있게 된다’로, 돌출핀들이 ‘상기 접촉판을 지나 모발 권선봉을 향해 연장되어 있는 바, 헤어가 모발 권선봉에 접촉하기 전은 물론, 접촉한 후에도 양측에서 헤어를 밀착시킬 수 있게 된다’를 ‘상기 접촉판 양쪽 가장자리에서 접촉판을 지나 모발 권선봉 외주면 바깥쪽을 향해 연장 형성되어 있는 바, 헤어가 모발 권선봉에 접촉판으로 접촉하기 전은 물론 접촉한 후에도 헤어를 접촉판으로 밀착시켜 스타일링시킬 때 양측에서 모발이 빗질될 수 있게 된다’로 보정한 것(보정사항 3-2)이므로, 먼저 보정사항 3-1에 대해 살피건대, 글러브를 오므렸을 때의 실물사진인 보정 전 확인대상발명의 도 14에 의하면, 돌출핀들의 그림자가 모발 권선봉의 표면에 비춰지는 것으로 보아 폐쇄위치인 제2 위치에서 돌출핀들은 모발 권선봉과 접촉하지 않고 일정 거리 이격되어 있음을 알 수 있고, 돌출핀 상태를 나타낸 실물사진인 보정 전 확인대상발명의 도 6와 갑 제6호증의 형상에 의하면, 돌출핀들은 접촉판의 양쪽 가장자리에서 거의 수직으로 평행하게 아래로 향해 있음을 알 수 있는바, 이러한 내용을 종합하여 보면 확인대상발명의 돌출핀은 모발 권선봉을 향해 연장되었다기보다는 모발 권선봉에 일정 거리 이격된 상태로 모발 권선봉 외주면 바깥쪽 주변영역을 향해 연장되었다고 볼 수 있으므로, 보정사항 3-1은 보정 전 확인대상발명의 설명서 기재가 확인대상발명의 도면(실물사진)과 일치하지 않아 불명확한 부분을 보다 구체적으로 명확하게 한 것으로, 심판청구의 전체적 취지에서 볼 때 보정 전·후 확인대상발명의 동일성이 유지된다고 할 수 있으므로, 요지변경에 해당하지 않으며, 다음으로 보정사항 3-2에 대해 살피건대, 보정 전 확인대상발명의 도 6에 도시된 바에 의하면 돌출핀들이 접촉판 양쪽 가장자리에서 접촉판을 지나고 있음을 알 수 있고,글러브를 오므렸을 때의 실물사진인 보정 전 확인대상발명의 도 14에 도시된 바에 의하면 접촉판의 양쪽 가장자리에 위치한 돌출핀들은 제2 위치에서 모발 권선봉과 접촉하지 않고 일정 거리 이격되어 있음을 알 수 있어, 결국 제2 위치에서 돌출핀들이 아니라 돌출핀들 사이의 접촉판이 모발 권선봉과 밀착되어 헤어를 밀착시키는 역할을 한다고 볼 수 있는바, 보정사항 3-2는 보정 전 확인대상발명의 설명서 기재가 확인대상발명의 도면(실물사진)과 일치하지 않아 불명확하던 부분을 보다 구체적으로 명확하게 한 것으로, 보정 전·후 확인대상발명의 동일성이 유지된다고 할 수 있으므로 요지변경에 해당하지 않으며, 보정사항 4는 ‘결합부재’를 ‘접촉판’으로 보정한 것인데, 돌출핀 상태를 나타낸 실물사진인 보정 전 확인대상발명의 도 6, 7에 도시된 바에 의하면, 돌출핀들은 접촉판 끝단보다 더 바깥쪽에 있는 결합부재의 양쪽면에 수직으로 돌출되어 있고, 모발 권선봉에 밀착되도록 만곡된 오목면이 형성되어 있는 것은 결합부재가 아니라 접촉판임을 알 수 있으므로, ‘결합부재’를 ‘접촉판’으로 고친 것은 단순한 오기의 정정에 해당하는 것으로 보정 전·후 확인대상발명의 동일성이 유지된다고 할 수 있으므로, 요지변경에 해당하지 않는다.

특허법원 2013. 5. 15. 선고 2013허402 판결 [권리범위확인(특)] - 확정

특허법 제140조 제1, 2항은 ‘심판을 청구하고자 하는 자는 청구의 취지 및 그 이유가 기재된 심판청구서를 제출하여야 하고, 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다’고 규정하고 있는데, 그 규정의 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권행사를 곤란케 할 우려가 있다는 데에 있으므로, 그 보정의 정도가 청구인의 고안에 관하여 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지된다고 인정되는 경우에는 위 규정에서 말하는 요지의 변경에 해당하지 않는다고 할 것인바, 심판청구서의 최초 확인대상발명과 2012. 12. 13.자 3차 보정된 확인대상발명을 대비하여 보면, ‘두부의 하부 양측으로 직선방향 벌어지면서 연장된 보강부’ 부분을 ‘두부의 하부에 양측으로 벌어진 팔자형 형상의 몸체’로 보정하였고, ‘보강부의 하부 양측 단부에서 반원형을 이룸과 동시에 상방으로 연장되어 벌어진 클립형태의 고정구’ 부분을 ‘몸체의 하부 양측 단부에 형의 클립형상의 고정구’ 부분으로 보정하였는데, 확인대상발명의 3차 보정이 요지변경에 해당하는가에 대하여 살피건대, 최초의 확인대상발명에서는 와이어 앙카의 두부에서 연장되는 부분을 ‘보강부’로 표현하였다가 3차 보정에서 ‘몸체’로 보정한 것은 이 사건 제1항 발명과 대응되는 몸체 부분을 특정하는 과정에서 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 불분명한 부분을 정리한 것에 불과하고, 몸체 부분의 형상에 대한 ‘하부 양측으로 직선방향 벌어지면서 연장된’이라는 표현을 3차 보정에서 ‘하부에 양측으로 벌어진 팔자형 형상’으로 보정한 것도 몸체의 형상을 구체적인 모양으로 기술하여 명확하게 한 것이며, 고정구 부분에 대한 ‘하부 양측 단부에서 반원형을 이룸과 동시에 상방으로 연장되어 벌어진 클립형태’라는 표현을 3차 보정에서 ‘하부 양측 단부에 형의 클립형상’으로 보정한 것은 글로 기술되어 있는 고정구 부분을 그림의 형상으로 구체화하여 명확하게 특정한 것이라고 할 것이어서, 2012. 12. 13.자 확인대상발명의 3차 보정은 이 사건 특허발명의 구성 및 고정구 부분의 형태와 대비될 수 있도록 확인대상발명의 대응구성의 명칭과 형태를 명확하게 하여 보정 전 확인대상발명의 설명서 및 도면에 기재되어 있던 사항 중 일부 불명확한 부분을 구체화한 것으로 볼 수 있고, 새로운 사항을 추가하거나 변경한 것이라고 할 수는 없으므로, 이러한 보정으로 인하여 확인대상발명의 동일성이 상실되었다고 보기 어렵고, 피청구인인 원고의 방어권행사를 곤란하게 할 우려나 심리의 지연을 초래하는 것이라고 할 수도 없어, 위 3차 보정은 확인대상발명의 동일성이 유지되는 것으로서 요지변경에 해당하지 않는다.

특허법원 2013. 5. 2. 선고 2012허11177 판결 [권리범위확인(실)] - 확정

원고가 위 권리범위 확인심판이 계속 중이던 2012. 4. 5. 확인대상고안의 설명서 및 도면을 제1차 보정한 이후 2012. 8. 2. 확인대상고안의 설명서 및 도면을 제2차 보정하였음에도, 특허심판원이 제2차 보정에 대하여 아무런 판단을 하지 아니한 채 제1차 보정된 확인대상고안을 판단대상으로 삼아 이 사건 등록고안과 대비하여 그 권리범위에 속하지 아니한다는 이 사건 심결을 하였음을 알 수 있는데, 실용신안법 제33조에 의하여 준용되는 특허법 제140조 제3항에 의하면 권리범위 확인심판을 청구할 때에는 심판청구서에 특허발명과 대비될 수 있는 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여야 하고, 같은 조 제2항 본문에 의하면 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없으나, 같은 항 단서 및 제3호에 의하면 특허권자 또는 전용실시권자가 청구인으로서 청구한 권리범위 확인심판에서 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대하여 피청구인이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명과 비교하여 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 및 도면을 보정하는 경우에는 심판청구서의 보정이 그 요지를 변경하더라도 허용되는바, 제1차 보정에 대하여 피심판청구인인 피고가 자신이 실시하는 고안과 다르다고 주장하여 원고가 제2차 보정을 하였으므로 특허심판원으로서는 제2차 보정된 확인대상고안의 설명서 및 도면에 따라 파악된 확인대상고안을 이 사건 제1, 3, 4, 6항 고안과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단했어야 함에도 불구하고, 특허심판원은 제2차 보정에 대한 아무런 판단도 하지 아니한 채 제1차 보정된 확인대상고안을 이 사건 제1, 3, 4, 6항 고안과 대비하여 이 사건 심결에 이르렀는바, 이 사건 심결은 실용신안법 제33조, 특허법 제140조 제2, 3항을 위배한 절차상 위법이 있다.

특허법원 2011. 9. 14. 선고 2011허2909 판결 [권리범위확인(실)] - 확정

특허법 제140조 제2항은 제1항의 규정에 따라 제출된 심판청구서의 보정은 제2항 각호에서 규정한 경우 외에는 그 요지를 변경할 수 없다고 규정하고 있는바, 특허법이 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없도록 규정한 취지는, 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 있기 때문이므로, 그 보정의 정도가 청구인의 발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성 부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지되는 경우만 요지변경에 해당하지 않는바, 보정사항 1은 ‘지하에 매장되어 출토된 탄소 또는 일반적인 숯’을 ‘400~700℃의 온도조건하에서 제조되어 냉각된 흑탄인 숯 또는 출토된 흑연’으로 보정한 것으로서, 구체적으로는 ‘지하에 매장되어 출토된 탄소’를 ‘출토된 흑연’으로, ‘일반적인 숯’을 ‘400~700℃의 온도조건하에서 제조되어 냉각된 흑탄인 숯’으로 각각 보정한 것인데, 보정사항 1은 보정 전의 기재가 불명확한 탄소를 흑연으로(흑연은 순수한 탄소로 이루어진 광물로서, 탄소 동소체의 하나이다) 구체적으로 특정하여 명확하게 하고, 숯의 제조 온도를 구체적으로 한정한 것으로서, 확인대상고안의 동일성을 유지하는 범위내의 보정이라고 볼 수 있어서 요지변경에 해당하지 않으며, 보정사항 2는 ‘성형물에 카본 그레파이트를 도포한 다음 고온으로 가열’을 ‘성형물에 카본 그래파이트 분말과 콜타르 피치가 혼합된 혼합액을 도포한 다음 고온으로 가열’로 보정한 것으로서, 구체적으로는 도포 액의 성분에 ‘콜타르 피치’를 추가한 것인데, 보정사항 2에서 추가된 콜타르 피치는 스팀으로만 혼합하여 성형되어 부서지기 쉬운 성형물의 형상을 유지하고, 성형물이 고온으로 가열될 때 성형물 내부로 침투되어 성형물의 강도를 보강하는 새로운 기능 및 작용효과를 가지는 것이므로, 보정사항 2는 보정 전과 비교해서 확인대상고안의 구성과 효과에 변경을 가져옴으로써 동일성을 벗어나는 요지변경에 해당하고, 보정사항 3은 ‘이때, 숯 분말 또는 흑연 분말을 1000℃의 온도에서 1~5분간 소성하여 인체에 유해한 물질을 휘발시킴과 동시에 탄소화시킨다’를 추가한 것인데, 보정사항 3에서 추가된 소성 공정은 소성 가공하는 온도와 시간을 종래에 없던 것을 새로 추가한 것이어서 그것이 확인대상고안의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 부분을 부가한 것이라 보기는 어렵고, 아울러 위 보정에 의해서 확인대상고안은 인체에 유해한 물질이 휘발되고 동시에 탄소화가 진행되는 새로운 기능과 작용효과를 갖게 되므로, 보정사항 3은 확인대상고안의 동일성을 해치는 요지변경에 해당하며, 보정사항 4는 ‘여기에서, 카본 그래파이트를 구체적으로 설명하면, 카본은 지구상에 가장 널리 존재하는 천연자원 중의 하나이다. 카본제품으로 사용되는 원료인 비결정질의 그래파이트는 피치 코크, 석유 코크, 피치, 타르 등을 포함하고 있다. 피치 코크, 석유 코크 등에 피치, 타르, 페놀계 수지들을 혼합하여 성형한 후 약 1000~1300℃로 소성하여 생산된다. 일반적으로 결정구조와 물리적, 화학적 특성에 따라 카본과 그래파이트로 분류된다. 카본이 2500℃이상의 고온에서 열처리 될 때, 그 결정구조와 화학적 특성은 바뀌어 그래파이트화된다. 이 과정을 흑연화라고 한다. 카본이 흑연화 되기 전 기계적, 전기적 특성을 향상하기 위하여 필요에 따라 피치 함침 후 다시 소성하기도 한다’를 추가한 것이므로 살피건대, 보정 전에는 ‘탄소성형체의 표면에 카본 그레파이트를 도포한다’고 기재하고 있어 카본 그레파이트가 하나의 물질로 보임에 비해, 보정 후에는 ‘카본과 그래파이트로 분류된다’와 ‘카본이 2500℃이상의 고온에서 열처리 될 때, 그 결정구조와 화학적 특성은 바뀌어 그래파이트화된다’를 추가로 기재함으로서, 보정 후에는 카본과 그레파이트가 별개의 다른 물질인 것처럼 변경됨으로써 보정 후의 확인대상고안은 그 기재가 종전보다 더욱 불명료해졌는바, 결국 보정사항 4는 확인대상고안의 동일성을 해치는 요지변경에 해당하고, 보정사항 5는 ‘한편, 흑연 또는 흑탄이 2800℃까지 가열되는 360시간 동안 인체에 유해한 물질은 모두 휘발되며, 1000~1200℃의 온도에서 탄소화가 진행되기 때문에 조금씩 결정화가 시작되고 전기 전도성이 좋아지고 강도가 높아지게 된다’를 추가한 것인데, 보정사항 5는, 보정 전의 ‘저온에서 고온으로 점진적으로 가열이 이루어지는 데, 약 360시간(15일)동안 온도를 증가시키고, 2800℃가 도달되면 5~6시간을 지속시킨다’는 구성이 원래부터 가지고 있었던 기능과 효과를 단순히 추가한 것으로 판단되고, 그로 인해서 확인대상고안의 동일성에 영향을 끼친다고 볼 수 없으므로 요지변경에 해당하지 않으며, 보정사항 6은 ‘컷팅된 침대 상판용 탄소성형체의 표면에 코팅을 수행하여 코팅층을 형성하는 데, 테프론, 세라믹, 옻, 다이아몬드, 티타늄, 마블, 금, 파우다, 규소 등의 코팅재를 사용하고, 그 도막의 두께 및 열처리 시간이 각기 다르다’를 ‘컷팅된 침대 상판용 탄소성형체의 표면에 컷팅된 제품의 표면에 옻 코팅 또는 세라믹 코팅을 수행하여 코팅층을 형성하는 데, 옻 코팅의 경우 상온에서 수성 옻코팅제를 제품의 표면에 2~3회 도포하여 도막 두께가 15~30㎛로 도포한 후 150~200℃의 온도에서 20분간 건조한다. 또한, 세라믹 코팅의 경우 세라믹 코팅제를 제품의 표면에 도포하여 도막 두께가 5~10㎛로 도포한 후 170~190℃의 온도에서 20분간 건조한다’로 보정한 것인데, 보정사항 6은 보정 전의 코팅재 중 일부를 삭제하고, 또한 코팅의 온도, 시간, 두께, 회수, 건조 시간을 구체적으로 한정한 것으로서, 확인대상고안의 불명확한 부분을 구체화한 것으로 판단되고, 그로 인해서 확인대상고안의 동일성에 영향을 미치지는 아니하므로 요지변경에 해당하지 않는바, 결국 이 사건 보정은 보정사항 2, 3, 4가 보정 전의 확인대상고안의 요지를 변경하는 것이므로 전체적으로 요지변경에 해당한다.

특허법원 2011. 4. 15. 선고 2010허6584 판결 [권리범위확인(특)] - 확정

특허법 제140조 제2항에서 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없도록 규정하고 있는 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 있기 때문이라 할 것이므로, 그 보정의 정도가 청구인의 발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지되는 경우에는 요지변경에 해당하지 않으며, 한편 권리범위확인 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 특허청구범위에 대응하여 구체적으로 구성을 기재한 확인대상발명의 설명 부분을 기준으로 파악하여야 하고, 확인대상발명의 설명서에 첨부된 도면에 의하여 위 설명 부분을 변경하여 파악하는 것은 허용되지 아니하고, 확인대상발명의 설명서 부분에 특허발명의 특정 구성요소와 대응되는 구성요소에 관하여 아무런 기재가 없는 경우, 그 특정 구성요소가 필수적인 구성요소이어서 그것이 없이는 확인대상발명이 미완성발명에 해당한다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 일응 그 구성요소를 결여한 발명을 심판의 대상으로 하여 판단을 구하는 것으로 보아야 하는바, 이 사건 보정은 ‘보정 전 확인대상발명’의 설명서의 내용은 변경하지 않고, 그 도면 중 도 4, 5, 7에서 ‘볼트 및 설치구에 관련된 부분’을 삭제한 것인데, 이 사건 특허발명에서 ‘제3 장볼트 및 설치구’는 비닐포대 원단을 다중절곡할 때 사용되는 지지판을 설치하는 구성요소이고, ‘보정 전 확인대상발명’의 설명서 모두 부분에는 ‘도 1에 도시된 바와 같이 확인대상발명에 따른 비닐포대 성형장치는 인쇄장치로부터 공급되는 비닐포대 원단의 인출각도를 선택적으로 조절하도록 된 각도조절부와, 각도조절부로부터 인출되는 비닐포대 원단의 양면에 선택적으로 엠보싱을 성형하도록 된 성형조절부 및 엠보싱부, 엠보싱부로부터 인출되는 비닐포대 원단을 가압하여 이송시키도록 된 구동성형부, 구동성형부로부터 인출되는 비닐포대 원단을 늘어짐 없이 배출하도록 된 배출부로 구성된다’고 기재되어 있고, 그 이하에는 ‘각도조절부, 성형조절부 및 엠보싱부, 구동성형부, 배출부’에 대한 개별적인 설명과 이들 구성을 이용한 비닐포대 성형방법이 구체적으로 기재되어 있을 뿐이고, 이 사건 제1항 발명의 ‘다중절곡부’와 관련된 기재는 전혀 찾아볼 수 없으며, ‘보정 전 확인대상발명’의 도 4 및 도 5는 ‘확인대상발명에 따른 비닐포대 성형장치의 성형조절부와 엠보싱부를 도시한 분리사시도 및 조립도’이고, 도 7은 ‘확인대상발명에 따른 비닐포대 성형장치의 사용상태를 도시한 측면도’이며, 도 4, 5, 7의 ‘볼트 및 설치구에 관련된 부분’에는 아무런 도면부호도 기재되어 있지 않은바, ‘다중절곡부’가 필수적 구성요소임을 인정할 아무런 자료가 없는 이 사건에서, 원칙적인 확인대상발명 파악의 기준이 되는 설명서에 기재된 ‘보정 전 확인대상발명’은 ‘각도조절부’, ‘성형조절부’, ‘엠보싱부’, ‘구동성형부’ 및 ‘배출부’만으로 구성되는 비닐포대 성형장치로서 ‘다중절곡부’는 가지지 않는 발명인데, ‘보정 전 확인대상발명’의 도면 중 도 4, 5, 7에는 그 기능이나 효과를 전혀 알 수 없는 ‘볼트 및 설치구와 관련된 부분’이 도시되어 있었으므로, 이 사건 보정은 ‘보정 전 확인대상발명’의 설명서의 기재와 도면이 일부 불일치하여 불명확할 수 있는 부분에 대하여 확인대상발명의 설명서 기재대로 바로 잡아 명확히 한 것에 해당할 뿐, 그로 인해 확인대상발명의 내용이 실질적으로 변경된 것은 아니므로, 심판청구서의 요지변경에 해당하지 않는다.

특허법원 2009. 9. 9. 선고 2009허2227,34,41,58 판결 [권리범위확인(실)] - 상고이유서부제출기각

실용신안법 제33조에 의하여 준용되는 특허법 제140조의 제3항에 의하면 권리범위확인심판을 청구할 때에는 특허발명과 대비할 수 있는 설명서 및 도면을 첨부하여야 하는데, 같은 제2항에 의하면 심판청구서의 청구취지 보정은 원칙적으로 그 요지를 변경할 수 없고, 이처럼 특허법 및 실용신안법이 원칙적으로 요지변경이 되지 않는 범위 안에서만 확인대상발명(또는 고안)의 보정을 허용하는 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권행사를 곤란케 할 우려가 있기 때문이므로, 그 보정의 정도가 청구인의 발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지된다고 인정된다면 이는 요지변경에 해당하지 않지만, 같은 항 제2항 제2호에 의하면 적극적 권리범위확인심판에서 피청구인이 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 및 도면에 의하여 특정된 확인대상발명이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명과 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 및 도면을 보정하는 때에는 요지의 변경에 해당하더라도 보정할 수 있는바, 이는 적극적 권리범위확인심판의 경우 확인대상발명을 특정할 의무가 있는 자와 실제로 실시하는 자가 다르기 때문에 피청구인의 협력이 없다면 청구인이 확인대상발명을 정확히 특정하는 것이 소극적 권리범위확인심판에 비하여 상당한 어려움이 있을 수 있는 점을 고려하여 확인대상발명 특정에 관한 청구인의 불리함을 보상함으로써 균형을 도모하기 위한 특칙이고, 따라서 위 규정은 확인대상발명의 특정 의무자와 실시자가 동일한 소극적 권리범위확인심판에는 적용되지 아니하는바, 이 사건 보정은 이 사건 보정 전 확인대상고안의 런너 고정용 공간부, 제1수직면과 제2수직면, 상면, 제1수평돌기와 제2수평돌기 및 수평연장부의 구성에, 제1수직면이 실내의 벽면에 고정 가능하도록 하는 고정스크류의 구성과 런너 고정용 공간부에 끼워지고, 원통형의 케이스안에 스프링이 삽입된 상태에서 걸림부가 상기 케이스의 상부에 결합되며, 걸림부를 관통한 피스톤은 스프링에 의해 탄성적으로 지지되고, 와이어가 케이스의 하단부를 관통하여 끼워져 고정되는 런너의 구성을 부가하고, 제2수직면의 하단부가 실내 공간 쪽을 향하여 90°로 절곡된 후 수평으로 연장된 수평연장부와 연결되며, 수평연장부의 단부는 수평연장부의 다른 부분들보다 두께가 두껍게 형성되는 구성에 관한 설명서의 기재를 추가한 것으로, 먼저 고정스크류를 부가한 점에 관하여 보면, 천정용 마감 몰딩이라고도 일컬어지는 이 사건 보정 전 확인대상고안과 같은 천정용 마감재는 실내 천정과 모서리에 장식적 효과를 주고 런너를 장착하여 액자와 같은 물건을 걸 수 있게 하는 기능을 하므로 천정용 마감재를 천정이나 벽면 상단에 고정할 수 있는 수단이 필요할 뿐 아니라, 변론 전체의 취지에 의하면 피고는 고정스크류가 포함된 천정용 마감재만을 제작 또는 판매하고 있는 것으로 보이므로, 고정스크류는 이 사건 보정 전 확인대상고안이 갖추어야 할 당연한 구성이라고 할 수 있어, 이 사건 보정 전 확인대상발명에 고정스크류를 부가한 것은 심판청구취지의 요지의 변경에 해당하지 않고, 다음 제2수직면의 형태 및 연결관계와 수평연장부의 단부의 형태에 관한 기재를 추가한 점에 관하여 살펴보면, 위 추가된 기재는 이 사건 보정 전 확인대상발명의 설명서에는 기재되어 있지 않지만, 도면에는 그와 같은 형태와 연결관계가 도시되어 있어, 위 추가는 설명서 및 도면에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것에 불과하므로 심판청구취지의 요지변경에 해당하지 않으며, 마지막으로 런너를 부가한 점에 관하여 살펴보면, 우선, 이 사건 보정 전 확인대상고안이 런너 고정용 공간부의 구성을 가지고 있음에도 런너에 관한 구체적 기재는 없으나, 그것만으로 이 사건 보정 전 확인대상고안이 런너의 구성을 포함하는지 여부가 불명확하다고 볼 수 없고, 오히려 천정용 마감재와 런너는 일체로 결합되어야 본래의 기능을 발휘하는 것이지만 별도로 제조 또는 판매하는 것도 충분히 가능한 점, 피고의 주장에 의하더라도 피고는 런너가 포함된 이 사건 보정 후의 확인대상발명을 실시하는지는 별론으로 하더라도 런너가 포함되지 않은 이 사건 보정 전의 확인대상고안을 실제로 실시하고 있었던 것으로 보이는 점 등을 고려하면, 이 사건 보정 전 확인대상발명은 런너의 구성을 포함하지 않는 것임이 명확하고, 또한, 천정용 마감재가 결합될 수 있는 런너는 여러 형태가 있을 수 있으므로 이 사건 보정에 의하여 부가된 형태의 런너가 이 사건 보정 전 확인대상고안에서 처음부터 당연히 있어야 할 구성에 해당한다고 할 수 없어, 이 사건 보정 전 확인대상고안에 런너를 부가하는 것은 확인대상고안의 동일성을 상실하게 하는 것이라고 보아야 하므로 이 사건 보정은 심판청구취지의 요지변경에 해당하여 위법하다.

특허법원 2009. 7. 10. 선고 2008허14339 판결 [권리범위확인(실)] - 확정

이 사건 심판청구인인 원고가 이 사건 심판청구과정에서 확인대상고안의 구성은 그 설명서 기재와 달리 ‘집게와 고정핀을 함께 사용하는 것이다’라는 취지로 진술한 사실을 원고 스스로 인정하고 있으므로, 과연 심판 단계에서의 위와 같은 당사자 진술로 확인대상고안의 설명서가 변경된 것인지에 관하여 살펴보면, 실용신안법 제33조에 의하여 실용신안에 관한 심판·소송 등에도 준용되는 특허법 제140조 제3항은 ‘제135조 제1항의 권리범위 확인심판을 청구할 때에는 특허발명과 대비될 수 있는 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여야 한다’고 규정하고 있고, 위 규정에서 말하는 ‘설명서 및 도면’은 권리범위확인심판의 확인의 대상이 되는 고안을 가리킨다고 할 것이고, 위 규정에 따라, 권리범위확인심판의 청구인은 심판청구서에 반드시 확인의 대상이 되는 고안을 특정한 설명서 및 도면을 첨부하여야 할 것이고, 그 설명서 및 도면은 권리범위확인심판에 있어서 청구의 취지의 일부라 할 것이어서, 그 변경은 심판청구서의 청구의 취지의 변경에 해당하여 특허법 제140조 제2항에 의하여 요지를 변경할 수 없게 되는 등 일정한 제한을 받게 되므로(특허법 제140조 제2항 단서 제2호에 의하여, 적극적 권리범위확인심판에서 권리자인 청구인이, 확인대상발명을 피청구인이 주장하는 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 설명서 및 도면을 보정하는 경우에는 요지변경 금지의 제한을 받지 아니하나, 소극적 권리범위확인심판에는 이러한 단서 규정의 적용이 없다), 권리범위확인심판에 있어서 확인의 대상이 되는 고안은, 심판청구인이 특허법 제140조 제2항 및 제3항의 규정에 따라 명시적으로 설명서나 도면을 보정하지 않는 한 심판청구서에 첨부된 설명서 및 도면만을 기준으로 특정되어야 할 것인바, 원고가 이 사건 소극적 권리범위확인심판의 심판청구서에 확인대상고안의 설명서 및 도면을 첨부하면서 거기에 기재된 확인대상고안이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다는 심결을 구한다고 청구하였고, 그 후부터 이 사건 심결 당시까지 원고가 위 확인대상고안의 설명서 및 도면의 기재 내용을 특허법 제140조 제2항 및 제3항의 규정에 따라 변경한 적은 없었던 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 이 사건 권리범위확인심판에 있어서 확인의 대상이 되는 고안은 확인대상고안의 설명서 및 도면에 기재된 고안을 기준으로 확정하여야 할 것이고, 원고가 심판단계에서 최초 심판청구서에 첨부된 확인대상고안의 설명서 및 도면을 특허법 제140조 제2항 및 제3항의 규정에 따라 변경한 적이 없었던 이상, 원고가 이 사건 심판청구과정에서 확인대상고안의 구성은 그 설명서 기재와 달리 ‘집게와 고정핀을 함께 사용하는 것이다’라는 취지로 진술한 사실이 있다는 사정만으로, 당연히 확인의 대상이 되는 고안이 그와 같이 변경되었다고 볼 수는 없다.

특허법원 2009. 6. 18. 선고 2008허8457 판결 [권리범위확인(특)] - 확정

특허법 제140조 제2항이 심판청구서의 보정에 있어서 그 요지를 변경할 수 없도록 규정하고 있는 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 우려가 있기 때문이라 할 것이므로 그 보정의 정도가 청구인의 발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지된다고 인정된다면 이는 요지변경에 해당하지 않는다 할 것인바, 이 사건 보정은, 핀의 전방 끝단부 및 후방 끝단부에 병기된 도면부호를 수정하고(보정사항 1), 블레이드의 폭 부분은 핀의 끝단 최대 폭의 부분보다 크다는 사항을 추가하고(보정사항 2), 핀의 후방 끝단부에서 블레이드가 돌출됨에 있어서 핀의 후방 끝단부의 안쪽으로 제한되지 않고 이를 초과하여 돌출된다는 한정사항을 추가하며(보정사항 3), 확인대상발명의 도 1에서 핀의 전방 끝단부 및 후방 끝단부의 도면부호를 추가한(보정사항 4) 것임을 알 수 있는데, 보정 전후의 내용을 비교하여 보면, 보정사항 1은 명백한 오기의 정정에 불과하고, 보정사항 2는 보정 전후로 ‘확인대상발명의 상세한 설명’의 두 번째 문단 말미에 동일하게 있는 ‘핀의 끝단 최대 폭의 부분에 해당하는 블레이드의 폭 부분은 보다 넓은 폭의 비율(대략 62％ 정도 부가)을 가진다’는 기재와 동일한 내용을 그 앞에서 블레이드와 관련하여 한 번 더 기재한 것에 불과하며, 보정사항 3은 핀의 후방 끝단부에서 블레이드가 돌출됨에 따라 자명하게 도출되는 사항을 한정한 것에 불과하고, 보정사항 4는 핀의 전방 끝단부 및 후방 끝단부의 도면부호를 도 1의 해당부분에 추가한 것에 불과하여, 이 사건 보정은 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 보정 전후로 발명의 동일성이 인정되므로 심판청구서의 요지변경에 해당하지 않고, 특허법에는 심판청구서의 보정시에 상대방에게 답변서나 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다는 규정이 없을 뿐만 아니라, 이 사건 심판과 같은 소극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 설명서 및 도면의 보정은 요지변경에 이르지 않는 범위 내에서만 허용되는 것이어서 그러한 보정 후에 상대방이 새로이 답변서 등을 제출할 기회를 갖지 못하였다 하여 심리상 특별히 불리할 것이 없으므로, 특허심판원이 피고의 이 사건 보정 후에 원고에게 답변서 등을 제출할 기회를 주지 않고 이 사건 심결을 하였다고 해서 위법하다고 볼 수 없다.

특허법원 2008. 5. 2. 선고 2007허8252 판결 [권리범위확인(특)] - 확정

특허발명의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 특정되어야 하는 것인바, 그 특정을 위하여 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없다고 하더라도 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 하며, 그 구체적인 구성의 기재는 특허발명의 구성요건에 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 하고,확인대상발명이 불명확하여 특허발명과 대비대상이 될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서는 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이며, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하여야 할 것이고, 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이며, 특허법 제140조 제2항에서 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없도록 규정하고 있는 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 있기 때문이라 할 것이므로, 그 보정의 정도가 청구인의 발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서의 명백한 오기를 바로잡거나 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화하는 것, 또는 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지된다고 인정된다면 이는 요지변경에 해당하지 않고, 심판청구서 보정의 한계를 정하는 기능을 하는 발명의 동일성은 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 있느냐는 견지에서 파악되어야 할 것이므로, 특허요건인 신규성이나 확대된 선출원에서의 발명의 동일성 또는 명세서의 보정이나 정정의 요건인 신규사항 등과는 구별되어야 할 것이어서, 권리범위확인심판의 심판청구서에 확인대상발명의 작동에 중요한 부분을 이루는 구성, 대비되는 특허발명의 특허청구범위에 기재되어 있는 구성요소에 상응하는 구성 등에 대한 기재가 생략 또는 누락되어 있는 것을 심판절차에서 추가하거나 변경하는 보정은, 설령 특허요건에서의 발명의 동일성의 범위를 벗어나거나 보정이나 정정요건에서의 신규사항을 추가하는 것이라고 하더라도, 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 없는 경우에는 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화하는 것, 또는 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지되는 것으로서 요지변경에 해당되지 않는다고 할 것이며, 특허권자는 업(業)으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하고, 그 중 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위 이외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위까지 그 실시에 포함되므로, 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법에 의하여 생산된 물건에까지 특허권의 효력이 미친다 할 것이어서, 특정한 생산방법에 의하여 생산한 물건을 실시발명으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있고, 한편 확인대상발명의 특정을 위해서는 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요까지는 없고 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도로 기재하면 충분하므로, 확인대상발명이 ‘물건의 발명’으로 특정되었더라도 설명서에 그 생산방법을 구체적으로 특정하고 있는 경우, ‘방법의 발명’인 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 하는바, 우선 이 사건 제1 내지 6항 발명은 ‘벌브 생산방법’이라는 물건의 생산방법에 관한 발명임에 비하여 보정전 확인대상발명은 ‘벌브’라는 물건에 관한 발명으로만 구성되고 그 생산방법에 관하여는 기재되어 있지 않으므로, 보정전 확인대상발명은 생산방법에 대응하는 부분의 구체적인 구성이 불명확하여 특허발명과 대비대상이 될 수 있을 정도로 특정되어 있지 않다고 할 것이나, 이 사건 권리범위확인심판은 특허권자인 원고에 의하여 피고 실시의 확인대상발명이 이 사건 제1 내지 6항 발명의 권리범위에 속한다고 주장되어 제기된 것으로, 그 심판청구서의 주장 내용이나 심판청구서에 첨부된 증거자료들에는 보정전 확인대상발명의 벌브가 이 사건 제1 내지 6항 발명의 생산방법에 의하여 생산된 물건이라는 취지가 포함되어 있었고, 더구나 특허법 제129조는 생산방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정하고 있기 때문에, 특허심판원이나 피심판청구인인 피고로서는 보정전 확인대상발명의 벌브가 이 사건 제1 내지 6항 발명의 생산방법에 의하여 생산된 벌브라는 심판청구취지를 쉽게 알 수 있었다고 할 것이며, 이 사건 보정은 위와 같은 취지를 잘 알고 있었던 특허심판원의 보정 요구에 의하여 이루어진 것으로 보이고, 그 보정 내용 또한 당초의 확인대상발명에 위와 같이 특허심판원이나 피고가 예상할 수 있었던 범위 내인 이 사건 제1 내지 6항 발명의 생산방법과 동일한 생산방법을 추가 기재한 것에 불과하여, 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법에 의하여 생산한 물건을 특정하여 권리범위확인심판을 제기할 수 있기 때문에 당초 물건으로 특정된 보정전 확인대상발명도 그 생산방법에 관한 추가 기재만 있었더라면 특정에 아무런 문제가 없었을 것이고, 이 경우 확인대상발명에 특허발명과 대비할 수 있는 생산방법에 관한 기재가 생략 또는 누락되어 있으면 특허발명과의 대비가 불가하므로 그 생산방법에 관한 기재는 처음부터 당연히 있었어야 할 구성 부분으로, 특허심판원으로서는 그 생산방법을 특정하도록 하는 보정을 명하는 등의 조치를 취하였어야 할 사항이며, 통상 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 주장되어 제기되는 적극적 권리범위확인심판의 성격, 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정하고 있는 특허법 제129조의 추정 규정 및 확인대상발명과 함께 제출되는 심판청구서나 의견서의 주장·입증취지 등으로부터 특허심판원이나 피심판청구인은 확인대상발명에서 특정된 물건은 그 대비되는 특허발명의 생산방법에 의하여 생산된 물건이라는 주장을 전제로 한 것이라고 쉽게 알 수 있을 것이고, 이 사건 심판절차에서도 비록 보정전 확인대상발명에 벌브의 생산방법에 관한 기재가 없었음에도 이 사건 보정이 있을 때까지 특허심판원이나 당사자들이 그 생산방법은 원고가 확인을 구하는 대상인 이 사건 제1 내지 6항 발명의 생산방법이라는 점을 전제로 절차가 진행되고 있었던 것으로 보이며, 이 사건 보정으로 인하여 달리 심판절차의 지연을 초래하거나 피심판청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 우려가 있었던 사정이 엿보이지 않는 점 등을 종합하여 보면, 물건으로 특정된 당초의 확인대상발명에 그 권리범위의 확인을 구하는 이 사건 제1 내지 6항 발명의 생산방법과 동일한 생산방법을 추가 기재한 것에 불과한 이 사건 보정은, 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지되는 것으로서, 요지변경에 해당되지 않는다고 할 것이다.

특허법원 2008. 3. 27. 선고 2007허4939 판결 [권리범위확인(실)] - 확정

특허발명의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것인바, 그 특정을 위하여 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없다고 하더라도 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 하며, 그 구체적인 구성의 기재는 특허발명의 구성요건에 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 할 것이고, 만약 확인대상발명이 불명확하여 특허발명과 대비대상이 될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서는 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이며 그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하여야 할 것인바, 이 사건에서 보면, 확인대상고안 중 청구항 1 고안의 구성요소 1, 구성요소 2, 구성요소 3 및 구성요소 5에 대응하는 각각의 구성요소는 청구항 1 고안의 해당 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도로 기재가 되어 있으나, 확인대상고안 중 청구항 1 고안의 구성요소 4에 대응하는 구체적인 구성요소에 대한 기재가 있는지 여부에 대하여 살펴보면, 권리범위확인심판청구의 대상이 되는 확인대상고안은 구체적으로 구성을 기재한 확인대상고안의 설명 부분을 기준으로 파악하여야 하고, 확인대상고안의 설명서에 첨부된 도면에 의하여 위 설명 부분을 변경하여 파악하는 것은 허용되지 않는 것인데, 이 사건 확인대상고안의 기재에 의하면 청구항 1 고안의 구성요소 4 가이드로울러에 대응시킬 수 있는 대응구성의 존재 여부, 있다면 그 구성과 적용효과 등에 관하여 아무런 기재나 설명이 없고, 단지 첨부된 사진상 제1로울러와 제2로울러 하부에 제1, 2로울러 좌우측판 및 중간판 외부를 원형으로 둘러싼 테두리에 연접하여 수평으로 둥근 바가 형성되어 있는 모양이 나타나 있기는 하지만, 그로 인하여 그 구성이 어떠한 형태이고 그 작용효과가 어떠한지는 전혀 알 수가 없어 이것만으로 구성요소 4에 대응하는 부분을 특정하였다고 볼 수 없고, 달리 구성요소 4에 대응하는 구성의 존재나 작용효과 등을 추단할 아무런 자료가 없는데,이처럼 확인대상고안에 구성요소 4에 대응하는 부분에 관하여 특정하지 아니하면 피고가 실제 실시하는 어선용 그물 인양 장치에 구성요소 4에 대응하는 구성이 있는지 여부에 따라 그 권리범위에 속하는지 여부가 달라질 수 있으므로, 결국 확인대상고안은 위 부분에 있어서 청구항 1 고안의 구성요소와의 차이점을 대비할 수 있을 정도로 특정되었다고 할 수 없어, 특허심판원으로서는 원고에게 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상고안 중 청구항 1 고안의 구성요소 4에 대응하는 구성 부분을 기재함으로써 확인대상고안을 특정하도록 보정을 명하는 등의 조치를 취하였어야 할 것이고, 그럼에도 불구하고 그 특정에 미흡함이 있다면 이를 이유로 심판청구를 각하하였어야 할 것인바, 이러한 조치를 취하지 아니하고 이 사건 확인대상발명이 특정되었다고 보고 본안에 나아가 판단한 이 사건 심결은 위법하다 할 것이며, 원고는 피고가 실제 실시하는 어선용 그물 인양 장치에는 청구항 1 고안의 구성요소 4에 대응하는 ‘제1로울러와 제2로울러의 하부에 설치되어 그물을 받쳐주고, 그물이 밀려들어 가는 것을 방지하는 가이드바’가 구비되어 있었음에도 불구하고 확인대상고안에 이를 기재하지 않았으므로 이 사건 소송절차에서 확인대상고안을 보정 신청한다고 주장하므로 살피건대, 원고가 보정 신청으로 추가하려는 위 구성요소 부분이 보정 신청 이전의 확인대상고안에 포함되어 있는 것으로 파악할 수 없음은 앞서 본 바와 같으므로, 원고의 위 보정 신청으로 인하여 이 사건 소송절차에서 확인대상고안은 심판절차에서의 확인대상고안에 나타나 있지 않던 새로운 구성요소가 추가됨으로써 동일성이 없는 다른 고안으로 변경되는바, 심결취소소송에서는 심결의 위법 여부를 판단하는 것이고 이처럼 심결의 위법 여부를 판단하기 위해서는 그 심결에서 판단 대상이 되었던 확인대상고안이 심결의 취소소송절차에 있어서도 동일성을 그대로 유지하고 있어야 할 것이므로, 이 사건에 있어서와 같이 취소소송절차에서 심결에서 판단의 대상이 되었던 확인대상고안과 동일성이 없는 다른 확인대상고안으로 변경하는 보정은 허용될 수 없어, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

특허법원 2007. 12. 13. 선고 2006허3014 판결 [권리범위확인(특)] - 확정

특허법원 2007. 9. 6. 선고 2006허9852 판결 [권리범위확인(실)] - 상고각하(판단안함)

실용신안법 제55조 제2항은 ‘심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다’고 규정하고 있는바, 이러한 규정은 심판청구의 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권행사를 곤란케 할 우려가 있기 때문이라 할 것이므로, 그 보정의 정도가 청구인의 고안에 관하여 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적 취지에 비추어 볼 때 그 고안의 동일성이 유지된다고 인정된다면 이는 요지변경에 해당하지 않는다고 할 것인바, 피고는 이 사건 심판절차가 계속 중이던 2006. 7. 27. 확인대상고안의 설명서를 보정하였는바, 보정사항 1은 확인대상고안의 구성요소 중 광고대에 관한 구성을 ‘이 아암의 외측단을 휘돌게 부착한 평면 삼각형 내피로 이뤄지는 광고대’에서 ‘아암의 외단부에 3방향으로 연결된 수직기둥, 각 면의 양쪽 수직기둥 사이에 부착한 평면 삼각형 내피로 이뤄지는 광고대’로 변경한 것인데, 위와 같이 광고대 아암의 외단부에 3방향으로 연결된 수직기둥이 설치되어 있고, 각 면의 양쪽 수직기둥 사이에 평면 삼각형 내피가 부착된 구성은 확인대상고안의 도면(확인대상고안의 도면은 보정으로 인하여 변경되지 아니하였다)에 이미 도시되어 있어, 보정사항 1은 심판청구서에 첨부된 확인대상고안의 설명서와 도면에 이미 표현된 구성의 불명확한 부분을 구체화한 것에 불과하여 요지변경에 해당하지 않는다고 할 것이며, 보정사항 2는 확인대상고안의 구성요소 중 외피에 관한 구성을 ‘내피의 외곽에 일정한 폭을 두고 상기 상하판 사이에 평면 삼각형으로서 외면에 광고가 인쇄되는 외피’에서 ‘상기 내피의 외곽에 일정한 폭을 두고 상기 상하판 사이에 3방향으로 연결된 수직기둥의 앵글에 고정되며, 외면에 광고가 인쇄되는 외피’로 변경한 것인데, 상하판 사이에 3방향으로 연결된 수직기둥의 앵글에 외피가 고정되는 구성은 확인대상고안의 도면에 이미 도시되어 있어, 보정사항 2는 심판청구서에 첨부된 확인대상고안의 설명서와 도면에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것에 불과하여 역시 요지변경에 해당하지 않으며, 보정사항 3은 외피의 사방 테두리에 관하여 상판, 하판 및 수직기둥에 고정하는 구성을 새로 추가한 것인바, 보정사항 3 중 ‘외피의 사방 테두리는 상판과 하판 및 각 광고면(3방향)의 양쪽 수직기둥에 설치한 앵글 안쪽에 접합’하는 부분은 확인대상고안의 도면 5에 도시되어 있고, 또한 보정사항 3 중 ‘공기가 새지 않는 밀폐 공간이 형성되는 것이며, 따라서 다른 광고내용이 수록된 외피로 교체 장착할 수 없다’는 부분은 위 구성으로 인한 자명한 효과를 기재한 것에 불과하므로, 위 부분의 보정은 심판청구서에 첨부된 확인대상고안의 설명서와 도면에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것에 불과하여 요지변경에 해당하지 않고, 다만 보정사항 3은 외피의 사방 테두리와 상하판 및 광고면을 접합하는 수단을 ‘접착제’로 한정하는 구성을 포함하고 있는바, 위와 같은 구성은 보정 전 확인대상고안의 설명서와 도면에는 기재되어 있지 않으나, 접합수단으로서 접착제를 사용하는 구성은 그 기술분야에서 널리 알려져 사용되고 있는 주지·관용의 기술이라고 할 것이고, 그로 인하여 접작제의 성질로 인하여 자명하게 예측할 수 있는 효과 이외에 새롭거나 현저한 효과가 발생한다고도 볼 수 없어, 보정사항 3이 위 접합수단을 ‘접착제’로 한정하는 것으로 보정한 것은 단순히 주지·관용기술을 부가한 것에 불과하여 보정 전후 확인대상고안의 동일성에 영향을 준다고 볼 수 없으므로 요지변경에 해당하지 아니하므로, 결국 보정사항 3도 전체적으로 볼 때 요지변경에 해당하지 아니하며, 보정사항 4는 광고대의 빗물 배수에 관한 구성에 관한 기재를 추가한 것인바, ‘광고대의 상판과 하판은 소정의 폭을 두고 배치된 내피와 외피의 상단 및 하단을 수평으로 가릴 뿐 중앙포스트와는 떨어져 있으므로 빗물은 상판과 중앙포스트 사이의 공간으로 떨어지는 구성’ 및 ‘중앙포스트의 상단이 막혀 있어서 그 속으로 빗물이 유입돼 떨어질 수는 없는 구성’은 모두 확인대상고안의 도면에 이미 도시되어 있어, 보정사항 4는 심판청구서에 첨부된 확인대상고안의 설명서와 도면에 표현된 구성의 불명확한 부분을 구체화한 것에 불과하여 요지변경에 해당하지 않으므로, 확인대상고안에 대한 보정은 실용신안법 제55조 제2항의 요지변경에 해당하지 않는다고 할 것이다.

특허법원 2007. 6. 29. 선고 2006허5188 판결 [권리범위확인(특)] - 상고각하

특허법원 2007. 6. 27. 선고 2006허11268 판결 [권리범위확인(특)] - 확정

특허법 제140조 제2항에서 심판청구서의 보정에 있어서는 청구의 이유를 제외하고는 그 요지를 변경할 수 없도록 규정하고 있는바, 그 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권행사를 곤란케 할 우려가 있기 때문이라 할 것이므로, 그 보정의 정도가 청구인의 발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하는 등 심판청구의 전체적 취지에 비추어 그 발명의 동일성이 유지된다고 인정된다면 이는 요지변경에 해당하지 않는데, 확인대상발명의 보정은 심판청구의 전체적 취지에 비추어 발명의 동일성이 유지되는 범위를 넘어서는 것으로서 요지를 변경하는 경우에 해당하여 허용될 수 없는 것으로 보아야 할 것이다.

특허법원 2007. 6. 1. 선고 2006허10661 판결 [권리범위확인(특)] - 확정

특허법 제140조 제2항에서 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없도록 규정하고 있는 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 있기 때문이므로, 심판청구서의 보정이 요지변경에 해당하지 않으려면, 그 보정의 정도가 청구인의 발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서의 명백한 오기를 바로잡거나 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화하는 것, 또는 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지되는 것으로 인정되어야 하는데, 심판청구서 보정의 한계를 정하는 기능을 하는 발명의 동일성은 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 있는가라고 하는 견지에서 파악되는 것이므로, 특허요건인 신규성이나 확대된 선출원에서의 발명의 동일성과는 다른 개념으로 보아야 하고, 명세서의 보정이나 정정의 요건인 신규사항, 즉 ‘최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위’를 벗어나는 사항과도 구별되어야 할 것이어서, 권리범위확인심판에서 심판청구서의 설명란에 확인대상발명의 작동에 중요한 부분을 이루는 구성에 관한 기재가 생략되었거나 확인대상발명과 대비되는 특허발명의 특허청구범위에 기재되어 있는 구성요소에 상응하는 구성에 대한 상세한 설명이 없었음에도, 이러한 구성에 관한 기재를 추가하거나 변경하는 보정은, 설사 특허요건에서의 발명의 동일성의 범위를 벗어나거나 보정이나 정정요건에서의 신규사항을 추가하는 것이라고 하더라도, 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 없는 경우에는 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화하는 것, 또는 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지되는 것으로서 요지변경에 해당되지 않는다고 할 것인데, 위와 같은 보정사항의 구체적인 내용에다가, 확인대상발명의 보정이 특허심판원의 보정요구에 따라 이루어졌고 피심판청구인인 원고 역시 이러한 보정에 대하여 구체적이고 실질적인 내용이 담긴 의견서를 제출한 사정을 보태어 볼 때, 확인대상발명의 보정은 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 없는 경우로서 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화하는 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지되는 것으로서 요지변경에 해당되지 않는다고 할 것이다.

특허법원 2007. 4. 6. 선고 2006허5584 판결 [권리범위확인(특)] - 확정

특허법원 2007. 3. 28. 선고 2006허7108 판결 [권리범위확인(특)] - 확정

피고는 위 심판사건에서 2006. 6. 9. 확인대상발명의 설명서 상세한 설명 중 ‘상기 코팅은 점착성이 강한 접착제를 PET층상에 골고루 도포한 후, 열을 가하면서 불투명 필름층을 PET시트에 일체로 열접착시킴으로써 완성된다. 이러한 방법으로 PET시트에 일체로 결합하므로 PET시트와 코팅된 피복층은 분리될 수 없다’는 부분을 삭제하는 내용의 보정을 하였으므로 살피건대, 특허법 제140조 제2항에서 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없도록 규정하고 있는 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권행사를 곤란케 할 우려가 있기 때문이라 할 것이므로, 그 보정의 정도가 청구인의 발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하는 등 심판청구의 전체적 취지에 비추어 그 발명의 동일성이 유지된다고 인정되는 경우에는 요지변경에 해당하지 아니한다고 할 것인데, 피고의 위 보정내용은 투시창의 PET시트에 필름층을 코팅하는 방식을 삭제한 것에 불과하여, 보정 전후의 확인대상발명 투시창은 모두 PET시트, 불투명 필름층, 접착제로 구성되고, PET시트에 불투명 필름층이 일체로 결합하여 양자를 분리할 수 없는 구조로 되어 있는 점에서 동일성을 유지하고 있고, 원고는 보정 전의 확인대상발명은 PET시트 위에 접착제를 뿌린 것으로 얼룩이 존재하는 투시창임에 비하여, 피고가 실시하고 있는 보정 후의 보호덮개 투시창은 얼룩이 없이 투명하고 깨끗한 것이어서 확인대상발명이 완전히 변경되었기 때문에 위 보정은 요지변경에 해당한다고 주장하나, PET시트에 접착제를 뿌려 필름층을 코팅하는 방법은 이 기술이 속하는 분야에서 일반적으로 관용되는 코팅방식 중의 하나에 불과하다고 할 것이고, 접착제를 사용한 결과 물품에 얼룩이 존재하는지 여부는 접착제의 종류나 사용방식에 따라 달라질 것이므로, 보정 전후의 확인대상발명의 요지가 변경된 것으로 볼 수 없다고 할 것이어서, 확인대상발명의 보정이 심판청구서의 요지변경에 해당하여 이 사건 심판청구가 부적법하다는 원고의 주장은 이유 없다.

특허법원 2007. 1. 19. 선고 2006허6310 판결 [권리범위확인(특)] - 확정

특허법 제140조 제2항에서 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없도록 규정하고 있는 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 있기 때문에, 심판청구서의 보정이 요지변경에 해당하지 않으려면, 그 보정의 정도가 청구인의 발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서의 명백한 오기를 바로잡거나 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화하는 것, 또는 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지되는 것으로 인정되어야 하는데, 확인대상발명에 대한 보정으로 인하여 위와 같이 변경된 사항이 요지변경에 해당하는지를 살펴보건대, 보정 전후의 확인대상발명은 위에서 살펴본 바와 같은 차이점으로 인하여 발명의 동일성이 유지된다고 할 수 없으므로, 확인대상발명에 대한 보정은 그 요지가 변경된 것이고, 이에 대하여 피고는 확인대상발명에 대한 보정은 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지의 결론에 영향을 주지 않는 사항 내지는 이 사건 특허발명의 보호범위와 관계가 없는 사항을 변경한 것이어서 요지변경에 해당하지 않는다고 주장하나, 확인대상발명에 대한 보정이 요지변경에 해당하는지를 판단함에 있어서는, 대비되는 특허발명과의 관계를 고려할 것이 아니고 보정 전후의 확인대상발명 자체가 발명의 동일성이 유지되는지를 기준으로 하여 그 보정이 요지변경에 해당하는지를 판단하여야 할 것이며, 피고의 주장과 같이 확인대상발명이 대비되는 특허발명의 권리범위에 속하는지의 결론에 영향을 미치는 사항 내지 특허발명의 보호범위에 관련되는 사항이 변경되는 경우에 한하여 그 보정이 요지변경에 해당한다고 할 것은 아니므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

특허법원 2006. 12. 14. 선고 2005허10428 판결 [권리범위확인(특)] - 확정

특허발명의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하고, 그 특정을 위하여 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없다고 하더라도 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 하나, 그 구체적인 구성의 기재는 특허발명의 구성요건에 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 하고, 만약 확인대상발명이 불명확하여 특허발명과 대비대상이 될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서는 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 하고, 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항인데, 특허심판원으로서는 원고에게 확인대상발명의 설명서 및 도면을 청구항 2 발명과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정하고, 확인대상발명의 설명서 및 도면을 피고가 실제로 실시하는 물품에 맞게 특정하도록 보정을 명하는 등의 조치를 취하였어야 하고, 그 보정에도 불구하고 확인대상발명의 특정에 미흡한 점이 있다면 심판청구를 각하하였어야 하는데, 이러한 조치를 취하지 아니한 채 본안에 관하여 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

특허법원 2006. 10. 20. 선고 2006허1438 판결 [권리범위확인(실)] - 확정

실용신안의 권리범위확인 심판을 청구함에 있어서 심판청구의 대상이 되는 기술은 당해 등록고안과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하고, 그 특정을 위하여는 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고 등록고안의 구성요소에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하면 되는 것이나, 다만 그 구체적인 구성의 기재는 등록고안의 구성요소와 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 하고, 만약 심판청구의 대상이 되는 기술이 불명확하여 등록고안과 대비대상이 될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서는 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 심판청구의 대상이 되는 기술의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이며, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하여야 하는데, 이 사건 등록고안의 핵심적인 기술적 사상은 안정기 외함의 케이스를 둘레에 방열용 돌출핀이 형성되도록 알루미늄재로 압출성형하여 단일체로 구성하고, 상하부 커버를 합성수지재로 성형 제작하여 조립할 수 있게 구성하는 것이고, 확인대상고안은, 외함구조에 있어서, 방열용 돌출부가 있는 경우와 돌출부가 없어도 되는 경우가 선택적으로 기재되어 있고, 또한 외함의 재질도 철 또는 알루미늄으로 선택적으로 기재되어 있으며, 상하부 커버도 철 또는 합성수지계열의 재질로 선택적으로 기재되어 있어, 확인대상고안의 필수적 구성요소가 이 사건 등록고안의 구성요소와 대비할 수 있을 만큼 특정되었다고 볼 수 없으므로, 위 심판사건을 심리하는 특허심판원으로서는 청구인인 피고에게 이 사건 심결의 결론을 좌우하는 확인대상고안의 중요한 구성요소에 관하여 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 심판청구의 대상이 되는 기술의 설명서 및 도면을 보완하는 등으로 이 사건 등록고안과 대비할 수 있을 정도로 확인대상고안을 특정하도록 보정을 명하여야 하고, 피고가 보정을 하지 아니하거나 보정을 하였음에도 불구하고 여전히 확인대상고안이 이 사건 등록고안과 대비할 수 있을 정도로 특정되지 않았다면 피고의 심판청구를 각하하였어야 할 것임에도 불구하고, 이러한 조치를 취하지 아니하고, 위와 같이 불완전하게 특정된 확인대상고안을 기초로 본안에 나아가 확인대상고안이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다고 판단한 것은 위법하다.

특허법원 2006. 7. 6. 선고 2005허1462 판결 [권리범위확인(특)] - 확정

특허발명의 권리범위확인심판을 청구함에 있어서 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것인바, 그 특정을 위하여는 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하면 되는 것이나, 다만 그 구체적인 구성의 기재는 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 할 것이고, 만약 확인대상발명이 불명확하여 특허발명과 대비대상이 될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서는 요지 변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이고, 이 사건 특허발명의 출원 당시의 특허법 제141조 제1항과 제140조 제3항은 ‘권리범위 확인심판을 청구할 때에는 필요한 명세서 및 도면을 첨부하여야 하고, 심판장은 이에 위반되는 경우에는 기간을 정하여 그 흠결의 보정을 명하여야 한다’고 규정하고 있었으나, 현행 특허법 제141조 제1항과 제140조 제3항은 ‘권리범위 확인심판을 청구할 때에는 특허발명과 대비될 수 있는 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여야 하고, 심판장은 이에 위반되는 경우에는 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 한다’고 규정하여 위와 같은 특허심판원의 의무를 보다 분명하게 명시하고 있는데, 확인대상발명이 이 사건 제8, 11 내지 15항 발명과 대비될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되지 않은 사실은 앞에서 인정한 바와 같고, 그럼에도 특허심판원이 원고에게 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하지 않은 채 확인대상발명이 이 사건 제8, 10 내지 15항 발명과 대비될 수 있을 정도로 특정되지 않았다는 이유로 원고의 이 부분 심판청구를 각하하는 심결을 한 사실에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없는바, 특허심판원으로서는 심판청구인인 원고에게 이 사건 제8, 11 내지 15항 발명과 대비될 수 있을 정도로 확인대상발명의 설명서에 대하여 보정을 하도록 명하는 등의 조치를 취하였어야 함에도 불구하고, 이러한 조치 없이 곧바로 이 사건 제8, 11 내지 15항 발명에 대한 청구인의 권리범위확인심판청구를 각하하였으므로, 이 사건 심결 중 이 부분은 위법하다.

특허법원 2005. 6. 16. 선고 2004허5795 판결 [권리범위확인(특)] - 확정

특허발명의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것인바, 그 특정을 위하여 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없다고 하더라도 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 하며, 그 구체적인 구성의 기재는 특허발명의 구성요건에 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 할 것이고, 만약 확인대상발명이 불명확하여 특허발명과 대비대상이 될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서는 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이며 그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하여야 할 것이며, 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이라고 할 것인데, 이 사건 특허발명은 ‘여과용 주름배수관을 이용한 점토성 연약지반의 탈수 촉진공법’에 관한 방법발명이고, 확인대상발명은 ‘여과용 주름 배수관을 이용한 연약지반의 탈수촉진용 배수장치’에 관한 물건의 발명으로서, 양 발명의 범주(카테고리)는 서로 다르나, 확인대상발명의 설명서에 의하면 ‘강관케이싱 내부로 여과포를 씌운 나선형 요철유공주름 수직배수관을 하단부까지 삽입하여, 상기 나선형 요철유공주름 수직배수관의 하단부를 베이스플레이트 상부에 형성된 2개의 길고 짧은 집게로 구성된 철덮개판으로 고정하여 강관케이싱의 하단부에 일체시킨 상태로 연약지반의 지중으로 천공한 후 지상으로 강관케이싱을 회수하면 나선형 요철 유공주름 수직배수관과 철덮개판은 지중 내의 토압이나 토사에 의해 매설되며, 이때 지상으로 회수된 강관케이싱의 하부의 나선형 요철 유공주름 수직배수관을 침하 등을 고려하여 지상으로 돌출되도록 절단한다’고 하는 시공방법에 관한 부분이 기재되어 있으므로, 위와 같은 확인대상발명의 시공방법과 이 사건 특허발명을 대비하여 보면, 확인대상발명의 설명서 및 도면에는 이 사건 특허발명의 구성요소인 배수층 및 수평배수관에 대응되는 구성요소에 대한 기재 및 수직배수관과 수평배수관의 연결관계에 대응하는 기재가 결여되어 있어, 확인대상발명은 이 사건 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었다고 할 수 없고, 이에 대하여 피고는, 이 사건 특허발명의 구성요소 중 배수층이나 수평배수관 및 수직배수관과 수평배수관의 연결관계는 이 사건 특허발명의 출원 전에 해당 기술분야에서 공지·공용된 기본적인 것에 해당하므로 확인대상발명에서는 그 기재를 생략한 것이고, 이러한 기재가 생략되었다고 하여 양 발명의 기술적 특징 및 그 차이를 판단하는 데 아무런 문제가 없다는 취지로 주장하나, 청구항에 기재된 발명은 그 전체로서 하나의 발명을 이루는 것이어서 그 중 일부 구성요소가 공지되었다 하여 이를 임의로 제외하고 나머지 구성요소만을 대비하여 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 없을 뿐만 아니라, 권리범위확인심판에 있어서 특허발명과 대비되는 확인대상발명은 그 설명서 및 그 도면의 기재에 의하여 특정되는 것으로서 설명서 및 도면에 구성요소에 대한 기재가 없는 한 이를 특허발명의 구성요소 또는 그 외 다른 자료에 기재된 것과 동일한 것으로 임의로 추정 또는 간주하고 설명서 및 도면에 의하여 특정되는 나머지 구성요소만을 대비하여 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수는 없는 것이므로, 피고의 위 주장은 이유 없어, 결국 확인대상발명은 이 사건 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되지 않았다 할 것이므로, 특허심판원으로서는 확인대상발명에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하였어야 함에도 불구하고, 본안으로 나아가 이 사건 심결에 이른 잘못이 있다 할 것이다.

대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결 [권리범위확인(특)]

특허발명의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것인바, 그 특정을 위하여 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없다고 하더라도 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 하며, 그 구체적인 구성의 기재는 특허발명의 구성요건에 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 할 것이고, 만약 확인대상발명이 불명확하여 특허발명과 대비대상이 될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서는 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이며, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하여야 할 것인바, 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이라고 할 것인데, 원심은 원고가 소극적으로 권리범위확인을 구하는 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 대비할 수 있을 만큼 적법하게 특정되었음을 전제로 하여, 피고의 이 사건 특허발명과 확인대상발명의 구성요소는 모두 동일하거나 서로 구별되는 기술적 특징이라고 볼 수 없는 구성요소뿐이며, 다만 이 사건 특허발명의 구성 중 ‘라벨이 삽입된 한 쌍의 투명비누편을 40~50℃의 온도로 상승시켜 차례로 몰드 체이스에 넣고 프린팅(성형)하는 단계’와 확인대상발명의 ‘라벨이 삽입된 한 쌍의 투명 비누편을 겹쳐 금형에 넣고 가압성형하는 단계’의 차이점이 있으나, 확인대상발명의 위 구성은 투명비누편의 경도를 낮아지게 한 후 투명 비누편의 성형을 용이하게 하기 위한 목적을 달성하기 위한 것으로서 투명 비누편을 금형에 넣고 성형할 경우 가압함에 따라 금형 내의 온도가 올라가 성형이 용이하게 되는 것은 자명한 사실이어서, 확인대상발명에서 투명 비누편을 가압성형하는 것은 이 사건 특허발명의 위 구성에서 투명 비누의 온도를 실온과 큰 차이가 없는 40~50℃로 상승시키는 것과 동일성의 범주 내에 속하는 구성이라고 할 것이므로 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 판단하였으나, 확인대상발명의 위 구성에 관한 설명서에는 위 가압성형 공정을 하기 전에 투명 비누편의 온도를 상승시키는 과정이 포함되었는지 여부는 물론 위 가압성형 공정에 제공하는 투명 비누편의 온도에 대하여 아무런 기재를 하지 아니하고 있으므로, 확인대상발명은 위와 같이 성형에 제공하는 투명 비누편의 온도상승 범위를 수치한정하고 있는 이 사건 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었다고 할 수 없다고 할 것이어서, 특허심판원으로서는 확인대상발명에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하였어야 함에도 불구하고 본안으로 나아가 이 사건 심결에 이른 잘못이 있다 할 것이며, 원심으로서는 당사자의 명시적인 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 이를 직권으로 조사하여 밝혀보았어야 할 것임에도 이를 간과하고 본안에 관하여 판단한 것은 특허발명의 권리범위와 권리범위확인심판에서의 확인대상발명의 특정에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 있다고 할 것이다.

대법원 2004. 2. 13. 선고 2002후2471 판결 [권리범위확인(실)]

실용신안의 권리범위확인 심판을 청구함에 있어서 심판청구의 대상이 되는 기술은 당해 등록고안과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하고, 그 특정을 위하여는 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고 등록고안의 구성요소에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하면 되는 것이나, 다만 그 구체적인 구성의 기재는 등록고안의 구성요소와 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 하고, 만약 심판청구의 대상이 되는 기술이 불명확하여 등록고안과 대비대상이 될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서는 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 심판청구의 대상이 되는 기술의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이며, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하여야 하는데, 이 사건 등록고안은 어류를 담은 상자의 손잡이를 상자의 안쪽으로 누일 경우 손잡이의 지지편과 받침편이 이루는 요입 홈이 상자 테두리의 양 측면을 잡아줌으로써 상자가 내·외측으로 변형되는 것을 막아주며, 그로 인하여 여러 개의 상자를 안정한 상태로 겹쳐 쌓을 수 있도록 하는 효과를 거두는 데 한 특징이 있으므로, 피고가 이 사건 등록고안의 실용신안권자인 원고를 상대로 제기한 권리범위확인 심판청구의 대상이 되는 기술이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하기 위해서는 먼저 이 사건 등록고안의 지지편과 받침편의 구성과 대비하여 그 차이점을 판단할 수 있을 정도로 그 대응 구성이 구체적으로 특정되어 있어야 하고, 피고가 심판청구의 대상이 되는 기술을 특정하기 위하여 작성한 ‘㈎호 상자 설명서’ 및 ‘㈎호 상자 도면’에 의하면, 그 대응 구성에 관하여 ‘손잡이의 일단에 형성된 삽착부는 상자 상단 테두리 양단부의 삽착홈에 삽착되도록 하고’라고만 기재되어 있을 뿐, 이 사건 등록고안의 위 구성요소에 대응하는 구성으로서 손잡이 부분 등에 상자의 변형을 막는 구성이 있는지 여부에 관하여는 아무런 언급이 없고 그 도면에서도 이에 관하여 분명하게 표현되어 있지 아니하므로, 그 심판청구의 대상이 되는 기술은 이 사건 등록고안과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되었다고 볼 수 없고, 따라서 특허심판원으로서는 심판청구인인 피고에게 심판청구의 대상이 되는 기술 중 위 구성요소에 관하여 요지변경이 되지 않는 범위 내에서 이 사건 등록고안과 기술 대비를 할 수 있을 정도로 특정하도록 보정을 명하여야 하고, 만일 피고가 보정을 하지 아니하거나 보정을 하였음에도 불구하고 여전히 심판청구의 대상이 되는 기술이 이 사건 등록고안과 대비할 수 있을 정도로 특정이 되지 않았다면 이 사건 심판청구를 각하하였어야 함에도 불구하고, 이러한 조치를 취하지 아니한 채 본안에 대하여 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

대법원 2001. 8. 21. 선고 99후2372 판결 [권리범위확인(특)]

특허발명의 권리범위확인심판을 청구함에 있어서 심판청구의 대상이 되는 ㈎호 발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것인바, 그 특정을 위하여는 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하면 되는 것이나, 다만 그 구체적인 구성의 기재는 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 할 것이고, 만약 ㈎호 발명이 불명확하여 특허발명과 대비대상이 될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서는 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 ㈎호 발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것인데, 이 사건 특허발명은 실리콘 고무에 형광안료가 소량 함유되고, 수영모자의 표리면에 형성된 요입부의 크기를 40~220메쉬의 범위로 한정하고 있으므로, ㈎호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위하여는 원칙적으로 ㈎호 발명에 있어서도 형광안료가 소량 함유된 실리콘 고무가 수영모자의 재질로 사용되어야 하고, 수영모자의 표리면에 형성되는 요입부의 크기가 40~220메쉬의 범위 내의 것이어야 할 것인데, ㈎호 발명의 설명서에는 형광안료에 대하여 아무런 기재를 하지 아니하고, 또한 요입부의 크기에 대하여도 구체적 수치를 제시하지 아니한 채 ‘미세요철면’이라고만 기재하고 있어, ㈎호 발명이 형광안료를 함유하는지 및 요입부의 크기가 40~220메쉬의 범위 내에 들어가는지 여부를 특정할 수 없으므로, ㈎호 발명은 이 사건 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었다고 할 수 없다 할 것이어서, 특허심판원으로서는 ㈎호 발명에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하였어야 함에도 불구하고 본안에 나아가 이 사건 심결에 이른 잘못이 있다 할 것인데, 원심도 같은 취지에서 ㈎호 발명의 ‘미세요철면’을 요입부의 크기가 40~220메쉬인 것과 그 범위 밖의 것을 모두 포함하는 것으로 섣불리 단정하고 형광안료에 대하여는 아무런 판단도 하지 아니한 채, ㈎호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 판단한 것은 특허발명의 권리범위와 권리범위확인심판에서의 ㈎호 발명의 특정에 관한 법리를 오해함으로써 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 있다고 보아야 할 것이다.

저작자표시

theWise Corporation

확인대상발명의 보정여부

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