특허법원 2017. 10. 12. 선고 2017허1021 판결 [등록무효(특)] - 소취하
특허법 제36조 제2항은 “동일한 발명에 대하여 같은 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다.”고 규정하고 있는데, 이는 특허권자가 특허발명에 대해 배타적인 실시권을 가지는 것을 고려하여, 하나의 발명에 대하여 둘 이상의 권리를 인정하게 되는 중복특허를 배제하고자 하는 취지이고, 한편 특허출원인은 둘 이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 일부를 하나 이상의 특허출원으로 분할할 수 있는데, 이에 있어서도 분할출원된 발명과 원출원 발명이 동일하면 특허법 제36조 제2항의 같은 날에 2 이상의 특허출원이 있는 경우에 해당하며, 분할출원된 발명과 원출원 발명이 동일한지 여부는 청구범위에 기재된 양 발명의 기술적 구성이 실질적으로 동일한지 여부를 기준으로 하여야 하며, 청구범위의 기재가 문언적으로 일치하지 않더라도 그 차이가 동일한 기술적 구성에 대해 기능·성질·효과 등으로 표현을 달리한 것에 불과하거나 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술을 부가·삭제·변경한 것 또는 단순히 수치 범위를 달리한 것에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 실질적으로 동일한 발명에 해당하는바, 이 사건 제1항 발명과 원출원 청구항 제2항 발명은, 2~4㎎의 드로스피렌온, 0.01~0.05㎎의 에티닐에스트라디올과 하나 이상의 약학적으로 허용되는 담체 또는 부형제를 포함하는 포유류 암컷에서 배란의 억제 또는 여드름의 예방 또는 치료에 적합한 경구 투여 형태의 약학 조성물인 점에서는 서로 동일하고, 한편 이 사건 제1항 발명은 “37℃의 물을 용해 매질로 사용하고 50rpm을 교반 속도로 사용하여 USP XXIII 패들법 II로 측정하였을 때, 70% 이상의 드로스피렌온이 30분 이내에 용해되는 것”인 반면에 원출원 청구항 제2항 발명은 “드로스피렌온이 10,000 ㎠/g 이상의 표면적을 갖는 것”인 점에서 서로 다른데, 드로스피렌온은 용해성이 거의 없으며 산 조건 하에서 불활성 이성질체로 재배열되고 염기성 조건 하에서는 가수분해되는 산 민감성 물질로서, 종래 배란 억제를 통한 피임 또는 안드로젠 유발 장애 치료 용도로 사용될 수 있음이 알려져 있었으며, 원출원 발명은 드로스피렌온의 생체이용률을 개선하여 신뢰성 있는 배란 억제 또는 여드름 예방·치료 효과를 달성하는 한편 부작용을 피할 수 있는 최적화된 함량의 드로스피렌온을 포함하는 약학 조성물을 제공하는 것을 기술적 과제로 하고, 이러한 기술적 과제를 달성하기 위해 원출원 청구항 제2항 발명은 10,000 ㎠/g 이상의 표면적을 갖도록 드로스피렌온을 미세 분말 형태로 하여 용출 속도를 높이고, 이를 통해 신속하게 생체 내에 흡수될 수 있도록 하는 한편 위에서의 이성질체화, 장에서의 가수분해를 상당히 감소시켜 드로스피렌온의 생체이용률을 높이며, 이 사건 제1항 발명은 청구범위에서 드로스피렌온을 일정한 용출 조건 즉, 37℃의 물을 용해 매질로 사용하고, 50rpm을 교반 속도로 사용하여 USP XXIII 패들법 II로 측정하였을 때, 70% 이상의 드로스피렌온이 30분 이내에 용해되는 것으로 기재하여 성질, 효과 등에 의해 발명을 특정하고 있어, 위와 같은 용출 조건을 만족하는 드로스피렌온의 구체적 구성에 관하여 이 사건 특허발명의 명세서에는 드로스피렌온의 활성 물질 입자가 10,000 ㎠/g보다 큰 표면적을 갖는 경우, 메탄올 또는 에틸아세테이트와 같은 적합한 용매에 용해시키고 이를 비활성 담체 입자의 표면에 분사시키는 경우, 드로스피렌온의 용해를 촉진하는 작용을 하는 담체 또는 부형제를 사용하는 경우를 설명하고 있어, 이 사건 제1항 발명은 드로스피렌온의 신속한 용출을 촉진하여 생체이용률을 높이고자 한 점에서 원출원 청구항 제2항 발명과 그 기술사상이 동일하고, 드로스피렌온이 10,000 ㎠/g 이상의 표면적을 갖는 경우를 포함하고 있어 원출원 청구항 제2항 발명과 기술적 구성에 있어서도 동일하며, 적은 투여량으로 신뢰성 있는 배란의 억제 또는 안드로젠 유발 장애의 예방·치료를 가능하게 하는 점에서 효과도 동일하고, 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 포함되는 그 밖의 경우 즉, 드로스피렌온을 적합한 용매에 용해시킨 뒤 비활성 담체 입자의 표면에 분사하거나 용해를 촉진하는 담체 또는 부형제를 사용하는 것은 통상의 기술자가 용해성이 없는 물질을 속방출 제형으로 제조함에 있어서 선택할 수 있는 주지·관용기술에 해당하고, 이를 채택함으로 인해 새로운 효과가 발생하는 것도 아닌 점에 비추어보면, 위 차이점에도 불구하고 이 사건 제1항 발명과 원출원 청구항 제2항 발명은 실질적으로 동일한 발명에 해당하며, 피고는, 원출원 청구항 제2항 발명과 같이 드로스피렌온을 미세 분말화하는 경우 경구의약품의 함량 균일성이 증진되고 위 체류시간의 개인별 편차를 줄이는 새로운 효과가 있으므로 이 사건 제1항 발명과 그 기술사상과 구성이 다르다고 보아야 하고, 청구범위가 부분적으로 중첩되는 것만으로는 양 발명이 동일하다고 할 수 없다고 주장하므로 살피건대, 양 발명의 청구범위가 부분적으로 중첩되더라도 그 기술사상과 기술적 구성이 다르고 단지 실시태양이 일부 중복되는 것에 불과하다면 동일한 발명이라고 할 수 없으나, 양 발명이 동일한 기술사상에 기반하고 있고, 구체적으로 채택한 기술적 구성의 차이가 단순히 표현을 달리한 것, 발명의 포섭 범위를 달리한 것에 불과하거나 주지·관용기술을 부가·삭제·변경한 것에 지나지 아니하여 새로운 작용효과가 발생한다고 보기 어려운 경우에는 실질적으로 동일한 발명에 해당하며, 청구범위가 완전히 일치하지 않는다고 하여 달리 볼 것은 아닌바, 원출원 발명의 명세서에는 드로스피렌온이 10,000 ㎠/g 이상의 표면적을 갖는 경우 함량 균일성이 증진되거나 위 체류시간의 개인별 편차가 줄어드는 효과가 있다는 기재가 없고, 이러한 효과가 원출원 청구항 제2항 발명의 청구범위나 명세서의 다른 기재로부터 통상의 기술자가 당연히 인식할 수 있는 것도 아니고, 나아가 함량 균일성은 입자의 크기 외에도 분포, 부형제 등에 따라 달라지므로 원출원 청구항 제2항 발명이 위와 같은 효과를 가진다고 단정할 수 없고, 이 사건 제1항 발명의 다른 실시 태양 즉, 드로스피렌온을 적합한 용매에 용해시킨 뒤 비활성 담체 입자의 표면에 분사하는 경우에는 위와 같은 효과가 달성될 수 없는 것인지 여부도 불분명하므로, 원출원 청구항 제2항 발명이 이 사건 제1항 발명과 다른 새로운 기술사상이나 효과를 가지는 것을 전제로 하는 피고의 주장은 이유 없다.
특허법원 2015. 9. 11. 선고 2015허2235 판결 [등록무효(특)] - 상고이유서부제출기각
특허법 제36조 제1항은 동일한 발명에 대하여 다른 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다고 규정하고 있는데, 위 규정의 취지는 중복 특허발명을 배제하는 데 있고, 특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이므로, 위 규정에서 말하는 동일한 발명인지 여부는, 먼저 출원한 ‘청구범위에 기재된 발명’과 나중에 출원한 ‘청구범위에 기재된 발명’을 대상으로 하여 대비 판단하여야 하고, 이때 청구범위에 기재된 발명을 해석함에 있어서는 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 설명의 기재 및 도면 등을 참작하여 객관적·합리적으로 하여야 하고, 청구범위에 기재된 문언으로부터 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재 및 도면을 보충하여 그 문언이 표현하고자 하는 기술적 구성을 확정하여 특허발명의 보호범위를 정하여야 하며, 특허법 제36조 제3항은 특허출원된 발명과 실용신안등록출원된 고안이 동일할 경우 그 특허출원과 실용신안등록출원이 다른 날에 출원된 것이면 특허법 제36조 제1항을 준용한다고 규정하고 있는바, 특허법 제36조 제1항의 ‘동일한 발명’에 해당하는지 여부는 먼저 출원한 ‘청구범위에 기재된 발명’과 나중에 출원한 ‘청구범위에 기재된 발명’을 대상으로 하여 대비 판단하여야 하고, 청구범위에 기재된 문언으로부터 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에 한하여 명세서의 다른 기재 및 도면을 보충하여 그 문언이 표현하고자 하는 기술적 구성을 확정할 수 있으나, 청구범위에 기재된 문언을 해석할 때 발명의 설명 및 도면 등을 참작한다고 해서, 발명의 설명 또는 도면 등에 의하여 청구범위를 제한하거나 확장할 수는 없는데, 선출원고안의 청구범위에 기재된 문언들은 고안의 설명이나 도면에 기재된 내용에 의하여 보충되지 아니하면 그 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없어 범위를 확정할 수 없을 정도로 불명확한 경우에 해당한다고 보기 어렵고, 오히려 원고의 주장과 같이 선출원고안의 설명 및 도면을 참작하여 이들에 설명·도시된 ‘분할된 형태의 실린더로드’나 ‘일측에 경사면이 형성된 칼날’과 같은 구성요소가 선출원고안의 청구범위에 포함되어 있는 것으로 해석한다면, 이는 청구범위를 제한하거나 확장하는 것에 해당하여 허용될 수 없으므로 이 부분 원고의 주장은 받아들일 수 없으며, 특허법 제36조 제1항에서 일컫는 ‘동일한 발명’인지 여부는 먼저 출원한 ‘청구범위에 기재된 발명’과 나중에 출원한 ‘청구범위에 기재된 발명’을 대상으로 하여 대비 판단하여야 하는데, 위 규정의 취지가 중복 특허를 배제하겠다는 것이고, 각 청구항이 별개의 발명을 구성한다는 점 등을 고려하면,‘청구범위에 기재된 발명(고안)’이란 당연히 각 청구항으로 특정된 개개의 발명(고안)을 일컫는 것이라 보아야 하므로, 선출원고안이 선출원주의에 위배된 것인지 여부를 판단함에 있어 그 대비의 대상은 선출원고안의 개별 청구항, 즉 청구항 1~3 각각이 되어야 하는 것이지, 원고 주장과 같이 청구항 1~3의 고안 모두를 포괄하는 전체로서의 선출원고안을 대비의 대상으로 삼을 수는 없고, 나아가 선출원고안 중 청구항 2의 청구범위는 ‘김절단 및 담김장치의 칼날 위에 김이 놓여지고 AIR실린더를 이용하여 상부에서 칼판이 내려와 김을 절단하면서 절단된 김을 용기에 담아 눌러주는 작업이 자동으로 일순간에 수행되는 것을 특징으로 하는 김절단 및 담김장치’인데, 그 문언의 전체적인 맥락을 고려할 때 원고의 주장과 같이 김절단 및 담김장치라는 구성요소가 청구항 1과 중복되고, 같은 부호를 사용한다는 사정만으로는 청구항 2가 청구항 1을 그대로 인용하는 것이라고 볼 수도 없으며, 또한 선출원고안 중 청구항 3의 청구범위도 ‘청구항 1의 제반 작업수행을 일괄 제어하는 것을 특징으로 하는 통합제어장치’라고 되어 있을 뿐이어서, 청구항 1을 인용하거나 청구항 1의 모든 구성요소를 포함하는 구성이라기보다는 재래김 자동가공장치의 작업수행을 일괄 제어하는 것을 그 특징적 구성요소로 하는 별개의 고안이라고 보는 것이 옳은바, 이 사건 특허발명의 선출원주의 위반 여부를 판단함에 있어 그 비교의 대상이 되는 선출원고안은 그 청구항 1~3을 포괄하는 전체로서의 고안이 아니라 별개의 고안으로서의 청구항 1~3이 되는 것이고, 청구항 2, 3이 청구항 1을 인용하는 종속항이라고도 볼 수도 없으므로, 결국 이 사건 특허발명과 선출원고안이 동일한지 여부는 선출원고안의 청구항 1~3 각각의 고유의 구성요소를 기준으로 판단하여야 하고, 따라서 이 부분 원고의 주장 역시 받아들이지 않는다.
특허법원 2013. 9. 12. 선고 2013허5193 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각
선출원에 관한 특허법 제36조 제1항에서 규정하는 발명의 동일을 판단하는 데에는 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 발명의 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 주지·관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다고 하여야 할 것인데, 이는 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 발명이 선출원발명과의 사이에 수치한정의 유무 또는 범위에서만 차이가 있는 경우에도 마찬가지라 할 것이어서 그 한정된 수치범위가 선출원발명에 구체적으로 개시되어 있거나, 그렇지 않더라도 그러한 수치한정이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단에 불과하고 이에 따른 새로운 효과도 발생하지 않는다면 양 발명은 서로 동일하다고 하여야 할 것인바, 이 사건 특허발명은 가청주파수 내의 고주파수로 생성된 뇌파 유도 비트 음원을 오디오 신호와 믹스하여 출력하기 위한 뇌파 유도 장치 및 신호 발생 방법에 관한 것이고, 선출원발명은 가청주파수 내의 고주파수로 생성된 뇌파 유도 비트 음원을 오디오 신호와 믹스하여 출력하기 위한 가청주파수 내의 고주파수 음원으로 제작한 뇌파 유도 장치 및 신호 발생 방법에 관한 것인데, 이들을 대비해 보면, 이 사건 특허발명과 선출원발명은 가청주파수 내의 고주파수로 생성된 뇌파 유도 비트 음원을 오디오 신호와 믹스하여 출력하기 위한 뇌파 유도 장치및 신호 발생 방법이라는 점에서 그 기술분야가 동일하고, 이 사건 제1항 발명과 선출원발명의 양 대응구성은 가청주파수 내의 주파수 음원으로 생성된 바이노럴 비트를 발생시키는 뇌파 유도 음원 발생부라는 점에서 차이가 없고, 다만 구성 1-3은 뇌파 유도 음원 주파수를 15~20KHz로 한정하고 있음에 비하여 선출원 제5항 발명의 대응구성은 ‘가청주파수 내의 고주파수’를 구체적인 수치로써 한정하고 있지 않은 점에서 차이가 있으나, 선출원발명 명세서의 ‘시장에 나와 있는 기존 제품들은 청각적으로 인식이 잘되는 중저역대 주파수 음원으로 제작된 것들로 알파파, 베타파, 델타파 등등 뇌파를 유도하긴 하지만 ‘뚜뚜뚜’하는 비트음이 발생되므로 이를 싫어하는 사람들이 많고, 동영상 강의 학습 프로그램을 많이 선호하는 요즘 동영상 강의 학습과 뇌파 유도를 동시에 진행시킬 수 없다는 단점이 있다’, ‘본 발명은 학습능력 증대를 위한 뇌파 유도 장치로서 기존 시장에 있는 중저역대 주파수를 사용하여 바이노럴 비트를 생성 유도시키는 것이 아니라 가청주파수 내의 고주파수 음을 사용하여 ‘뚜뚜뚜’하는 비트음을 싫어하는 사람도 편하게 사용할 수 있으며, 외부 동영상 혹은 음성 강의를 기기 입력부에 연결하여 내부 바이노럴 비트와 믹스하여 강의의 원음을 전혀 해하지 않은 채로 알파파를 유도시키는데 있다’는 각 기재에 의하면, 가청주파수의 범위를 고, 중, 저의 세 범위로 나누어 표현하고 있음을 알 수 있는바, 그렇다면 ‘가청주파수 내의 고주파수’란 가청주파수(20~20,000Hz) 내의 주파수를 고, 중, 저의 3단계로 나누었을 때 2/3 이상의 범위인 약 ‘13,000~20,000Hz’ 정도의 주파수를 지칭하는 것이라고 할 수 있고, 나아가 성인의 경우에는 10,000Hz 이상의 주파수 소리를 들을 수 없는 사람들이 많아 일반적으로 제작되는 음원들은 10,000Hz 이하인 반면 청각이 예민한 10대들은 17,000Hz 부근의 소리도 들을 수 있어 17,000Hz 부근의 핸드폰 벨소리를 다운받아 사용하고 있는 등 사람의 연령에 따라 들을 수 있는 주파수의 범위가 다르다는 것이 이 사건 특허발명의 출원 전에 널리 알려져 있었던 점, 선출원발명 명세서의 ‘본 발명의 뇌파의 유도음인 바이노럴 비트는 학습능력 증대에 도움을 주는 것으로써 가청주파수(20~20,000Hz) 내에 있는 주파수이지만 청각적으로 쉽게 인식하기 어려운 높은 주파수를 의미한다’, ‘때문에 본 발명은 가청주파수 내에 있는 주파수 중 청각적으로 쉽게 인식하기 힘든 높은 주파수를 이용하는 것이다. 이러한 특성으로 인해 바이노럴 뇌파 유도 비트음은 틴벨(가청주파수 내의 고주파수로 만든 벨소리)과 같이 10대처럼 청각부분이 건강한 사람들에겐 청각적으로 아주 미세하게 인식이 되어지고, 그렇지 않은 사람에겐 인식이 잘 되지 않는다’는 각 기재로부터 선출원발명의 뇌파 유도 음원 주파수는 10대와 같이 청각이 예민한 사람들에게는 아주 미세하게 인식이 되지만 그렇지 않은 사람들에게는 인식이 되지 않는 바이노럴 비트 생성 주파수를 사용한다는 것을 알 수 있는 점 등에 비추어 보면, 선출원발명의 ‘가청주파수 내의 고주파수’란 ‘13,000~20,000Hz’의 범위 중에서도 일반적인 오디오 신호의 원음을 손상시키지 않으면서 성인들은 거의 인식하지 못하고 10대들과 같이 청각이 예민한 사람들만이 아주 미세하게 인식할 수 있을 정도의 고주파수 즉, 17,000Hz 부근의 고주파수를 의미한다고 봄이 타당한데, 이 사건 제1항 발명의 구성 1-3의 ‘15~20KHz’ 즉, ‘15,000~20,000Hz’의 주파수 역시 선출원 제5항 발명의 대응구성과 마찬가지로 가청주파수 내의 고주파수 중 일반적인 동영상이나 음성 강의와 같은 오디오 신호의 주파수와 중첩되지 않도록 함으로써 오디오 신호의 원음에 손상을 주지 않으면서 청각적으로 쉽게 인식되지 않을 것으로 예상되는 뇌파 유도 음원의 주파수를 제시하면서 그 범위를 단순히 수치적으로 한정한 정도에 불과하고, 그 수치 범위의 안과 밖에서 뇌파 유도 효과에 차이가 있음을 인정할 만한 명세서 상의 기재나 자료를 찾아볼 수 없으므로, 결국 위 수치한정은 선출원발명 명세서에 기재된 ‘가청주파수 내에 있는 주파수 중 청각적으로 쉽게 인식하기 힘든 높은 주파수’ 또는 ‘청각부분이 건강한 사람들에게 청각적으로 아주 미세하게 인식되는 고주파수’를 수치적으로 구체화한 것에 불과하다 할 것이어서, 양 대응구성은 실질적으로 동일하다 할 것이다.
대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2797 판결 [등록무효(특)]
특허법 제11조 제1항은 동일한 발명에 대하여는 최선출원에 한하여 특허를 받을 수 있다고 규정하여 동일한 발명에 대한 중복등록을 방지하기 위하여 선원주의를 채택하고 있는바, 전후로 출원된 양 발명이 동일하다고 함은 그 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 동일하고, 비록 양 발명의 구성에 상이점이 있어도 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 양 발명은 역시 동일한 발명이고, 특허법 제11조 제1항을 적용하기 위한 전제로서 두 발명이 서로 동일한 발명인지 여부를 판단함에 있어서는 대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져보아야 할 것이지 표현양식에 따른 차이가 있는지 여부에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다는 사정만으로 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없는바, 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항은 ‘암로디핀의 베실레이트염’이고, 이 사건 선출원발명의 청구범위 제1항은 ‘암로디핀 염기를 불활성 용매 중에서 벤젠설폰산 또는 그의 암모늄염의 용액과 반응시킨 후 암로디핀의 베실레이트염을 회수함을 특징으로 하여 암로디핀의 베실레이트염을 제조하는 방법’임을 알 수 있고, 두 발명은 발명의 상세한 설명이 서로 동일한데, 두 발명을 대비하여 보면, 두 발명은 암로디핀 염기와 벤젠설폰산의 반응에 의하여 생성되는 암로디핀의 베실레이트염을 내용으로 하는 점에서 동일한 반면에, 이 사건 제1항 발명은 물건의 발명이고 이 사건 선출원 제1항 발명은 방법의 발명인 점, 이 사건 선출원 제1항 발명은 이 사건 제1항 발명에 비하여 ‘불활성 용매 중’이라는 반응 조건과 ‘베실레이트염을 회수함’이라는 반응 후 조치가 부가되어 있는 점에서 일응 상이하고, 이 사건 제1항 발명과 이 사건 선출원 제1항 발명의 상이점들에 관하여 살펴보건대, 이 사건 제1항 발명과 이 사건 선출원 제1항 발명이 물건의 발명과 방법의 발명으로 발명의 범주가 다르기는 하나, 그와 같이 발명의 범주가 다르다고 하여 곧바로 두 발명이 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없으며, 염의 생성은 용매 중에서만 가능하고, 만약 용매가 원료물질과 반응을 일으키면 목적하는 화합물을 얻을 수 없게 되기 때문에 용매가 원료물질 중 어느 하나의 성분과도 화학반응을 일으키지 않는 불활성 용매이어야 함은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 상식에 해당하므로, 이 사건 선출원 제1항 발명에서 원료물질을 반응시키기 위하여 용매에 관한 반응 조건을 부가하면서 구체적인 용매를 적시하지 않고 막연히 ‘불활성 용매’를 사용한다고만 기재한 데에 기술적 의미가 있다고 할 수 없고, 다음으로, 염기의 양이온과 산의 음이온이 반응하여 생성되는 화합물을 염이라고 함은 통상의 기술자에게 자명한 사항인바, 이 사건 선출원 제1항 발명은 ‘암로디핀 염기를 벤젠설폰산과 반응시킨 후 베실레이트염을 회수함’을 특징으로 한다고 기재하고 있을 뿐이고 달리 베실레이트염을 회수하기 위한 구체적인 기술이나 방법에 대하여 아무런 기재가 없으므로, 이 사건 선출원 제1항 발명에서 ‘베실레이트염을 회수함’이라는 문구를 기재한 데에 별다른 기술적 의미는 없어, 두 발명을 그 기술사상의 실체를 파악하여 이에 터잡아 대비하여 보면, 이들 발명은 암로디핀 염기와 벤젠설폰산의 반응에 의하여 생성되는 암로디핀의 베실레이트염을 내용으로 하는 점에서 동일하고, 비록 이들 발명에 다소 상이한 부분이 있더라도 이는 단순한 범주의 차이에 불과하거나 통상의 기술자가 보통으로 채용할 수 있는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으킨다고 할 수 없으므로, 이 사건 제1항 발명과 이 사건 선출원 제1항 발명은 서로 동일한 발명이라고 봄이 옳다.
특허법원 2008. 4. 25. 선고 2007허11241 판결 [등록무효(실)] - 확정
실용신안법 제8조 제3항은 ‘실용신안등록출원된 고안과 특허출원된 발명이 동일한 경우로서 그 실용신안등록출원과 특허출원이 다른 날에 출원된 것인 경우에는 실용신안등록출원인이 특허출원인보다 먼저 출원한 경우에 한하여 그 고안에 대하여 실용신안등록을 받을 수 있다’고 규정하고 있는바, 실용신안등록출원된 고안과 특허등록출원된 발명의 동일성 여부를 판단함에 있어서, 실용신안등록출원된 고안이나 특허등록출원된 발명의 청구범위의 청구항이 2개 이상인 경우에는, 각 청구항 별로 대비하여 그 동일성 여부를 판단해야 하고, 선출원된 특허등록출원 발명의 청구항 전체에 나타난 구성과 후출원된 실용신안등록출원 고안의 청구항 구성을 대비하여 위 두 고안과 발명이 동일하다고 판단하여서는 아니되는바, 이 사건 제1항 고안은 힌지가 키퍼와 키퍼볼트의 조임 및 분해조작으로 결합 및 분리되는 특징을 가지는 반면, 선출원 제1항 발명은 힌지가 단순히 결합/분리 가능한 것으로만 기재되어 있어, 양자는 힌지의 구성방식에서 차이가 있고, 이 사건 제1항 고안은 힌지브래키트, 로커의 기대, 취부볼트가 각각 요철 결합상의 프레스커플링 구성으로 고착되는 특징을 가지는 반면, 선출원 제1항 발명은 힌지브래키트, 로커, 취부볼트가 각각 결합공 없이 밀폐로 고착되는 것으로만 기재되어 있어, 양자는 힌지브래키트, 로커의 기대, 취부볼트의 요철 결합상의 방식에 있어 차이가 있으며, 이 사건 제1항 고안은 취부 브래키트가 간격을 본체의 폭보다 넓게 형성되고 본체의 저면에 요철 결합상의 프레스커플링 구성으로 고착되는 특징을 가지는 반면, 선출원 제1항 발명은 단순히 취부브래키트가 적층할 수 있는 것으로만 기재되어 있어, 취부 본체와 취부 브래키트의 고착방식에 있어 차이가 있어, 결국 위와 같은 구성상의 차이점으로 인하여 이 사건 제1항 고안과 선출원 제1항 발명은 동일하다고 보기 어려우므로, 이 사건 제1항 고안은 선출원 발명의 각 청구항에 기재된 발명과 동일하다고 보기 어렵다.
특허법원 2007. 6. 13. 선고 2006허7498 판결 [등록무효(특)] - 상고기각
특허법 제11조 제1항 본문은 ‘동일한 발명에 대하여는 최선출원에 한하여 특허를 받을 수 있다’고 규정하고 있는바, 이를 적용하기 위한 전제로서 두 발명이 서로 동일한 발명인지 여부는 대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져보아야 할 것이지 표현 양식에 따른 차이에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다고 하여 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없고, 선·후원의 특허청구범위에 기재된 발명의 폭에 차이가 있기 때문에 특허청구범위가 부분적으로 중복되는 경우에도 전부가 동일한 경우와 마찬가지로 선원주의 규정에 위반된 것으로 보아야 하는데, ‘염’이란 ‘산과 염기가 반응을 일으킬 때 생성되는 화합물’을 의미하므로, 이 사건 제1항 발명의 ‘암로디핀의 베실레이트염’은 기본적으로 ‘암로디핀염기와 베실산(벤젠설폰산이라고도 한다)이 반응을 일으킬 때 생성되는 화합물’을 그 기술적 사상으로 하는 것이고, 이를 선출원발명의 청구항 제1항 중 ‘암로디핀염기를 불활성 용매 중에서 벤젠설폰산과 반응시킨 후 암로디핀의 베실레이트염을 회수함을 특징으로 하여 암로디핀의 베실레이트염을 제조하는 방법’ 부분(선출원 제1항 발명 부분)의 기술적 사상과 대비하여 볼 때, ‘불활성 용매’라는 반응조건을 한정하고 있는지 여부에서 차이가 있을 뿐인데, 화합물을 생성하는 반응조건의 하나로서 원료물질들의 반응을 진행시키는 장소에 해당되는 용매와 원료물질들 사이에 반응이 일어날 경우 목적하는 화합물을 얻을 수 없기 때문에 원료물질들과 쉽게 반응하지 않는 ‘불활성 용매’를 사용하는 것은 기술적 상식으로서 별도로 부가하여 한정할 필요도 없는 자명한 사항에 불과하며, 게다가 이 사건 등록발명과 선출원발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명 부분에는 발명의 목적, 구성 및 효과와 암로디핀 베실레이트염 및 그 정제와 캅셀제, 멸균수용액의 제조방법 등 실시예에 관하여 전적으로 동일하게 기재되어 있어 이 사건 등록발명의 기술사상, 기술수단들이 모두 선출원발명에 그대로 개시되어 있는 점을 더하여 보면, 이 사건 제1항 발명과 선출원 제1항 발명 부분은 동일한 기술적 사상을 단순히 발명의 범주만을 달리하여 표현한 것에 불과하여 실질적으로 동일한 발명에 해당한다.
대법원 2007. 1. 12. 선고 2005후3017 판결 [등록무효(특)]
특허법 제36조를 적용하기 위한 전제로서 두 발명이 서로 동일한 발명인지 여부를 판단함에 있어서는 대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져보아야 할 것이지 표현 양식에 따른 차이가 있는지 여부에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다는 사정만으로 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수는 없다 할 것인데, 이 사건 특허발명 제1, 2항은 방법의 발명이고, 비교대상발명 제1, 2항은 물건의 발명(고안)이지만, 그 기술사상의 실체를 파악하여 이에 터잡아 대비하여 보면 위 각 대비되는 발명들은 동일한 기술사상에 대하여 단지 표현 양식에 차이가 있는 것에 불과하다고 보일 뿐이므로, 두 발명은 동일한 발명으로 봄이 상당하다.
특허법원 2006. 1. 20. 선고 2005허742 판결 [등록무효(특)] - 확정
특허법 제36조 제2항의 ‘동일한 발명’인지 여부는 보정이나 정정을 통하여 ‘확정된 특허청구범위에 기재된 발명’과 비교대상이 되는 발명의 ‘확정된 특허청구범위에 기재된 발명’을 판단대상으로 하여 그 동일성 여부를 판단하여야 하는 것이고, 또 판단 대상이 되는 특허발명의 특허청구범위에 2 이상의 청구항이 있을 경우에는 청구항별로 동일성 여부를 판단하여야 할 것인데, 이 사건 특허발명의 확정된 특허청구범위의 구성을 기술평가절차에서 정정된 비교대상발명 1의 등록청구범위와 대비하여 보면, 비교대상발명 1의 등록청구범위 제1항에는 이 사건 제3, 4, 5구성이 결여되어 있고, 제2항에는 이 사건 제4, 5구성이 결여되어 있으며, 제3항에는 이 사건 제3, 5구성이 결여되어 있고, 제5항에는 이 사건 제3, 4구성이 결여되어 있는바, 비교대상발명 1의 청구항들이 이 사건 특허발명의 구성요소 중 일부씩을 각각 결여하고 있어 그 구성이 상이하고, 또한 청구항별로 결여된 구성요소들인 압축기밀부재들 및 규제링, 제2규제링, 저마찰지지부재 등의 구성요소들에 대하여 갑 제9 내지 12호증의 각 기재만으로 이를 단순한 주지·관용의 기술에 불과하다고 볼 수도 없으므로, 이 사건 특허발명은 비교대상발명 1의 등록청구범위 제1, 2, 3, 5항과 각각 구성을 달리하는 것으로서, 그 발명의 동일성이 인정되지 아니한다.
대법원 2004. 9. 24. 선고 2002후1973 판결 [등록무효(특)]
특허법 제11조 제1항에서 규정하는 발명의 동일을 판단하는 데에는 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 발명의 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 주지·관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다고 하여야 할 것이고, 한편, 위 규정의 취지는 ‘중복특허발명’을 배제하는 데 있으며 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이므로, 위 규정에서 말하는 동일한 발명인지 여부는, 먼저 출원한 ‘특허청구범위에 기재된 발명’과 나중에 출원한 ‘특허청구범위에 기재된 발명’을 대상으로 하여 대비 판단하여야 할 것인데, 이 사건 특허발명 제5항과 그보다 먼저 출원된 원심 판시 간행물에 실린 발명의 각 특허청구범위를 대비하여 보면, 이 사건 특허발명 제5항은 기술적 구성이 위 간행물에 실린 발명과 동일하여 특허법 제11조 제1항의 특허무효 사유도 있다.
특허법원 2004. 9. 10 선고 2003허4160 판결 [등록무효(특)] - 확정
특허법 제36조에서의 발명의 동일성 판단은 특허청구범위를 기준으로 하여야 할 것이고 다만, 특허청구범위의 내용의 이해를 보충하기 위하여 명세서 및 도면을 참고할 수 있을 것이며, 여기서 말하는 ‘동일한 발명’에는 문언적으로 완전히 일치하는 발명뿐만 아니라 특허청구범위에 기재된 기술사상내용이 실질적으로 동일한 발명도 포함된다고 할 것인데, 이 사건 제1항 발명의 제1공정 내지 제5공정과 이와 대응되는 비교대상발명의 제1공정 내지 제5공정은 양 발명이 표현의 차이만 있을 뿐 동일하다 할 것이고, 이 사건 제1항 발명의 제6공정과 비교대상발명의 제6공정은 보호막(도포막)을 세척하는 공정으로 이 사건 제1항 발명에서는 세척수의 온도에 대한 기재가 없음에 비하여 비교대상발명의 청구항 1에서 세척수의 온도를 30℃ 이상으로 한정한 차이는 있으나, 보호막 또는 도포막이 수용성인 PVA(폴리비닐알코올) 수지로 되어 있음을 감안할 때 온수에서 잘 세척된다는 것은 그 기술분야에 주지된 사실로 보아야 할 것이므로, 이 사건 제1항 발명의 제6공정과 비교발명 4의 제6공정은 실질적으로 동일하다 할 것이므로, 결국 이 사건 제1항 발명의 제1공정 내지 제6공정과 비교대상발명의 제1공정 내지 제6공정은 실질적으로 동일한 기술로 인정된다.
대법원 2003. 5. 16. 선고 2001후3156 판결 [등록무효(특)]
특허법 제36조 제1항에서 규정하는 발명의 동일을 판단하는 데에는 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 발명의 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 주지·관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다고 하여야 할 것인데, 이 사건 특허발명의 출원 전에 출원되었으나 그 출원 후에 공개된 선출원발명의 청구항 중에서 이 사건 특허발명 제1항과 염기 서열이 동일한 인간 적혈구 형성 자극 인자(EPO)의 유전자가 기재된 특허청구범위 제2항을 이 사건 특허발명 제1항과 대비하여, 이 사건 특허발명 제1항은 선출원발명 제2항의 신규성 있는 EPO 유전자에 인자 Xa, 콜라게나제, 파파인, 트롬빈 등으로부터 선택되는 단백질 분해효소의 인식부위를 코딩하는 염기 서열과 인간 면역글로불린 유전자를 더 포함한 발현 벡터인 점에서 선출원발명 제2항과 구성이 다르고, 그 신규성 있는 EPO 유전자만을 지닌 발현 벡터보다 EPO 발현량이 현저하게 높다고 할 것이므로, 인자 Xa, 콜라게나제, 파파인, 트롬빈 등으로부터 선택되는 단백질 분해효소의 인식부위를 코딩하는 염기 서열과 인간 면역글로불린 유전자 등이 공지되었다는 것만으로 이 사건 특허발명 제1항이 선출원발명 제2항과 실질적으로 동일하다고 할 수 없다.
대법원 2003. 5. 16. 선고 2001후3163 판결 [등록무효(특)]
특허법 제36조 제1항에서 규정하는 발명의 동일을 판단하는 데에는 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 발명의 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 주지·관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다고 하여야 할 것인바, 이 사건 특허발명 제1항과 선출원발명 제4항의 기술적 구성의 차이가 주지·관용기술의 부가 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과한 것으로 볼 수 없다는 취지에서 한 원심의 위와 같은 판단은 옳다.
대법원 1991. 1. 15. 선고 90후1154 판결 [등록무효(실)]
실용신안법 제7조 제1항은 동일한 고안에 대하여는 최선출원에 한하여 실용신안등록을 받을 수 있다고 규정하여 동일고안에 대한 중복등록을 방지하기 위하여 선원주의를 채택하고 있는 바, 전후로 출원된 양 고안이 동일하다 함은 그 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 그 일치하는 부분을 제외한 나머지 부분만으로 별개의 고안을 이룬다거나 위 일치하는 부분의 고안이 신규의 고안과 유기적으로 연결되어 일체로서 새로운 고안이 되는 등의 특별한 사정이 없는 한 양 고안은 동일하다 할 것이고 비록 양 고안의 구성에 상이점이 있어도 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 고안의 목적과 작용효과에 격별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 양 고안은 역시 동일한 고안이라 할 것인데, 원심은 본건고안은 1984. 12. 28. 출원하여 1987. 6. 17. 등록된 것으로서 고안의 요지는 네크부재에 압착력을 가하는 압착부재, 모니터 본체 하부에 결합되어 360° 수평회전 및 종방향의 경사이동을 하는 장공이 형성된 네크부재, 이 네크부재가 안정하게 회전하도록 유도하는 회전시트부재, 받침대 역할을 하는 스탠드기부로 구성된 모니터 스탠드인 데 대하여, 본건고안보다 선출원된 갑 제3호증은 윗판에 압착력을 가하는 윗회전판, 360° 회전 및 종방향의 경사이동을 하는 장공이 형성된 윗판이 안정되게 회전하도록 유도하는 밑회전판 및 받침대 역할을 하는 밑판으로 구성되어 있으므로 양 고안은 각 부품들의 명칭이나 형상모양에 차이가 있을 뿐 그 구성이 동일하고 그에 따른 작용 및 효과도 동일한 것으로 판단되고, 다만 양자의 체결수단에 있어서 본건고안은 볼트에 스프링 및 와셔를 끼운 다음 나비너트로 모니터 스탠드를 체결하는 것인 데 대하여, 갑 제3호증은 볼트와 너트로만 받침대를 체결하는 것으로 차이점이 있으나 이러한 스프링의 탄성을 이용하여 고정시키는 힘이 조절할 수 있는 수단은 본건고안출원 전에 공개된 갑 제4호증에 의하여 이미 공지된 것이므로 이는 공지기술의 단순한 전용에 불과한 것이라고 하겠고, 스프링을 사용한 효과도 갑 제4호증에서 예측되는 효과와 동일한 것이라고 판단된다고 하여 본건고안은 갑 제3호증의 구성, 목적 및 작용효과와 동일·유사한 것으로 실용신안법 제7조 제1항에 위배되어 잘못 등록된 것이어서 무효라고 판단하였는데, 기록에 의하여 본건고안과 선원고안을 대비하여 보면, 양자는 모두 모니터 등에 사용하는 회전 및 경사각도 조절용 받침대에 관한 고안으로서 원심판시와 같이 기술적 구성이 동일한 것으로 인정되고 다만 그 체결수단에 있어서 판시와 같은 차이점이 있으나 이는 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 불과하고 고안의 목적과 작용효과에 격별한 차이를 일으키지 아니하는 것으로 보이므로 본건고안은 선원고안과 동일한 것이라고 할 것이어서 본건고안은 선원고안과 중복되어 무효라고 할 것인바, 원심결이 그 이유설시에 있어 다소 미흡한 점이 있다고 하더라도 양 고안이 실질적으로 동일한 것이라고 인정하여 같은 취지로 판단한 것은 정당하다.