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간접침해의 인정여부

대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782,222799 판결 [특허권침해금지등]

특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미치는 것이 원칙이나, 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면, 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시 제품이 생산된 것과 같이 보는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합하는바, 이 사건 제6항 발명은 이 사건 제5항과 제1항 발명을 순차로 인용하는 종속항으로, ‘의료용 실의 단부에는 의료용 실이 생체의 조직 내에 고정되도록 하기 위한 의료용 실 지지체가 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 의료용 실 삽입장치’를 추가한 발명인데, 위 추가 구성 중 ‘의료용 실의 단부에 의료용 실 지지체가 형성되어 있는’ 구성은 피고 실시제품 중 이 사건 봉합사와 봉합사 지지체의 개별 제품에 대응하며, 피고 1 등은 이 사건 카테터와 허브, 봉합사, 봉합사 지지체의 개별 제품을 생산함으로써 이 사건 제6항 발명의 실시를 위한 구성 전부를 생산하였고, 위 개별 제품들은 애초부터 일본에 있는 ○○○○ 병원에 판매하여 동일한 피부 리프팅 시술 과정에서 함께 사용되도록 할 의도로 생산된 것이며, 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 따르면, 실시예의 하나로 의료용 실 단부에 매듭을 형성하여 지지체의 설치 위치를 지정하는 것을 제시하고 있기는 하나, 그 밖에 이를 고정하거나 결합하는 방법을 제시하고 있지 않고, 오히려 명세서에서는 지지체를 ‘배치’한다는 표현을 더 많이 사용하고 있는데, 이러한 이 사건 제6항 발명의 청구범위와 명세서의 기재를 종합하면, 의료용 실 지지체를 의료용 실의 단부에 결합·고정하는 방법은 통상의 기술자가 적절하게 선택할 수 있는 정도에 불과하며, 위 시술 전 또는 시술 과정에서 이와 같이 의료용 실의 단부에 의료용 실 지지체를 배치하여 고정시키는 것은 통상의 기술자에게 자명하고, 통상의 기술자라면 별다른 어려움 없이 위 개별 제품들을 각 기능에 맞게 조립·결합하여 사용할 수 있어, 피고 1 등이 이 사건 카테터와 허브, 봉합사, 봉합사 지지체의 개별 제품을 생산한 것만으로도 국내에서 이 사건 제6항 발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태가 갖추어진 것으로서 그 침해가 인정된다고 보는 것이 타당하다.

대법원 2019. 2. 28. 선고 2017다290095 판결 [손해배상(지)]

특허법 제127조 제2호는 특허가 방법의 발명인 경우 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다고 규정하고 있는데, 이러한 간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이고, 방법의 발명에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 그 방법의 실시에만 사용하는 물건의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산·양도 등의 행위를 특허권의 간접침해로 인정하면, 실시권자의 실시권에 부당한 제약을 가하게 되고, 특허권이 부당하게 확장되는 결과를 초래하고, 또한 특허권자는 실시권을 설정할 때 제3자로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시할 것까지 예상하여 실시료를 책정하는 등의 방법으로 당해 특허권의 가치에 상응하는 이윤을 회수할 수 있으므로, 실시권자가 제3자로부터 전용품을 공급받는다고 하여 특허권자의 독점적 이익이 새롭게 침해된다고 보기도 어려우므로, 방법발명에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 전용품의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산·양도 등의 행위는 특허권의 간접침해에 해당한다고 볼 수 없는바, 피고가 방법발명인 이 사건 특허발명의 통상실시권자인 한라공조 주식회사로부터 의뢰를 받아 한라공조에게 이 사건 특허발명의 전용품인 마찰교반용접기를 제작·납품한 행위는 이 사건 특허발명에 관한 원고의 특허권을 간접침해하는 것으로 볼 수 없다.

특허법원 2018. 12. 20. 선고 2017나2493 판결 [손해배상(지)] - 상고심리불속행기각

특허법 제94조는 특허권자는 업으로서 그 발명을 실시할 권한을 독점한다고 규정하고 있을 뿐 특허권 침해행위에 대하여 명시적 규정을 두고 있지 않고, 특허법 제127조에서 특허가 물건의 발명인 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로 하는 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 간주하는 규정을 두고 있을 뿐이어서, 위와 같은 특허법 규정 취지에 비추어 보면, 특허 침해는 제3자가 정당한 권한 없이 특허발명을 업으로 실시하는 직접침해와 특허권이 부당하게 확장되지 않는 범위에서 그 실효성을 확보하기 위해 특허발명과 관련된 행위에 관여하여 실질적으로 특허권을 제약하는 위법성이 있는 간접침해로 구분될 수 있고, 물건의 발명에 있어서의 ‘실시’는 특허법 제2조 제3호 가목의 ‘그 물건을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함)을 하는 행위’를 의미하며, 한편 특허법 제127조 제1호의 간접침해는 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하더라도 특허권이 부당하게 확장되지 않는다고 본 것이고, 그 물건이 위 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당하는 점은 특허권자가 주장·입증하여야 하는바, 피고는 포스코와 체결한 화물운송계약에 따라 보조참가인 등과 이 사건 각 운송계약을 체결한 사실, 위 각 운송계약의 이행에 이 사건 각 차량이 사용된 사실, 제1차량의 앞면에 피고의 로고가 부착되어 있는 사실은 앞서 본 바와 같으나, 포스코가 당일 출하될 화물에 대해 피고에게 출하지시를 내리면 피고는 보조참가인 등에게 배차를 의뢰하고, 피고가 보조참가인 등으로부터 운송 업무를 이행할 차량 및 운전자 정보를 통보받아 이를 포스코 배차시스템에 전산 입력하는 방식으로 차량 지정이 이루어지고, 이후 보조참가인 등이 지정한 운전자가 피고의 물류센터로 화물을 운송하여 적재한 다음, 피고가 포스코로부터 개별 운송지시를 받아 같은 방법으로 보조참가인 등이 지정한 차량을 이용하여 포스코가 지정한 고객사에 화물을 운송하며, 이 과정에서 피고는 작업 시작 전 보조참가인 등으로부터 전달받은 차량 및 운전자 정보를 포스코의 배차시스템에 입력하는 것 외에는 운송 업무에 관여하지 않고, 나머지 운송 업무는 이 사건 각 차량의 운전자와 포스코 사이에서 이루어지는 것으로 보이며, 피고와 포스코 사이에 체결된 운송계약에 의하더라도 피고가 직접 운송 업무를 수행하여야 하는 것으로는 보이지 않고, 피고는 보조참가인 등과 이 사건 각 운송계약을 체결하였고, 보조참가인 등은 다시 이 사건 각 차량의 소유명의자들과 별도의 운송계약을 체결하였으며, 피고는 이 사건 각 차량의 소유자가 아니고, 이 사건 각 차량의 소유자 또는 운행자와 직접 운송계약을 체결한 당사자도 아니며, 포스코는 화물운송에 사용될 차량이 계약 당사자의 소유가 아닌 경우 차량 임대차계약서 사본을 제출하도록 하도록 하고 있는데, 이는 포스코가 직접 차량 임대차계약의 상대방, 차량의 정보 등을 입수하여 관리하기 위한 것으로 보이고, 피고가 포스코에 제출한 조만석에 대한 근로계약서에는 업무계약기간만 수기로 기재되어 있을 뿐 근로, 휴무일, 휴식시간, 운송료 등에 대해서는 구체적인 기재가 없고, 계약서의 하단에는 “(포스코 제출용)”이라고 기재되어 있는 점 등에 비추어 보면, 위 근로계약서는 포스코에 제출하기 위해 형식적으로 작성된 것으로 보이며, 피고가 보조참가인 등과 체결한 이 사건 각 운송계약에 의하면, 피고는 운송될 제품과 운송시간, 운송구간 등을 지정할 뿐, 보조참가인 등이 필요한 장비 동원 및 용역을 제공하여 운송 업무를 이행하고, 운송 차량에 대하여 각종 보험에 가입하고 차량 운행에 따른 사고처리 및 손해배상 의무 등을 부담하는 반면, 이 사건 각 운송계약에는 피고가 운송 관련 차량을 직접 지정하거나 관리할 의무가 있다는 내용이 없고, 운송계약 시 등록된 차량 및 운전원 변동 시 보조참가인 등은 피고에게 변동내역을 즉시 제출할 의무가 있음을 규정하고 있을 뿐이어서, 위와 같은 계약 내용에 비추어 보면, 보조참가인 등에게 이 사건 각 차량에 대한 관리책임이 있음은 별론으로 하고, 피고에게 이 사건 각 차량에 대한 관리책임이 있다고 보기는 어려우며, 한편 보조참가인이 2015년 2월경 해성기업과 체결한 운송계약에는 ‘보조참가인이 해성기업에게 작업의 내용을 지시하고, 해성기업은 이에 대한 작업의무를 지고 작업 전 보조참가인에게 작업 상황을 확인받아야 하며, 해성기업은 보조참가인으로부터 위임받은 작업의 원활한 수행에 필요한 제반 설비 및 장구를 갖추어야 하고, 작업 수행 시 보조참가인의 작업지시에 따라야 한다’는 점을 명시하고 있어 이 사건 운송계약의 내용과는 차이가 있으므로, 위 인정사실 및 원고가 제출한 증거들만으로는 피고가 이 사건 각 차량에 설치된 가변장치들을 사용하였다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 피고가 이 사건 특허발명을 실시하였음을 인정할 증거가 없다.

특허법원 2018. 8. 24. 선고 2017허6736 판결 [권리범위확인(특)] - 확정

특허법 제135조는 특허권자가 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위확인심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있고, 특허법 제127조는 특허가 물건의 발명인 때에는 그 물건의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에 특허권 을 침해한 것으로 본다는 취지로 규정하고 있으므로, 특허권자는 그 물건의 실시에만 사용하는 물건을 심판청구의 대상이 되는 발명으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있고, 간접침해에 관하여 규정하고 있는 특허법 제127조 제1호 규정은 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하더라도 특허권이 부당하게 확장되지 않는다고 본 것이라고 이해되므로, 여기서 말하는 ‘생산’이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하므로, 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립 등의 행위도 포함되고, 생산의 결과물은 발명의 모든 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소 모두를 그대로 포함하거나 이용하고 있어야 하고, 나아가 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당하기 위하여는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 하고, 이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없으며, 특허 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다는 점은 특허권자가 주장·증명하여야 하는바, 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 중 PVC 엣지를 제외한 나머지 구성요소를 포함하는 점에서 이 사건 제1항 발명과 일치하는 반면, 이 사건 제1항 발명의 구성요소 5에 해당하는 PVC 엣지의 구성요소를 가지고 있지 않은 점에서 차이가 있으나, 확인대상발명의 물건의 사용으로 이 사건 제1항 발명의 화장실 칸막이 판재가 형성되는 경우에는 특허법 제127조 제1호에서 정한 특허발명 물건의 ‘생산’에 해당하게 되므로 살피건대, 피고가 확인대상발명의 물건을 생산·판매하고 있는 사실은 인정되나, 더 나아가 위 증거들만으로는 확인대상발명에 의한 화장실 칸막이 판재가 부품으로 사용되어 최종적으로 생산된 화장실 칸막이 판재의 방수재 하부 표면에 PVC 엣지가 부착되어 있다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없어, 오히려 원고의 웹사이트에는 방수재 하부 표면에 PVC 엣지가 부착되지 않는 것으로 보이는 하부 방수용 화장실 칸막이 판재가 시공된 도면 내지 사진이 게시되어 있는 사실을 인정할 수 있어, 확인대상발명의 물건이 이 사건 제1항 발명의 물건의 생산에사용된다고 단정하기 어렵고, 설령 확인대상발명의 물건이 이 사건 제1항 발명의 물건의 생산에 사용된다고 하더라도, 원고는 단순히 경험칙상 확인대상발명의 물건은 화장실 이외의 물기가 없는 환경의 칸막이로 사용될 수 없고, 조립식 화장실에 있어서 모든 칸막이 판재의 하단부에는 PVC 엣지와 같은 마감재가 설치되어 있다고 주장하고 있을 뿐 이를 인정할 만한 객관적인 자료를 제출하지 못하고 있는 점, 오히려 확인대상발명의 화장실 칸막이 판재는 화장실 시공에 사용되는 물건으로서 앞서 본 바와 같이 원고 스스로도 자신의 웹사이트에서 방수재 하부 표면에 PVC 엣지가 부착되지 않는 것으로 보이는 하부 방수용 화장실 칸막이 판재를 소개하고 있는 점 등에 비추어 보면, 방수재 하부 표면에 PVC 엣지가 부착되지 않은 확인대상발명의 화장실 칸막이 판재는 그 물건 자체로 독자적인 용도를 가지는 것으로 보이므로, 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도를 가진다고 봄이 상당하고, 달리 이 사건 제1항 발명의 화장실 칸막이 판재의 생산에만 사용되는 물건에 해당한다거나 단순히 위 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과하다고 볼 만한 증거도 없어, 확인대상발명의 물건을 생산하는 것은 이 사건 제1항 발명의 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산하는 행위에 해당한다고 볼 수 없으므로, 확인대상발명의 물건의 생산은 이 사건 제1항 발명의 간접침해에 해당하지 아니한다.

특허법원 2017. 11. 16. 선고 2016나1455 판결 [손해배상(지)] - 상고기각

간접침해에 관하여 규정하고 있는 특허법 제127조 제1호 규정은 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는, 특허권이 부당하게 확장되지 않는 범위 내에서 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여, 일정한 요건 아래 특허권의 침해로 간주하는 것이므로, 방법발명에 관한 통상실시권이 있는 자가 스스로 방법발명의 실시에만 사용하는 물건(전용품)을 생산하여 방법발명을 실시하는 경우 이를 간접침해로 인정하게 되면, 통상실시권에 부당한 제약을 가하는 결과를 초래하고, 반면 통상적으로 특허권자는 실시료 액수를 적절히 설정하거나 전용품 생산자를 상대로 실시계약을 체결하는 등의 방법으로 당해 특허권의 가치에 상응하는 이윤을 회수하고 있거나 회수할 수 있으므로, 특별한 사정이 없는 한 통상실시권자가 스스로 전용품을 제작하여 방법을 실시하는 행위를 간접침해로 보기는 어려우며, 마찬가지로 통상실시권자가 제3자를 통하여 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에, 통상실시권자가 직접 전용품을 생산하여 방법발명을 실시하는 경우와 달리 제3자의 제작·납품행위가 곧바로 간접침해에 해당한다고 볼 수 없어, 통상적으로 특허권자는 이미 실시계약을 체결할 때 제3자로부터 전용품을 납품받아 특허를 실시할 것까지 예상하여 실시료를 책정할 수 있으므로 특허권자를 보호할 필요성은 크지 않은 반면, 제3자의 제작·납품행위까지 간접침해로 보게 되면 특허권을 부당하게 확장하는 결과를 초래할 수 있고, 다만 실시계약에서 전용품을 스스로 생산하여 방법발명을 실시하는 행위를 금지하는 것으로 특별히 약정한 경우 이러한 약정에 위반하였다면 통상실시권자에 대하여는 채무불이행책임을, 이러한 약정의 존재를 알면서 위반에 가담한 제3자에 대하여는 별도의 불법행위에 기한 손해배상책임을 묻는 것을 별론으로 하더라도, 결국 피고가 방법발명의 통상실시권자인 한라공조에게 방법발명의 전용품인 마찰교반용접기들을 제작·납품한 행위가 곧바로 원고의 특허권을 간접침해하였다고 볼 수 없으며, 원고는, 국내에서 다수의 다른 실시계약에서 ‘방법발명의 실시를 허락하는 대가로서의 실시료’와 ‘전용품의 생산·판매를 허락하는 대가로서의 실시료’를 구별하여 별도로 지급받아 왔고, 한라공조에 대하여는 ‘방법발명의 실시를 허락하는 대가로서의 실시료’만을 지급받았으므로, 한라공조에게 전용품을 제작·납품한 피고의 행위는 특허권의 침해가 된다고 주장하나, 이 사건 실시계약에 따라 한라공조는 제3자에게 사용권을 허락할 수는 없기는 하나, 위 계약의 내용은 한라공조가 sub-license를 할 수 없다는 것일 뿐 이 사건 실시계약 상 한라공조가 스스로 전용품을 제작하여 방법발명을 실시하거나 제3자로부터 전용품을 납품받아 실시하는 것까지 금지하는 것으로 볼 수 없어, 설령 위 약정을 제3자 제작 전용품을 납품받는 것까지 금지하는 것으로 보더라도, 이것은 특허권의 본질적 효력이라고 볼 수 없고, 원고와 한라공조 사이의 특약에 따른 효력에 불과하다고 할 것인데, 그러한 특약의 존재를 피고가 인식하고 적극적으로 계약 위반에 가담하였다는 사정을 인정할 아무런 증거가 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없으며, 피고는 한라공조에게 마찰교반용접기들을 제작·납품하는 과정에서 마찰교반용접기가 약정한 성능을 발휘하는지를 확인하는 과정에서 이 사건 특허발명을 사용하여 검수·시연행위를 한 사실이 인정되는데, 피고가 마찰교반용접기들을 제작하여 이 사건 특허발명의 통상실시권자인 한라공조에게 납품하는 행위는 원고의 특허권을 간접침해하였다고 볼 수 없으므로, 제작·납품행위에 불가분적으로 수반되는 검수·시연행위에 대하여 별도로 간접침해 및 직접침해가 성립된다고 할 수 없어서, 위와 같은 검수·시연 과정에서의 실시를 통하여 얻은 물건을 판매하는 등 ‘특허권자가 특허발명으로부터 얻을 수 있는 가치’를 실질적으로 잠식하였다는 등의 특별한 사정이 없는 이상, 위와 같은 정도의 검수·시연행위가 있었다는 사정만으로는 ‘이 사건 일련의 제작행위’ 전체에 대하여 원고의 특허권을 직접침해했거나 간접침해했다고 평가하기 어려우며, 특허발명을 대상으로 하는 연구·시험을 위한 실시는 그 발명의 실효성 여부를 검증하거나 개량발명을 가능하게 함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하는 면이 있으므로, 특허법 제96조 제1항 제1호는 연구·시험을 위한 실시에 대하여는 특허권의 효력이 미치지 않는 것으로 규정하여 특허발명을 이용하려고 하는 제3자의 이익과 특허권자의 이익이 조화를 이루도록 하고 있으므로, 특허발명의 실시가 특허법 제96조 제1항 제1호의 연구·시험을 위한 실시에 해당하는지는, 특허발명의 실시가 특허발명에 대한 신규성·진보성 유무를 조사하기 위한 것인지, 특허발명이 실시가능한지를 연구·시험하기 위한 것인지, 특허발명이 명세서에 기재된 효과를 갖고 있는지를 확인하기 위한 것인지, 반대로 특허발명의 실시가 시장성이나 경제성을 조사하기 위한 것인지, 그 실시가 다른 발명을 위한 도구·수단으로 사용된 것인지, 연구·시험의 결과물이 시제품 또는 제품의 형태로 시장에 출시되는 등 위 연구·시험이 특허권자의 이익을 해쳤거나 특허권자에게 손해를 입혔는지 또는 이익을 해치거나 손해를 입힐 위험이 있었는지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 하는바, 피고가 행한 위 연구·시험은 이 사건 특허발명을 드라이브 샤프트 생산에 적용하는 경우 드라이브 샤프트가 필요로 하는 강도, 피로 내구성 등을 갖출 수 있는지를 확인하기 위한 것으로 보이는바, 이는 특허발명의 효과나 유용성을 확인하거나, 특정 분양에 적용될 수 있는지를 시험하고 특허발명을 개량하기 위한 것으로 보일 뿐, 이 사건 특허발명을 다른 발명을 위한 도구·수단으로만 이용했다고 보기 어렵고, 위와 같은 연구·시험의 결과물이 시장에 시제품 또는 제품의 형태로 출시되는 등 위 연구·시험이 특허권자의 이익을 해쳤거나 특허권자에게 손해를 입혔다고 볼만한 사정을 발견하기 어려우며, 오히려 위 연구·시험을 통하여 이 사건 특허발명이 드라이브 샤프트 생산에 적용 가능하다는 결론을 얻는다면, 기술의 발전에 기여할 수 있고, 또한 위와 같은 연구·시험의 결과를 상업적으로 이용하기 위해서는 특허권자와 실시계약을 맺는 등 특허권자의 허락을 받아야 하므로 연구·시험의 허용이 특허권자의 이익에 부합하는 측면도 있으므로, 피고가 행한 위 연구·시험은 연구 또는 시험을 하기 위한 특허발명의 실시에 해당하여 특허법 제96조에 따라 특허권의 효력이 미치지 않는다.

특허법원 2017. 5. 25. 선고 2016허7305 판결 [권리범위확인(실)] - 확정

간접침해에 관하여 규정하고 있는 특허법 제127조 제1호 규정은 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하더라도 특허권이 부당하게 확장되지 않는다고 본 것이라고 이해되는데, 위 조항의 문언과 그 취지에 비추어 볼 때, 여기서 말하는 ‘생산’이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하므로, 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립 등의 행위도 포함되고, 생산의 결과물은 발명의 모든 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소 모두를 그대로 포함하거나 이용하고 있어야 되며, 나아가 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당하기 위하여는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 하고, 이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없으며, 위와 같은 법리는 실용신안권의 간접침해에 대하여 규정하고 있는 실용신안법 제29조에 대하여도 동일하게 적용된다고 할 것인바, 확인대상고안의 설명서 기재를 참작하면, 확인대상고안 물건은 통상적인 택시미터기와 케이블로 연결되어 사용되는데, 확인대상고안 물건은 택시의 현재 위치가 설정된 지역을 벗어났는지 여부를 경계 알람 프로토콜을 이용하여 택시미터기에 전송함으로써, 택시미터기에서 지역별 할증 요금이 자동으로 적용되어 할증요금이 반영된 주행요금 등이 디스플레이부에 표시되게 되므로, 확인대상고안 물건의 사용으로 이 사건 제2항 등록고안의 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소 모두를 그대로 포함하거나 이용하고 있는 택시미터기가 생산된다고 할 것이며, 나아가 확인대상고안 물건이 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산에만 사용되는지, 즉 확인대상고안 물건이 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산 이외의 다른 용도가 존재하는지에 관하여 살펴보면, ‘등록고안 물품의 생산에만 사용하는 물건’에 해당한다는 점은 실용신안권자가 주장·입증하여야 할 것이나,다른 용도가 존재하지 않는다는 사실을 입증하는 것은 사회통념상 불가능하거나 상당히 곤란한 반면, 다른 용도가 존재한다는 사실을 주장·증명하는 것이 보다 용이한 법이고, 더욱이 확인대상고안 물건을 생산하는 피심판청구인이 그 물건의 용도를 보다 용이하게 파악할 가능성이 높으므로, 확인대상고안 물건이 그 자체로 범용성이 있는 물건이 아닌 한, 등록고안 물품의 생산에 사용된다는 점이 증명된 상태에서는, 공평의 원칙상 피심판청구인이 등록고안 물품의 생산 이외의 다른 용도를 가진다는 취지의 구체적이고 합리적인 주장을 하는 경우에 비로소 실용신안권자의 입증책임이 현실화된다고 보아야 할 것이고, 이러한 경우 실용신안권자는 피심판청구인이 주장하는 용도가 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당하지 않는다는 점을 증명하여야 할 것인데, 확인대상고안 물건이 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산에 사용된다는 사실은 위에서 본 바와 같고, 그 자체로 범용성이 있는 물건은 아닌 것으로 보이는바, 원고 주장의 용도가 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당하지 않는지에 관하여 보기로 하면, 먼저 원고의 ① 주장에 대하여 살피건대, 확인대상고안 물건이 연결·결합됨으로써 확인대상고안 물건과 함께 항행내비게이션, 항행지원시스템, GPS 마이크와 동일한 기능을 할 수 있는 특정 장치나 부품 등에 관한 증거가 전혀 제출되지 않았는바, 이러한 상태에서는 원고가 주장하는 항행내비게이션, 항행지원시스템, GPS 마이크의 용도를 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당한다고 평가하기 어렵고, 다음으로 원고의 ② 주장에 대하여 살피건대, 확인대상고안 물건이 연결·사용될 수 있으면서도 ‘제2항 한정구성’을 포함하지 않는 택시미터기는 존재하지 않는 것으로 보이므로, 확인대상고안 물건이 제2항 한정구성을 포함하지 않는 택시미터기에 연결되어 사용되는 용도 역시 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당한다고 평가하기 어려우므로, 확인대상고안 물건은 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산 이외의 다른 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도를 발견하기 어려운 이상 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산에만 사용된다고 할 것이어서, 확인대상고안 물건을 생산하는 것은 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산에만 사용하는 물건을 생산하는 행위에 해당하고, 원고는 업으로 확인대상고안 물건을 생산․판매하였으므로, 확인대상고안 물건의 생산은 이 사건 제2항 등록고안의 간접침해에 해당한다.

특허법원 2016. 10. 20. 선고 2016나1011 판결 [특허권침해금지등] - 상고심리불속행기각

간접침해에 관하여 규정하고 있는 특허법 제127조 제2호는 “특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위”를 업으로서 하는 경우에 특허권을 침해한 것으로 본다고 규정하고 있고, 이는 방법의 발명을 실시하는 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 방법의 발명을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하더라도 특허권이 부당하게 확장되지 않는다고 본 것이라고 이해되고, 위 조항의 문언과 그 취지에 비추어 볼 때, “특허 방법의 실시에만 사용하는 물건”에 해당하기 위하여는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 하는바, 이 사건 제1항 발명의 결제방법은 카드 정보를 ‘투입 방식’으로 읽어서 재승인 이후 투입된 카드를 반환하는데, 피고의 실시제품이 사용되는 결제방법은 카드 정보를 ‘긁는 방식’으로 읽어서 카드를 바로 반환하는 점에서 차이가 있는 것을 제외하고 양 결제방법은 동일하고, 차이가 있는 구성요소에 관하여 보건대, 투입 방식과 긁는 방식은 모두 카드 정보를 읽기 위한 수단을 제공한다는 점에서 과제 해결원리가 동일하고, 양 방식은 모두 결제에 필요한 카드 정보를 제공할 수 있게 한다는 점에서 작용효과가 실질적으로 동일하며, 양 방식은 모두 이 사건 특허발명의 출원 전부터 카드 정보를 읽는다는 같은 용도로 널리 사용되던 것이어서 통상의 기술자가 투입 방식을 긁는 방식으로 변경하는 것을 쉽게 생각해 낼 수 있으므로, 양 방식은 균등하고, 따라서 피고의 실시제품은 이 사건 제1항 발명의 실시에 공용된다고 할 것이며, 피고의 실시제품은 이 사건 제1항 발명이 이용하는 제1 승인방식과 다른 제2 승인방식만을 이용하는 POS와 연결되어 상업적 내지 실용적으로 사용되고 있으므로, 이 사건 제1항 발명의 실시에 전용된다고 할 수 없다.

대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결 [손해배상(지)]

특허법 제127조 제1호는 이른바 ‘간접침해’에 관하여 ‘특허가 물건의 발명인 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.’고 규정하고 있는데, 이는 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하려는 취지이고, 이와 같은 조항의 문언과 그 취지에 비추어 볼 때, 여기서 말하는 ‘생산’이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하는 개념으로서, 공업적 생산에 한하지 아니하고 가공·조립 등의 행위도 포함하고, 한편 간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것인데, 특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 그 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미치는 점을 고려하면, 특허법 제127조 제1호의 ‘그 물건의 생산에만 사용하는 물건’에서 말하는 ‘생산’이란 국내에서의 생산을 의미한다고 봄이 타당한 것이어서, 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없는바, 원심이, 피고가 국내에서 생산하여 수출한 N95와 N96의 각 반제품은 모두 국외에서 완성품으로 생산되었으므로 이 사건 제1항 및 제2항 발명의 각 특허권에 대하여 특허법 제127조 제1호에 정한 간접침해 제품에 해당하지 아니한다고 판단한 것은 정당하다.

특허법원 2013. 2. 1. 선고 2012허6328 판결 [권리범위확인(실)] - 확정

피고는, 원고가 생산하여 판매하고 있는 제1롤러경첩, 제2롤러경첩 등은 이 사건 등록고안의 본질적인 구성요소에 해당하고, 폴딩도어 이외에 다른 용도로는 사용되지 않으며, 일반적으로 널리 쉽게 구입할 수 있는 물품이 아니므로, 이를 생산하여 판매한 원고의 실시행위는 이 사건 등록고안의 간접침해에 해당한다는 취지로 주장하므로 살피건대, 실용신안권자는 그 등록실용신안에 관한 물품의 생산에만 사용하는 물건과 대비되는 물건을 심판청구의 대상이 되는 고안으로 특정하여 등록실용신안권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있으나, 이는 어디까지나 확인대상고안이 심판피청구인에 의해서 실시되고 있어 확인의 이익이 있는 경우에 비로소 본안으로 나아가 등록실용신안권의 보호범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있음을 의미하는 것일 뿐, 확인대상고안이 심판피청구인인 원고에 의해서 실시되고 있다고 볼 만한 증거가 없어 확인의 이익이 없는 이 사건에 있어서까지 본안으로 나아가 등록실용신안권의 보호범위에 속하는지 여부를 판단할 수는 없다고 할 것이므로, 이와 다른 전제에 선 피고의 위 주장도 이유 없다.

특허법원 2013. 1. 17. 선고 2012허7420 판결 [권리범위확인(특)] - 상고기각

권리범위확인심판에서 특허발명과 대비되는 물건이 방법의 발명인 특허발명을 특허법 제127조 제2호에 규정된 대로 간접적으로 침해하여 그 특허발명의 권리범위에 속하기 위해서는 대비되는 물건이 그 방법의 실시에만 사용하는 물건이어야 하므로, 그 대비되는 물건을 사용하여 실시되는 발명이 특허발명의 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소 모두를 그대로 포함하거나 이용하고 있어야 하고, 위와 같은 용도 이외에는 그 대비되는 물건이 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 하는데, 피고가 ‘황금식품’이라는 상호로 식품제조업을 영위하면서 팥빵 제조업자들에게 팥빵의 재료로 확인대상발명의 외피와 팥소를 제조하여 공급하고 있는 사실, 팥빵 제조업자들이 피고로부터 공급받은 확인대상발명의 외피에 팥소를 넣고 이를 빵틀에서 굽는 방법으로 팥빵을 제조하여 판매하고 있는 사실을 인정할 수 있고, 반증이 없는바, 위 인정사실에 의하면, 확인대상발명은 이 사건 특허발명과 같은 팥빵의 제조에 사용된다 할 것이므로, 나아가 위와 같이 확인대상발명을 사용한 팥빵의 제조방법(최종대상발명)을 이 사건 특허발명과 대비하여 보면, 양 발명은, 외피의 재료로 밀가루, 마가린, 염화나트륨(소금), 백설탕(정백당), 탄산수소나트륨을, 팥소의 재료로 팥, 흑설탕 및 백설탕(설탕, 물엿 및 감미료), 염화나트륨(소금), 옥수수전분을 각 사용하는 점, 외피에 팥소를 넣어 이를 빵틀에서 굽는 방법으로 팥빵을 제조한다는 점 등에서는 각 실질적으로 동일하나, 다만 최종대상발명은 이 사건 특허발명과 달리 팥소에는 탄산수소나트륨을 포함하고 있지 않으면서, 외피에는 쌀가루, 땅콩가루를 추가로 포함하고 있는 점, 이 사건 특허발명은 외피에 밀가루가 65~72중량%, 마가린이 25~32중량%의 비율로 포함됨에 비하여, 최종대상발명은 밀가루가 76.5중량%, 마가린이 19중량%의 비율로 포함된다는 점에서 각 차이가 있어서, 최종대상발명은 나머지 차이점들에 관하여 더 살필 필요 없이 이 사건 특허발명의 구성요소 중 하나인 ‘팥소의 탄산수소나트륨’을 결여하여 이 사건 특허발명과 동일 내지 균등한 구성요소를 모두 구비하고 있다고 볼 수 없는바, 확인대상발명을 사용한 최종대상발명이 이 사건 특허발명과 동일 내지 균등한 구성요소 모두를 그대로 포함하거나 이용하고 있지 않은 이상, 확인대상발명이 최종대상발명에만 사용되는지에 관하여는 나아가 살필 필요 없이, 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 봄이 타당하다.

특허법원 2010. 3. 26. 선고 2009허7178 판결 [권리범위확인(실)] - 상고심리불속행기각

실용신안법 제30조는 ‘등록실용신안에 관한 물품의 생산에만 사용하는 물건을 업으로서 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위는 실용신안권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다’고 규정하고 있는데, 위 규정의 취지는 고안의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 고안의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 실용신안권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 실용신안권의 침해로 간주하더라도 실용신안권이 부당하게 확장되지 않는다고 본 것이라고 이해되고, 이러한 위 조항의 문언과 그 취지에 비추어 볼 때, 여기서 말하는 ‘생산’이란 고안의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 고안의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하므로, 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립 등의 행위도 포함된다고 할 것이고, 나아가 실용신안 물건의 생산‘에만’ 사용하는 물건에 해당되기 위하여는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 할 것이고, 이와 달리 단순히 실용신안 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없는데, 이 사건 제1항 고안은 휴대폰의 데이터통신 커넥터와의 접속을 위한 커넥터어셈블리, 커넥터어셈블리에 연결되어 휴대폰과 데이터를 교환하기 위한 데이터통신부, 입력정보를 일시적으로 저장해두기 위한 메모리, 데이터통신부를 통해 들어온 휴대폰의 입력정보를 메모리에 저장하고, 메모리에 저장된 입력정보를 읽어내어 데이터통신부를 통해 휴대폰으로 전송하는 제어부를 구비하는 휴대폰용 입력정보 이체 장치이고, 이에 비하여 확인대상고안은 ‘기존 휴대폰에 저장되어 있던 주소록 데이터를 읽어 들여 컴퓨터로 저장하는 단계, 주소록 데이터 포맷 정보를 조회하여 기존 휴대폰의 주소록의 데이터 포맷을 신규 휴대폰의 주소록 데이터 포맷으로 변환하는 단계, 컴퓨터에 저장되어 있는 주소록 데이터를 신규 휴대폰으로 전송하여 저장하는 단계로 이루어진 프로그램 기록매체’이므로, 양 고안의 구성을 대비하면, 확인대상고안은 이 사건 제1항 고안의 구성요소들 중 ‘제어부’의 구성에 대응되는 것이어서, 확인대상고안의 프로그램 기록매체가 이 사건 제1항 고안의 휴대폰용 입력정보 이체 장치의 ‘생산’에 사용하는 물건에 해당하는지 여부는, 확인대상고안이 이 사건 제1항 고안의 제어부와 동일한지 여부에 의하여 좌우된다고 할 것인바, 확인대상고안은 이 사건 제1항 고안의 제어부와 그 구성에 차이가 있고, 이로 인하여 효과에서도 현저한 차이가 발생하므로, 확인대상고안이 이 사건 제1항 고안의 제어부와 동일한 것이라고 볼 수는 없어, 확인대상고안의 프로그램 기록매체는 이 사건 제1항 고안의 휴대폰용 입력정보 이체 장치의 ‘생산’에 사용하는 물건에 해당하지 않으므로, 확인대상고안이 이 사건 제1항 고안을 간접침해하는 경우에 해당한다고 볼 수 없다.

대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결 [권리범위확인(특)]

특허법 제127조 제1호는 이른바 ‘간접침해’에 관하여 ‘특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해하는 행위로 본다’고 규정하고 있는데, 이는 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하더라도 특허권이 부당하게 확장되지 않는다고 본 것이라고 이해되고, 위 조항의 문언과 그 취지에 비추어 볼 때, 여기서 말하는 ‘생산’이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하므로, 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립 등의 행위도 포함된다고 할 것이며, 나아가 특허 물건의 생산‘에만’ 사용하는 물건에 해당되기 위하여는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 할 것이고, 이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없는바, 원심은 그 채택증거를 종합하여 판시와 같은 사실을 인정한 후에, 원고가 소극적 권리범위확인을 구하는 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1, 2, 4, 6, 11, 16, 18, 19항과 대비하여 볼 때, 이 사건 특허의 구성 중 대형유동채널 및 균일한 고체 중합체 시트와 동일한 구성을 가지면서 소형유동채널이 결여되어 있고 마이크로 홀이 부가되어 있는 점에서 차이가 있으나, 확인대상발명의 물건을 공급받은 사람이 연마패드를 사용하여 화학적 기계적 평탄화 공정을 수행하는 때에는 다수의 다이아몬드입자가 부착된 컨디셔너로 연마패드의 표면을 압착하여 문지르는 브레이크 인 및 컨디셔닝 공정이 필수적으로 부가되고, 이러한 컨디셔닝 공정을 수행하는 경우에 확인대상발명의 연마패드에는 이 사건 특허의 소형유동채널의 수치범위 내에 있는 폭과 길이 및 밀도를 가지고서 연마슬러리를 이동시키는 통로로 작용함으로써 이 사건 특허의 소형유동채널과 동일한 구조와 기능을 하는 원심 판시 줄무늬 홈이 반드시 형성되므로, 확인대상발명의 물건은 이 사건 특허 물건의 생산에만 사용되는 것이어서 원고가 업으로서 확인대상발명의 물건을 생산·판매한 행위는 이 사건 권리범위확인심판의 심결시를 기준으로 하여 이 사건 특허권에 대한 간접침해에 해당된다고 할 것이고, 그 외에 컨디셔닝이 연마패드의 표면에 미치는 영향 내지 변화의 유무와 정도는 컨디셔너의 종류, 연마패드의 경도, 사용하는 슬러리의 종류 및 슬러리에 포함된 연마입자의 종류, 컨디셔너에 의하여 연마패드에 가하여지는 압력의 정도 등 여러 가지 요소에 따라 달라질 수 있다는 점, 확인대상발명이 마이크로 홀이라는 기술수단에 의하여 이 사건 특허발명보다 더 우수한 작용효과를 기대할 수 있어 진보된 발명일 수 있다는 점 등의 사정은 그러한 결론에 영향이 없는 것으로 판단하였는데, 이러한 원심의 사실인정 및 판단은 앞서 본 법리 및 기록에 비추어 보면 정당하다.

서울중앙지법 2009. 7. 15. 선고 2008가합113993 판결 [특허권침해금지등] - 항소기각

특허권의 간접침해가 성립하는 물건의 생산·양도 등 행위는 그 물건이 특허발명 물건의 생산‘에만’ 사용되는 것이어야 하므로, 그 물건을 사용하는 한 반드시 특허발명 물건의 생산에 도달하여야 하고, 그 물건에 특허발명 물건의 생산 이외에 사용될 수 있는 다른 용도가 있는 경우에는 그 물건을 생산하는 등의 행위를 하더라도 간접침해가 성립하지 않는바, 여기에서 ‘다른 용도’는 위 규정에 취지에 비추어 볼 때 상업적 또는 경제적으로 실용성 있는 용도로서 사회 통념상 통용되거나 승인될 수 있는 경우에 한하여 인정되어야 하는바, 갑 제1호증의 기재에 의하면 이 사건 제1항 특허에서 사용되는 바코드는 일정한 표준체계를 구비하고 있는 기존의 바코드 특성을 그대로 수용하고 있으므로, 위 특허의 ‘바코드 등’은 슈퍼마켓, 할인점, 백화점, 제조업체 등에서 상품 정보의 표시 및 계산 등의 용도로 광범위하게 범용적으로 사용될 수 있는 통상의 바코드로 봄이 상당하고, 통상의 바코드라면 반드시 상품 품질 평가 방법의 실시에만 사용된다고 할 수 없다고 할 것인데, 이 사건 칼라코드가 원고의 주장과 같이 기존 바코드 특성을 그대로 수용하고 있어 이 사건 제1항 특허에서의 ‘바코드 및 바코드 리더’와 동일한 기능 및 특성을 가지고 있다면 이 사건 칼라코드 및 디코더프로그램은 결국 통상의 바코드 및 바코드 리더의 범주에 속하는 것에 불과하게 되고, 상업적 또는 경제적으로 실용성 있는 용도로 사회 통념상 통용되거나 승인될 수 있는 경우의 다른 용도에 전용되어 사용될 수 있음이 쉽게 예측되므로, 위 칼라코드 및 디코더프로그램의 생산·양도 등의 행위는 범용적으로 사용될 수 있는 바코드 등의 생산·양도 등의 행위에 불과할 뿐이어서 피고들의 실시제품들이 오로지 이 사건 제1항 특허로서의 방법의 실시에만 사용된다고 보기 어려우므로, 피고들이 생산하고 있는 이 사건 칼라코드 및 디코더프로그램이 반드시 이 사건 제1항 특허의 방법의 실시에만 사용된다고 보기 어려운 이상 피고들이 이 사건 제1항 특허를 간접 침해하고 있다는 원고의 주장은 받아들이지 아니한다.

특허법원 2008. 4. 10. 선고 2007허5772 판결 [권리범위확인(특)] - 상고심리불속행기각

특허법 제127조 제1호는 ‘특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 업으로서 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위’를 하는 경우에는 특허권을 침해한 것으로 본다고 규정하고 있는바, 이는 특허발명에 대한 간접침해를 규정한 것으로, 특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있다면, 그러한 물건은 특허 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당하고, 위 특허 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당하는 점은 특허권자가 주장·입증하여야 하는바, 청구항 1, 2 발명은 모두 그 구성 중에, 축공, 호면을 형성한 톱니형 절삭부, 톱니형 절삭부에 형성된 다수개의 에어 배출홈으로 이루어진 로타리 컷터에 대한 구성을 가지고 있고, 이는 축공, 호면이 형성된 톱니형 절삭부, 에어 배출홈을 구비한 확인대상발명의 구성과 실질적으로 동일하고, 갑 제1, 2호증, 갑 제7 내지 11호증의 각 기재 혹은 영상, 이 법원의 충남대학교 기계공학과 민택기 교수에 대한 감정촉탁결과에 변론 전체의 취지를 모아보면, 이 사건 특허발명은 철판 등 피가공물의 날카로운 모서리 부분을 절삭하여 라운딩하는 데 사용되는 면취장치에 관한 것으로, 철판의 모서리 부분을 절삭하는 로타리 컷터가 본질적으로 필요하여 청구항에도 이에 대한 구성을 기재함으로써 이를 필수적 구성으로 하고 있고, 면취장치에 장착되는 로타리 컷터는 사용횟수, 사용시간에 따라 크레이터 및 칩핑 등의 생성으로 마모될 경우에 교체해 주어야 하는 소모품이며, 원고는 이 사건 특허발명에 의하여 생산된 제품인 면취장치 외에도 그 구성 중 일부인 로타리 컷터를 별도로 제작·판매하고 있는 사실을 인정할 수 있고, 한편 확인대상발명의 구성이 이 사건 특허발명의 면취장치 중 일부 구성부품인 로타리 컷터의 구성과 동일한 점은 앞에서 본 바와 같으므로, 이 사건 특허발명 상의 로타리 컷터 대신에 확인대상발명의 실시품이 장착되어 사용될 수 있음을 알 수 있고, 이에 의하면, 이 사건 특허발명의 일부 구성인 로타리 컷터는 이 사건 특허발명인 면취장치의 구입시에 이미 교체가 예정되어 있는 소모품으로서 이 사건 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고, 특허권자인 원고에 의하여 따로 제조·판매되고 있으며, 그와 동일한 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 면취장치에 장착되어 사용될 수 있다고 할 것이나, 간접침해에 해당하기 위하여는 그 특허 물건의 생산에만 사용하는 물건이어야 하므로, 나아가 확인대상발명이 다른 용도로는 사용되지 않고 이 사건 특허발명의 생산에만 사용하는 물건인지에 관하여 보건대, 갑 제13 내지 16호증의 각 기재 혹은 영상만으로는 이를 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 아무런 증거가 없어, 오히려 앞서 나온 감정촉탁결과에 의하면, 확인대상발명에 의하여 생산된 로타리 컷터는 이 사건 특허발명에 의하여 생산된 물건인 원고의 면취기뿐만 아니라 일반적으로 흔히 사용되는 다른 면취기에도 장착되어 사용될 수 있고, 특히 일부 면취기에 장착된 확인대상발명의 로타리 컷터는 이 사건 특허발명의 면취기에 장착된 경우와 동일하게 KSBISO8688-2 규격의 권장 수명기준에 적합하게 사용될 수 있는 사실을 인정할 수 있어, 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 생산에만 사용하는 물건에 해당된다고 할 수 없다.

특허법원 2008. 1. 11. 선고 2007허7891 판결 [권리범위확인(특)] - 상고심리불속행기각

특허법 제127조 제1호는 ‘특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위’를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다고 규정하고 있고, 이와 같이 특허권의 간접침해가 성립하기 위해서는 실시한 물건이 당해 특허발명 물건의 생산‘에만’ 사용되는 것이어야 하므로, 그 물건을 사용하는 한 반드시 당해 특허발명 물건의 생산에 도달하여야 하고, 그 물건에 당해 특허발명 물건의 생산 이외에 사용될 수 있는 다른 용도가 있는 경우에는 그 물건을 실시하더라도 간접침해가 성립하지 않는 것인바, 여기에서 ‘다른 용도’가 있다고 하려면 위 규정의 취지에 비추어 볼 때 상업적 또는 경제적으로 실용성 있는 용도로서 사회 통념상 통용되거나 승인될 수 있는 경우에 한하여 인정되어야 하고, 단순히 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용 가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해를 부정할 만한 ‘다른 용도’가 있다고 할 수 없고, 한편 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당한다는 점은 특허권자가 이를 주장·입증하여야 하는바, 이 사건 제1항 발명의 물건은 그 청구항의 전제부에 기재된 바와 같이 포토 다이오드, CMOS 반도체 신호처리 장치 및 마이크로 컴퓨터를 구비한 ‘적외선 리모콘 수신기’인데, 확인대상발명의 물품은 그 일부 구성요소인 CMOS 반도체 신호처리 장치임이 분명하므로, 아래에서는 확인대상발명의 물품인 CMOS 반도체 신호처리 장치가 이 사건 제1항 발명의 물건인 적외선 리모콘 수신기의 생산에만 사용되는 물건인지에 관하여 살펴보면, 확인대상발명의 물품인 CMOS 반도체 신호처리 장치가 이 사건 제1항 발명의 물건인 적외선 리모콘 수신기의 생산에만 사용되는 물건이라는 점을 인정할 아무런 증거가 없는 반면, 오히려 을 5호증의 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 확인대상발명을 실시한 제품인 ADT2500 반도체 집적회로 칩은 이 사건 제1항 발명의 청구항에 기재된 구성요소인 마이크로 컴퓨터 이외에, 상업적으로 판매되는 제품으로서 단순히 구동회로만 필요로 하는 수신기에도 장착되어 사용될 수 있는 사실을 인정할 수 있을 뿐이고, 이에 대하여 원고는 마이크로 컴퓨터와 구동회로는 모두 CMOS 반도체 신호처리 장치로부터 신호를 수신하여 제어로직에 의한 판단에 따라서 제어를 행한다는 점에서 해결과제와 그 해결원리가 일치하여 실질적으로 동일한 구성이라고 주장하나, 마이크로 컴퓨터라는 용어의 의미에 대하여 이 사건 특허발명의 명세서 어디에도 별도로 정의되어 있지 아니하므로 당해 기술분야에서 일반적으로 인식되고 있는 보통의 의미에 따라 해석할 수밖에 없는바, 마이크로 컴퓨터는 통상적으로 마이크로프로세서를 써서 만든 컴퓨터로서 데이터 처리를 위한 CPU, 데이터의 임시저장을 위한 RAM, 정해진 명령의 수행을 위한 프로그램이 저장되어 있는 ROM, 수치연산을 위한 ALU, 입출력 장치 등을 한 개의 집적회로로 형성한 소형의 컴퓨터를 의미하는 반면에, 구동회로란 어떤 것을 구동하기 위한 회로로서 예를 들어, 모터 구동회로는 모터의 전진, 후진을 제어하기 위하여 불과 몇 개의 트랜지스터로 간단하게 구성된 회로를 말하고 마이크로 컴퓨터에서처럼 메모리 장치, 입출력 장치, 프로그래밍에 의한 명령 수행 등의 기능을 수행하지 못하는 것이므로, 마이크로컴퓨터와 구동회로는 그 구성과 기능이 현저히 달라서 실질적으로 동일하다고 할 수 없어, 원고의 위 주장은 이유 없을 뿐만 아니라, 확인대상발명에는 이 사건 제1항 발명의 청구항에 기재된 ‘상기 필터의 출력신호를 수신하여 외피신호를 추출하는 외피신호 검출회로’에 관한 구성과 문언적으로 동일한 구성은 포함되어 있지 않고, 단지 ‘대역통과필터 출력신호를 기준전압과 비교한 후, 출력신호를 하이 또는 로우로 변환하기 위한 회로인 비교기, 비교기 출력신호를 복조하여 디지털 구형파 형태의 신호로 변환하기 위한 회로인 적분기’가 이에 대응되는 정도인데, 확인대상발명의 위 대응구성은 이 사건 제1항 발명의 외피신호 검출회로에 관한 구성과 실질적으로 동일하거나 균등한 구성이라고 할 수 없어, 즉 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 특별한 사정이 없는 한 발명의 상세한 설명이나 도면 등에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않지만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 사항의 해석은 그 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 상세한 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 하는바, 이와 같은 법리에 비추어 이 사건 제1항 발명의 청구항에 기재된 ‘상기 필터의 출력신호를 수신하여 외피신호를 추출하는 외피신호 검출회로’의 기술적 의미를 해석하여 보면, 위 외피신호 검출회로에 관한 구성 가운데 단순히 ‘외피신호를 추출’하는 회로는 당해 기술분야에서 일반적으로 외피신호 추출부를 말하는 것으로서, 외피신호 추출부는 다이오드와 로우패스 필터로 구성된 다이오드 디텍터로 이해된다는 것은 맞다 하더라도, 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 위 외피신호 검출회로에 관한 구성과 관련하여, ‘본 발명의 또다른 목적은 외피신호 검출회로를 1개 사용하면서도, 높은 검출효율을 갖는 외피신호 검출회로를 제공하는 것이다. 본 발명의 또다른 목적은 낮은 입력신호가 입력되는 경우에도 안전하게 출력펄스신호를 발생시킬 수 있는 외피신호 검출회로를 제공하는 것이다’, ‘본 발명의 제1 실시형태에 따른 외피신호 검출회로는 입력신호를 수신하여 증폭하는 증폭부 및 상기 증폭부의 출력을 수신하여 제1 외피신호를 발생시키는 외피신호 추출부를 구비하고, 상기 증폭부의 출력신호의 최저값이 제1 기준전압의 레벨보다 높게 유지되는 것을 특징으로 한다. 본 발명의 제2 실시형태에 따른 외피신호 검출회로는 입력신호를 수신하여 증폭하는 증폭부, 상기 증폭부의 출력을 수신하여 제1 외피신호를 발생시키는 제1 외피신호 추출부 및 상기 제1 외피신호 추출부의 출력을 수신하여 제2 외피신호를 발생시키는 제2 외피신호 추출부를 구비하고, 상기 증폭부의 출력신호의 최저값이 제1 기준전압의 레벨보다 높게 유지되는 것을 특징으로 한다’, ‘이하, 도 9와 도 10을 참조하여 본 발명의 제1 실시예에 따른 외피신호 검출회로의 동작에 대해 설명한다. 고역통과 증폭기는 본 발명의 독특한 부분으로서, 고역통과 필터의 기능도 하고 입력신호를 수신하여 증폭하고 출력신호를 발생시키는 기능도 한다. NMOS 트랜지스터의 게이트 단자에는 소정의 제어전압을 인가하여, 선형영역에서도 동작하고 포화영역에서도 동작하도록 한다’, ‘도 11은 본 발명의 제2 실시예에 따른 외피신호 검출회로로서, 고역통과 증폭기, 제1 외피신호 추출부, 제2 외피신호 추출부 및 비교기를 구비한다’, ‘고역통과 증폭기에 의해 버추얼 접지레벨이 높아지기 때문에 낮은 입력신호가 인가되더라도 외피신호의 검출효율이 높아지게 된다’, ‘본 발명에 따른 적외선 리모콘 수신기의 외피신호 검출회로는 검출효율이 높고, 낮은 입력신호가 입력되는 경우에도 안전하게 출력펄스신호를 발생시킬 수 있다’라는 취지로 기재되어 있고, 도면 9에는 외피신호 검출회로는 외피신호 추출부의 전단에 고역통과 증폭기를 더 구비하여 이를 포함하는 것으로 도시되어 있음을 알 수 있어, 이와 같은 명세서 전체의 기재에 비추어 볼 때, 이 사건 제1항 발명의 청구항에 기재된 ‘외피신호 검출회로’는 ‘외피신호를 추출하는’ 외피신호 추출부 회로에 고역통과 증폭기가 추가된 회로 구성으로 해석하여야 하며, 원고는, 이와 같은 명세서의 기재는 원고가 최초 출원명세서에서 외피신호 검출회로의 개별 소자에 관한 발명으로 구성한 청구항 제14항 내지 제22항과 관련된 사항이었는데, 원고가 특허청에서의 심사과정에서 이를 공지기술로 인정하고 위 청구항들을 모두 삭제하는 보정을 하였으므로, 이러한 출원경과에 비추어 보면 이 사건 제1항 발명의 청구항을 해석함에 있어서 위 명세서의 기재를 근거로 하여 외피신호 검출회로를 축소해석하여서는 안된다고 주장하나, 위 명세서 기재 부분이 원고가 삭제한 청구항 제14항 내지 제23항에만 관계된 사항이라고 볼 수 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없어, 확인대상발명의 위 대응구성에는 ‘고역통과 증폭기’가 결여되어 있으므로, 확인대상발명의 위 대응구성인 ‘비교기+적분기’의 구성이 ‘외피신호 추출부’와 동일한 기능을 하는지를 더 따질 것도 없이, 확인대상발명의 위 대응구성은 이 사건 제1항 발명의 ‘외피신호 검출회로’와 동일하거나 균등하다고 할 수 없으므로, 확인대상발명의 물품은 어느 모로 보나 이 사건 제1항 발명물건의 생산에만 사용되는 물건에 해당한다고 볼 수 없다.

대법원 2007. 11. 29. 선고 2006후1902 판결 [권리범위확인(특)]

원고의 이 사건 특허발명의 청구항 1에는 ‘우산살 삽입구멍을 가진 홀더의 몸체 양측에 받침날개를 형성하고’라고 되어 있는바, 여기에서 ‘받침’은 일반적으로 ‘다른 물건의 밑에 대는 데 쓰게 만든 물건’으로 이해되고, ‘날개’는 ‘새나 곤충의 몸 양쪽에 붙어서 날아다니는 데 쓰는 기관 또는 공중에 잘 뜨게 하기 위하여 비행기의 양쪽 옆에 단 부분’ 등으로 이해되는데, 발명의 상세한 설명에는 이와 관련하여 ‘홀더의 저면 형상과 동일한 몰드를 별도로 형성하여 양측의 받침날개가 받쳐지도록 한 상태에서 타정을 실시하게 되면 스테이플러침이 타정홈으로 타정되면서 덮개날개를 관통함과 동시에 절개부에 끼워져 있는 우산포와 받침날개를 관통하고 관통한 스테이플러침 끝이 홀더 저면에 받쳐진 별도의 몰드에 접촉되면서 내측으로 동시에 구부러지게 된다. 양측에 박혀서 구부러진 스테이플러침은 첨부 도면 제2도 내지 제3도에 예시된 바와 같이 덮개날개와 우산포를 관통하여 받침날개를 관통한 채 구부러져서 상하면에 형성된 타정홈으로 숨어버리게 된다’, ‘첨부 도면 제4도 내지 제5도에서와 같이 실시하는 경우에는 타정된 스테이플러침 끝이 구부러지지 않고 홀더의 몸통내부로 깊숙이 박히게 되는 것으로서, 이와 같은 실시 상태에서는 받침날개가 필요 없게 되므로 홀더의 크기를 보다 더 작게 형성할 수 있는 이점을 제공할 수 있게 된다’는 취지로 기재되어 있고, 도면 제1, 2, 3도에는 받침날개가 홀더 몸체의 저면 형상과 달리 돌출되어 있는 형상으로 되어 있음을 알 수 있으므로, 이러한 여러 사정을 참작하여 본다면, 청구항 1의 ‘받침날개’는 몸체의 저면 형상과 다르게 몸체의 양측에 날개 형상으로 형성되어 받침날개를 관통한 스테이플러침 끝이 홀더 저면에 받쳐진 별도의 몰드에 접촉되면서 내측으로 동시에 구부러진 형태로 체결될 수 있도록 하는 기능을 하는 것으로 해석하여야 하고, 이러한 형상 및 기능을 하지 아니하는 구성은 청구항 1의 홀더에 포함되지 아니하는 것으로 보아야 하는바, 이 사건 특허발명의 청구항 1의 ‘받침날개’에 관한 위와 같은 해석을 전제로 하여 청구항 1의 홀더와 피고의 확인대상발명을 대비하여 보면, 확인대상발명의 받침부는 직육면체 형상으로 날개 형태의 부재를 찾아볼 수 없고, 스테이플러침이 받침부를 관통한 후 구부러져 체결되는 방식이 아니라 그 선단이 고정구멍에 위치하는 형태로서, 청구항 1의 받침날개와는 그 형상이 상이하고 그 기능을 수행하는 방식과 과제해결원리에 차이가 있어, 확인대상발명은 청구항 1의 홀더와 동일하거나 균등하다고 할 수 없으므로, 청구항 1의 실시에만 사용하는 물건에 해당한다고 볼 수 없음에도 불구하고 원심은 이 사건 특허발명의 청구항 1의 ‘받침날개’에 관한 구성을 스테이플러침이 박힐 정도의 받침부재로 잘못 해석하고, 확인대상발명의 받침부재는 청구항 1의 ‘받침날개’를 단순히 두께만을 우산살삽입구멍의 지름보다 크게 변경한 것에 불과하다고 단정한 다음, 이를 전제로 하여 확인대상발명은 청구항 1의 실시에만 사용하는 물건에 해당한다고 보아 그 보호범위에 속한다고 판단하고 말았으니, 원심판결에는 특허청구범위의 해석 및 특허발명의 보호범위에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다.

특허법원 2007. 7. 13. 선고 2006허3496 판결 [권리범위확인(특)] - 상고기각

특허법 제127조 제1호는 ‘특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위’를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다고 규정하고 있는바, 그 취지는 특허발명의 구성요건을 충족하지 않는 물건을 생산·양도하는 등의 행위는 특허권을 침해하지 않는 것이 원칙이지만, 위 물건을 사용함으로써 특허발명의 구성요건을 충족하여 특허권의 침해에 이르게 될 고도의 개연성이 있는 경우에는 특허권이 부당하게 확장되지 않는 범위 내에서 장래의 특허권의 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 그 전 단계에 있는 위 생산·양도 등의 행위를 특허권의 침해로 간주하여 직접침해와 같은 취급을 받도록 한 것이어서, 위 규정에서 특허발명 물건의 ‘생산’이란 특허발명의 구성요건을 충족하지 않은 물건을 받은 자가 이를 사용하여 특허발명의 구성요건을 충족하는 물건을 만들어 내는 모든 의식적 행위를 의미한다고 보아야 하므로, 반드시 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립, 수리 등의 행위도 포함된다고 할 것이고, 한편 특허권의 간접침해가 성립하는 물건의 생산·양도 등 행위는 그 물건이 특허발명 물건의 생산‘에만’ 사용되는 것이어야 하므로,그 물건을 사용하는 한 반드시 특허발명 물건의 생산에 도달하여야 하고, 그 물건에 특허발명 물건의 생산 이외에 사용될 수 있는 다른 용도가 있는 경우에는 그 물건을 생산하는 등의 행위를 하더라도 간접침해가 성립하지 않는바, 여기에서 ‘다른 용도’는 위 규정에 취지에 비추어 볼 때 상업적 또는 경제적으로 실용성 있는 용도로서 사회 통념상 통용되거나 승인될 수 있는 경우에 한하여 인정되어야 하고, 단순히 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용 가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해를 부정할 만한 ‘다른 용도’가 있다고 할 수 없는바, 제1항 발명의 구성은 ‘외부수단에 의하여 형성되어 연마패드를 사용하는 동안 보유되고 연마 슬러리를 연마패드의 전체 표면에 걸쳐 이동시키는 대형유동채널 및 소형유동채널’의 구성요소와 ‘슬러리 입자를 흡착하거나 이동시키는 고유한 성능을 지니지 않는 균일한 고체 중합체 시트’의 구성요소를 포함하고 있는 데 비하여 확인대상발명은 ‘균일한 폴리우레탄 재질의 벌크 시트의 표면상에 위로 개방된 원형 홈 형태의 마이크로 홀’과 ‘연마 슬러리를 연마패드 전체 표면에 걸쳐 이동시키는 채널 형식으로 구성되어 있는 그루브’를 포함한 CMP 공정에 사용되는 연마패드이므로, 구성요소로서 ‘균질한 재질의 벌크 시트’, ‘마이크로 홀’ 및 ‘그루브’를 가지고 있어, 양 발명의 구성을 대비하면, 확인대상발명의 그루브는 연마 슬러리를 연마패드의 전체 표면에 걸쳐 이동시키고, 연마패드의 사용 중에 지속적으로 보유되며, 연마패드의 시트 고유의 성질이 아니라 외부수단에 의하여 형성되는 점에서 제1항 발명의 대형유동채널과 일치하고, 또한 연마패드의 시트는 양 발명에서 모두 균질한 고체 중합체로서 연마 슬러리 입자를 흡착하거나 이동시키는 고유한 성능을 지니지 않는 점에서 일치하지만, 제1항 발명의 소형유동채널은 확인대상발명에 구비되어 있지 않으며, 이에 대하여 원고는, 확인대상발명은 종래 불균질한 중합체 재료의 연마패드에서 불규칙적으로 분포하던 기공 등 내부구조가 연마율의 가변성의 원인이 되는 반면 연마 슬러리의 저장, 분배 및 공급 역할을 함으로써 연마율 자체를 부여하는 수단이었다는 점에 착안하여 도입하였는바, 마이크로 홀을 포함함으로써 종래 불균질한 중합체 재료 내부구조의 연마율 활성을 위한 필수적 기능을 그대로 유지하는 점에서 불균질한 중합체 재료의 연마패드와 기술적 사상이 공통되는 반면, 불균질한 중합체로부터 단순히 불규칙한 내부구조를 제거한 것에 불과한 이 사건 특허발명과 완전히 다른 기술적 사상을 가지고 있다고 주장하나, 이 사건 특허발명 및 확인대상발명에서 연마패드의 균질성은 연마패드가 재질에 있어서 슬러리 입자의 흡착 및 이동을 가능하게 하는 고유한 성능을 지니고 있는지 여부에 의하여 결정되므로, 확인대상발명과 같이 자체로 균질한 중합체 패드의 표면에 외부수단에 의하여 마이크로 홀을 부가한 경우 중합체 패드가 비균질성을 갖는 것으로 된다고 볼 수 없으니, 중합체 패드의 균질성에 있어서 확인대상발명과 제1항 발명이 차이가 있다는 취지로 보이는 원고의 위 주장은 이유 없고, 위와 같이 확인대상발명은 제1항 발명의 구성요소 중 ‘균질한 중합체 패드’ 및 대형유동채널를 포함하는 점에서 일치하고 제1항 발명의 소형유동채널의 구성요소를 가지고 있지 않으나, 확인대상발명 물건의 사용으로 제1항 발명의 소형유동채널의 구성요소가 갖추어지는 경우에는 특허법 제127조 제1호에 정한 특허발명 물건의 ‘생산’에 해당하게 되므로, 확인대상발명 물건 사용으로 제1항 발명에서 의미하는 소형유동채널이 형성되는지에 관하여 보면, 확인대상발명 물건의 사용시 브레이크 인 및 컨디셔닝 과정에서 형성되는 줄무늬 홈은 폭과 길이에 있어서 대부분 제1항 발명의 상한치와 하한치의 범위에 속하는 점, 줄무늬 홈이 마이크로 홀 사이에 평균 1개 내지 3개 존재하고 연마패드 전체적으로는 약 60만개에서 약 180만개에 이르러 적지 않은 수인 점, 컨디셔닝은 연마패드에서 연마 잔류물을 제거하는 것 외에 연마패드의 표면 거칠기를 유지하고 슬러리의 분배를 촉진하는 것을 주된 목적으로 하는데, 다이아몬드 컨디셔너로 연마패드를 문지르는 경우 다양한 형태를 가진 다수의 홈이 형성될 수밖에 없고 그러한 홈은 연마패드의 표면 거칠기를 형성하는 한편 슬러리 입자의 이동 통로로 작용함으로써 연마패드의 기계적, 화학적 연마활성에 기여할 것으로 보이는 점 등을 종합하면, 위 줄무늬 홈들은 외부 수단에 의하여 형성되는 것으로서 입자를 함유하는 연마 슬러리를 연마패드의 전체 표면에 걸쳐 이동시키는 기능을 갖는다고 인정되므로 제1항 발명의 소형유동채널과 동일하다고 할 것이고, 위 줄무늬 홈들을 단순히 컨디셔닝 과정에서 의도하지 않게 우발적으로 생긴 것이라고 볼 수 없어, 이 사건 심결 당시를 기준으로 확인대상발명 물건이 그 용법에 따라 통상적 방법으로 사용하는 경우에는 제1항 발명의 소형유동채널이 형성되어 제1항 발명의 구성요건을 충족한다고 할 것이므로, 확인대상발명 물건은 제1항 발명 물건의 생산에 사용되는 것에 해당하고, 위와 같이 확인대상발명 물건이 제1항 발명 물건의 생산에 사용되는 것에 해당하므로, 확인대상발명 물건이 그 사용으로 제1항 발명 물건의 생산에 이르지 않는 다른 용도가 존재하는지에 관하여 보면, 확인대상발명에 의하여 원고가 생산한 연마패드는 현재까지 삼성전자에서만 사용하고 있고 이 경우 다이아몬드 컨디셔너에 의하여 브레이크 인 및 컨디셔닝 공정이 반드시 이루어지고 있는 점과, 갑 17호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 사실, 즉 CMP 공정에 있어서 브레이크 인 공정은 중요성은 떨어졌지만 여전히 필요성이 있다고 인식되고 있고, 90년대 중반 이후 다아이몬드 컨디셔너가 개발된 이후 모든 CMP 공정에서 컨디셔닝시 위와 같은 컨디셔너를 사용할 정도로 그 우수성이 인정되고 있는 점 등에 비추어 보면, 다이아몬드 컨디셔너를 사용하지 않거나 컨디셔닝 공정을 수행하지 않고 확인대상발명 물건을 사용하는 것과 같이 제1항 발명의 소형유동채널을 형성함이 없이 확인대상발명 물건을 사용할 수 있는 것으로 사회 통념상 통용 또는 승인될 수 있는 실용성 있는 방식은 존재하지 않는 것으로 보이고, 이에 대하여 원고는, 컨디셔닝이 패드 표면에 미치는 영향 내지 변화의 유무나 정도는 컨디셔너의 종류, 패드의 경도, 사용하는 슬러리의 종류 및 슬러리에 포함된 연마입자의 종류, 컨디셔너에 의하여 패드에 가해지는 압력의 정도 등 여러 가지 요소에 따라 다르므로, 반도체 생산업체들이 각기 다른 조건으로 확인대상발명 제품을 사용하는 모든 경우에 소형유동채널이 형성된다고 볼 수 없다고 주장하나, 위와 같이 각기 다른 조건을 설정하여 소형유동채널을 형성하지 않는 방법으로 사용하는 것은 단순한 가능성에 불과하고, 그것만으로는 상업적 또는 경제적으로 실용성 있는 것으로 사회 통념상 통용되거나 승인될 수 있는 사용이라고 보기 어려우므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없어, 확인대상발명 물건은 제1항 발명 물건의 생산에만 사용되는 것이라고 인정되므로, 확인대상발명 물건을 생산하는 것은 제1항 발명의 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산하는 행위에 해당하고, 원고는 연마패드를 생산하여 유상 판매함으로써 이를 업으로서 하였음이 분명하므로, 확인대상발명 물건의 생산은 제1항 발명의 간접침해에 해당한다.

특허법원 2007. 5. 23. 선고 2006허6679 판결 [권리범위확인(특)] - 확정

특허법 제127조 제2호는 특허가 방법의 발명인 때에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다는 취지로 규정하고 있으므로, 특허권자 또는 이해관계인은 그 방법의 실시에만 사용하는 물건과 대비되는 물건을 심판청구의 대상이 되는 발명으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있는데, 이 사건 제1항 발명은 스크류와 압출다이가 설치된 수제비 제조 장치를 이용하여 수제비를 제조하는 방법의 발명이고, 확인대상발명은 압송스크류와 압출다이가 설치된 수제비 제조 장치라는 물건의 발명으로 발명의 범주를 달리하고 있는바, 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 방법에 대응하는 ‘일정한 방법에 의하여 생산된 물건’으로 특정되어 있지 않고 ‘일정한 물건’으로만 특정되어 있으므로, 이 사건에서는 확인대상발명의 수제비 제조 장치가 이 사건 제1항 발명의 실시에만 사용되고 있는 물건과 동일 또는 균등물에 해당하는지 여부를 살펴보면, 이 사건 제1항 발명에서 이용되고 있는 수제비 제조장치에서 당사자 사이에 주된 쟁점이 된 구성요소는 ‘광폭부와 세폭부로 형성된 압출구’의 구성(압출구 구성)이고, 이에 대응하는 확인대상발명의 구성은 ‘압출다이에 폭이 일정한 선상 압출공을 방사상으로 다수 형성하고, 상기 선상 압출공 내측에는 각각 중심쪽이 깊고 외측으로 갈수록 얕으면서 반죽물 유입경사면과 반죽물 압출유도면이 구비된 V형 홈부를 형성하는’ 구성(압출공 구성)인바, 확인대상발명의 압출공 구성은 폭이 일정하여 이 사건 제1항 발명의 압출구 구성에 있는 광폭부와 세폭부가 구비되어 있지 않음은 문언상 명백하므로 위 양 구성으로 인한 균등 여부만이 문제되는데, 먼저 양 발명의 과제해결원리가 동일한지 여부에 관하여 보면, 압출구 구성을 통한 이 사건 제1항 발명 수제비 제조장치의 기술사상은, 곡물반죽이 압출되는 압출구를 폭이 넓은 부분과 폭이 좁은 부분으로 다르게 형성함으로써 그 압출두께와 압출속도의 차이로 다양하고 불규칙한 형상의 수제비를 얻는다는 것에 특징이 있는데, 확인대상발명은 선상 압출공의 폭은 일정하게 두고, 압출공 내측의 압출통로에 중심쪽이 깊고 외측으로 갈수록 얕으면서 반죽물 유입경사면과 반죽물 압출유도면이 구비된 V형 홈부를 형성하여 중심쪽은 압출거리가 짧으면서 압출저항이 적게 하고, 외측으로 갈수록 압출거리가 길면서 압출저항이 크게 함으로써 길이와 두께가 다른 형상의 수제비를 얻는 것이고, 일반적으로, 압출물의 압출두께와 압출속도는 단순히 압출구의 폭 차이로만 결정되는 것은 아니고 그 외에도 반죽물의 종류나 점성, 스크류의 회전속도, 압출다이 내에서의 압출거리 및 압출통로의 형상 등의 다양한 변수에 따라서 달라질 수 있는 것이고, 어느 변수를 채택하느냐에 따라 압출 장치의 구성과 효과는 상당한 차이를 보일 수 있는 것이므로, 압출공 내부에서의 압출거리와 압출통로의 형상 등의 차이로 압출두께와 압출속도를 다르게 한 압출공 구성은 단순히 압출구의 폭 차이만으로 이를 다르게 한 압출구 구성과는 그 과제해결원리가 다르다고 할 것이어서, 위와 같이 이 사건 제1항 발명 수제비 제조장치의 압출구 구성과 다르게 치환된 압출공 구성으로 인하여 그 과제해결원리가 달라진 확인대상발명은, 그 작용효과의 동일성이나 치환의 용이성 등 다른 요건에 대하여 나아가 살필 필요없이, 이 사건 제1항 발명의 실시에만 사용되고 있는 물건이라거나 그와 동일 또는 균등물이라고 할 수 없으므로, 결국 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 할 것이다.

특허법원 2007. 4. 12. 선고 2006허5348 판결 [권리범위확인(특)] - 확정

특허법 제135조는 ‘특허권자 또는 이해관계인은 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위확인심판을 청구할 수 있다’고 규정하고 있고, 특허법 제127조 제1호는 ‘특허가 물건의 발명인 때에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다’는 취지로 규정하고 있으므로, 특허권자 또는 이해관계인은 그 물건의 생산에만 사용하는 물건과 대비되는 물건을 심판청구의 대상이 되는 발명으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있다고 할 것인바, 확인대상발명이 이 사건 제2항 발명의 생산에만 사용되어 간접침해에 해당되는지 여부에 대해 먼저 살펴보면, 확인대상발명이 이 사건 제2항 발명의 ‘생산에만 사용하는 물건’에 해당하기 위해서는 첫째, 확인대상발명이 이 사건 제2항 발명의 본질적 구성요소에 해당하고, 둘째, 다른 용도로는 사용되지 아니하여야 하며, 셋째, 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품이며, 넷째, 당해 발명에 대한 물건 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있으며, 다섯째, 특허권자측에 의하여 그러한 부품을 따로 제조·판매하고 있을 것이 요구되는바, 확인대상발명은 체중계 내부에 이 사건 제2항 발명의 구성요소 3의 ① 내지 ④와 같은 구성요소를 갖추고 있지 아니하므로 확인대상발명의 구성요소 1은 이 사건 제2항 발명의 본질적 구성요소를 결여하고 있고, 확인대상발명의 구성요소 2는 이 사건 제2항 발명의 용도, 즉 측정된 체중값에 상응하는 건강정보가 인터넷망을 거쳐 체중계 내부로 전달되는 기능과는 다른 용도로 사용되고 있으며, 확인대상발명의 구성요소 3은 이 사건 제2항 발명에 이에 대응하는 구성요소가 없으며, 확인대상발명의 구성요소 4는 개인용 컴퓨터로서 확인대상발명의 구성요소 1을 연결하여 사용하는 이외의 용도가 있음은 자명하며, 나아가 이 사건 제2항 발명의 특허권자인 원고가 확인대상발명의 각 구성요소에 해당하는 물건을 생산하거나 판매하고 있다는 점이나 이 사건 제2항 발명의 각각의 구성요소가 그 물건의 구입시에 확인대상발명의 구성요소 1 내지 4과 같은 구성요소로 교체가 예정되어 있다고 볼 만한 점도 인정되지 아니하므로, 확인대상발명의 각 구성요소는 이 사건 제2항 발명의 ‘생산에만 사용하는 물건’에 해당한다고 볼 수 없다.

대법원 2005. 7. 15. 선고 2003후1109 판결 [권리범위확인(특)]

피고는 파라솔 완제품의 부품인 ‘파라솔천 결합구’를 생산하고 있을 뿐 피고가 파라솔천 결합구에 파라솔천 및 파라솔 살대를 결합하는 공정을 실시하고 있다고 볼만한 자료도 없으므로, 원심으로서는 확인대상발명과 이 사건 특허발명을 대비하여 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 방법의 실시에만 사용되는 물건에 해당하는지의 여부 등을 심리하여 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지의 여부를 판단해 보아야 함에도 불구하고, 확인대상발명이 어느 발명에 해당하는지가 명확하지 아니하다는 이유로 이 사건 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다고 단정한 나머지 확인대상발명과 이 사건 특허발명을 대비·판단하지 아니하고 말았으니, 원심판결에는 확인대상발명의 특정에 관한 법리오해 및 심리미진으로 인하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다.

대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602 판결 [특허권침해금지등]

대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결 [권리범위확인(특)]

특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있다면, 그러한 물건은 특허권에 대한 이른바 ‘간접침해’에서 말하는 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당하고, 위 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당한다는 점은 특허권자가 주장·입증하여야 하는바, 같은 취지에서 원심이, ㈎호 발명의 감광드럼카트리지는 전체적으로 이 사건 특허발명을 채택한 레이저 프린터에 꼭 맞는 구성을 취하고 있고, 현재 ㈎호 발명의 감광드럼카트리지는 전량 이 사건 특허발명을 채택한 레이저 프린터에만 사용되고 있으며, 이 사건 특허발명을 채택하지 아니한 레이저 프린터 중 ㈎호 발명의 감광드럼카트리지를 사용할 수 있는 것은 없는 사실, 레이저 프린터에 있어서 인쇄되는 종이를 기준으로 할 때 레이저 프린터 자체의 수명은 약 300,000장이나, 그 중 토너카트리지는 약 3,000장, 감광드럼은 약 15,000장, 현상기는 약 50,000장의 수명을 가지고 있어 그 이후에는 새로운 것으로 교체해 주어야 하고, 이 사건 특허발명을 실시하고 있는 피고는 이 사건 특허발명을 채택한 레이저 프린터에 사용되는 각 부품을 별도로 생산하여 판매하고 있는 사실을 인정한 다음,위 감광드럼카트리지는, 이 사건 특허발명의 본질적인 구성요소이고, 다른 용도로는 사용되지도 아니하며, 일반적으로 널리 쉽게 구입할 수도 없는 물품일 뿐만 아니라, 레이저 프린터의 구입시에 그 교체가 예정되어 있었고, 특허권자인 피고측에서 그러한 감광드럼카트리지를 따로 제조·판매하고 있으므로, 결국 ㈎호 발명의 감광드럼카트리지는 이 사건 특허발명의 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당하며, 원고의 주장과 같이 ㈎호 발명의 기술사상을 채택하되 설계변경에 의하여 ㈎호 발명과 다른 제품을 만드는 경우에 그것이 이 사건 특허발명의 실시물건 이외의 물건에 사용될 가능성이 있다는 것만으로는, ㈎호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위를 벗어날 수는 없다고 판단한 것은 정당하다.

대법원 1996. 11. 27.자 96마365 결정 [특허권등침해금지가처분]

특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서, 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고, 특허권자측에 의하여 그러한 부품을 따로 제조·판매하고 있다면, 그러한 물건은 특허권의 간접침해에서 말하는 특허 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다고 할 것인바, 레이저 프린터에 있어서 인쇄되는 종이를 기준으로 할 때 레이저 프린터 자체의 수명은 약 300,000장이나, 그 중 토너 카트리지는 약 3,000장, 감광드럼은 약 15,000장, 현상기는 약 50,000장의 수명을 가지고 있어 그 이후에는 새로운 것으로 교체해 주어야 하는 바, 본건 특허발명에서는 위 감광드럼유니트, 토너박스(토너 카트리지), 현상유니트를 별도로 구성하여 각각의 물품이 수명을 다한 경우에 그 부분만을 교환하여 사용함으로써 레이저 프린터를 경제적으로 효율적으로 사용할 수 있도록 하면서도 사용자가 그 교환이나 취급을 용이하게 하도록 구성한 것이고, 피신청인이 제조·판매하는 이 사건 토너 카트리지는 본건 발명에만 사용되는 물건으로서 다른 용도로는 사용되지 아니하는 사실을 알 수 있는 바, 본건 특허발명의 목적에 비추어 보면 위 토너 카트리지는 그 모양과 형태가 현상유니트와 감광드럼유니트와의 결합 방법 등에 있어서 중요한 요소가 되므로 본건 특허발명의 본질적인 구성요소라 할 것이고, 다른 용도로는 사용되지도 아니하며, 일반적으로 널리 쉽게 구입할 수도 없는 물품일 뿐만 아니라, 본건 레이저프린터의 구입시에 위 토너 카트리지의 교체가 예정되어 있었고, 특허권자인 신청인측에서 그러한 토너 카트리지를 따로 제조·판매하고 있으므로, 결국 위 토너 카트리지는 본건 특허 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다고 할 것이다.

대법원 1993. 2. 23. 선고 92도3350 판결 [특허법위반]

특허법은 제64조에서 ‘침해로 보는 행위’(강학상의 간접침해행위)라 하여 현실로 특허권 또는 전용실시권의 침해로 보기 어려운 예비단계의 행위를 침해행위로 의제하는 규정을 두고 있는 바, 여기에서 위 제64조에 해당하는 간접침해행위에 대하여 특허권 등 침해의 민사책임을 부과하는 외에 위 법 제158조 제1항 제1호에 의한 형사처벌까지 가능한가가 문제될 수 있는데, 확장해석을 금하는 죄형법정주의의 원칙에 비추어, 또한 특허권 등 침해의 미수범에 대한 처벌규정이 없어 특허권 등 직접침해의 미수범은 처벌되지 아니함에도 특허권 등 직접침해의 예비단계 행위에 불과한 간접침해행위를 위 벌칙조항에 의하여 특허권 등 직접침해의 기수범과 같은 벌칙에 의하여 처벌할 때 초래되는 형벌의 불균형성 등에 비추어 볼 때, 위 제64조의 규정은 특허권자 등을 보호하기 위하여 특허권 등의 간접침해자에게도 민사책임을 부과시킴으로써 특허권자 등을 보호하기 위한 취지의 정책적 규정일 뿐 이를 특허권 등의 침해행위를 처벌하는 형벌법규의 구성요건으로서까지 규정한 취지는 아닌 것으로 봄이 옳을 것이어서, 위 제64조에 해당하는 간접침해행위는 위제158조 제1항 제1호의 처벌규정에 의하여 처벌할 수 없다고 본 원심의 판단은 옳다.

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간접침해의 인정여부

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