대법원 2017. 11. 23. 선고 2015후321 판결 [거절결정(특)]
특허법 제186조는 제2항에서 특허심판원의 심결에 대한 취소의 소는 당사자, 참가인, 해당 심판이나 재심에 참가신청을 하였으나 신청이 거부된 자가 제기할 수 있다고 규정하고, 제3항에서 그 취소의 소는 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 제기하여야 한다고 규정하고 있으며, 한편 특허법 제38조 제4항은 특허출원 후에는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속, 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다고 규정하고 있어, 이러한 규정들에 의하면, 특허출원인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 특정승계인은 특허출원인변경신고를 하지 않은 상태에서는 그 양수의 효력이 발생하지 않아서 특허심판원의 거절결정 불복심판 심결에 대하여 취소의 소를 제기할 수 있는 당사자 등에 해당하지 아니하므로, 그가 제기한 취소의 소는 부적법하고, 특정승계인이 취소의 소를 제기한 후 특허출원인변경신고를 하였더라도, 그 변경신고 시기가 취소의 소 제기기간이 지난 후라면 제기기간 내에 적법한 취소의 소 제기는 없었던 것이므로, 취소의 소가 부적법하기는 마찬가지인바, 미국 법인인 와이엘엑스 코퍼레이션(양도인 회사)은 2010. 2. 23. 명칭을 “파장 변환 물질을 갖는 이동 평판을 이용한 다색 조명 장치”로 하는 발명을 출원한 후, 2010. 5. 5. 원고에게 위 출원 및 그에 관한 분할출원으로 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하였으며, 양도인 회사는 2012. 8. 20. 위 출원을 원출원으로 한 이 사건 분할출원을 하였고, 특허청 심사관은 2013. 5. 13. 이 사건 분할출원에 대하여 거절결정을 하였으며, 양도인 회사는 2013. 7. 31. 위 거절결정에 불복하는 심판청구(2013원5717호)를 하였으나, 특허심판원은 2014. 6. 11. 양도인 회사의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였으고, 양도인 회사는 2014. 6. 12. 이 사건 심결문 등본을 송달받았으며, 원고는 2014. 7. 10. 특허법원에 이 사건 심결에 대한 취소의 소를 제기하고, 2014. 8. 19. 특허청에 ‘양도인 회사가 원고에게 이 사건 분할출원으로 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하였다’는 내용의 특허출원인변경신고를 하였는데, 원고가 심결취소의 소 제기기간인 이 사건 심결문 등본 송달일부터 30일이 지난 후 특허출원인변경신고를 하여 그때에서야 비로소 권리 양도의 효력이 발생하였으므로, 그 권리 양도의 효력이 발생하기 전인 2014. 7. 10. 제기된 이 사건 소는 원고적격이 없는 자가 제기한 것으로서 부적법하다.
특허법원 2017. 5. 19. 선고 2016나1561 판결 [특허권침해금지등] - 확정
재산권상의 청구에 관하여는 소송물인 권리 또는 법률관계에 관하여 관리처분권을 갖는 권리주체에게 당사자적격이 있음이 원칙이고, 제3자는 법률이 정하는 바에 따라 일정한 권리나 법률관계에 관하여 당사자적격이 부여되거나 본래의 권리주체로부터 그의 의사에 따라 소송수행권을 수여받음으로써 당사자적격이 인정되는 경우가 있을 뿐인데, 권리주체의 의사에 따라 소송수행권 수여가 이루어지는 임의적 소송신탁은 변호사대리의 원칙이나 신탁법 제6조가 정한 소송신탁의 금지를 잠탈하는 등의 탈법적 방법에 의하지 아니한 것으로서, 이를 인정할 합리적 필요가 있다고 인정되는 때에 한하여 극히 제한적으로만 허용될 수 있는 것이고, 특히 소송행위를 하게 하는 것을 주목적으로 채권양도 등이 이루어진 경우 그 채권양도가 신탁법상의 신탁에 해당하지 않는다고 하여도 신탁법 제6조가 유추 적용되어 무효라고 보아야 하고, 소송행위를 하게 하는 것이 주목적인지 여부는 채권양도계약이 체결된 경위와 방식, 양도계약이 이루어진 후 제소에 이르기까지의 시간적 간격, 양도인과 양수인 간의 신분관계 등 제반 상황에 비추어 판단해야 하는바, 이 사건 특허발명은 원고 회사의 대표이사인 D가 발명자로 되어 있고, 원고가 이 사건 특허발명을 출원하여 특허등록을 받음으로써 최초 등록권리자가 되었던 것인데, 그 후 원고로부터 이 사건 특허권의 일부 지분을 양도받은 E와 F은 위 D의 처와 아들이고, 이 사건 특허발명은 경편 원단에 관한 것으로서, 화섬직물 제조 및 도매업 등을 영위하는 원고 회사의 업무와 직접적으로 관련되어 있는 등 원고는 이 사건 특허발명의 실시 등 권리행사에 밀접한 이해관계가 있는 데 반하여, E와 F은 원고 회사 대표이사와의 특수한 인적 관계 외에 이 사건 특허권의 행사에 관하여 별다른 이해관계가 없는 것으로 보이며, 실제 피고들에 의한 이 사건 특허권 침해가 문제되었을 당시 원고만이 독자적으로 피고들을 상대로 가처분을 신청하고, G, 동광인터내셔날 등을 상대로 특허권 침해에 따른 손해배상을 청구하는 등의 법적인 조치를 취하였을 뿐, E와 F은 이 사건 특허권을 침해한 이들을 상대로 위와 같은 적극적인 권리행사에 나서지도 않았으므로, 결국 E와 F이 원고에게 이 사건 손해배상청구권을 양도한 것은 단순히 원고로 하여금 소송행위를 수행하게 하려는 것이라기보다는 궁극적으로 이 사건 손해배상청구권의 행사로 인한 이익을 원고에게 전적으로 귀속시키려는 의사에 기인한 것으로 보이므로, 비록 원고가 이 사건 소송이 진행되던 중에 이 사건 손해배상청구권을 양수한 것이기는 하였으나, 이 사건 손해배상청구권의 양수가 소송행위를 하게 하는 것을 주목적으로 하여 이루어진 것이라고 단정할 수 없으므로, 피고들의 이 부분 본안전 항변은 받아들일 수 없다.
대법원 2016. 12. 29. 선고 2014후713 판결 [등록무효(특)]
채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 의한 회생절차개시결정이 있는 때에는 채무자의 업무의 수행과 재산의 관리 및 처분을 하는 권리는 관리인에게 전속하고, 채무자의 재산에 관한 소송에서는 관리인이 당사자가 되며, 이 조항의 ‘재산에 관한 소송’에는 회생회사와 관련된 특허의 등록무효를 구하는 심판도 포함된다고 할 것이므로, 그러한 심판에서 회생회사에는 당사자적격이 없고 관리인에게만 당사자적격이 있으며, 한편 심판청구인이 당사자적격이 없는 회생회사를 당사자로 표시하였다면 특허심판원은 심판청구서의 당사자 표시만에 의할 것이 아니고 심판청구의 내용을 종합하여 당사자를 확정하여야 하고, 그리하여 확정된 당사자가 관리인이라면 당사자의 표시를 관리인으로 보정하게 한 다음 심리·판단하여야 하고, 확정된 당사자가 회생회사라면 당사자적격이 없으므로 심판청구를 각하하여야 하며, 또한 특허심판원이 이와 같은 조치를 취하지 아니한 채 만연히 회생회사를 당사자로 하여 심결을 함으로써 심결상의 당사자가 심결취소의 소를 제기한 경우에 심결취소소송의 사실심리를 담당하는 특허법원으로서는 소장의 당사자 표시만에 의할 것이 아니고 청구의 내용을 종합하여 당사자를 확정하여야 하고, 그리하여 확정된 당사자가 관리인이라면 당사자의 표시를 관리인으로 정정하게 한 다음 심리·판단하여야 하고, 확정된 당사자가 회생회사라면 당사자적격이 없어 심결이 위법하다고 판단하여야 하는바, 피고들은 명칭을 ‘해저용 매트리스 블록’으로 하는 특허발명의 특허권자들이고, 원고는 피고들을 상대로 하여 이 사건 특허발명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 출원 전에 공지된 선행발명들에 의하여 용이하게 발명할 수 있으므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 특허심판원에 이 사건 심판을 청구하였으며, 원고는 이 사건 심판 청구 이전에 이미 회생절차가 개시되어 관리인이 선임되어 있었음에도 심판청구서에는 청구인으로 ‘주식회사 삼성산업’이라고 기재하였는데, 심판청구서에 첨부된 변리사에 대한 포괄위임장에는 ‘주식회사 삼성산업’이라는 위임인의 이름 기재 옆에 ‘주식회사 삼성산업 관리인 소외인 인’이라는 인영이 찍혀 있었음에도 특허심판원은 당사자를 명확히 하거나 보정하는 조치를 취하지 아니한 채 원고를 심판청구인으로 표시한 다음 이 사건 특허발명은 선행발명들로부터 용이하게 발명할 수 있지 아니하다는 이유로 이 사건 심판청구를 기각하는 심결(이 사건 심결)을 하였으며, 이 사건 심결에 심판청구인으로 기재되어 있는 원고가 이 사건 심결취소의 소를 제기하였고 원고는 청구원인으로, 원고가 해저케이블 보호용 매트리스 블록 등 콘크리트 제품을 생산·판매하는 업자로서 이 사건 특허발명의 등록무효심판을 청구하였으나 특허심판원이 진보성 판단을 잘못하였으므로 심결의 취소를 구한다는 취지로 기재하였으며, 원심은 원고에게 원고의 법인등기사항증명서를 제출하도록 보정권고하고, 이에 따라 제출된 법인등기사항증명서를 통하여 원고가 회생회사임을 파악한 다음 다시 원고에게 원고 표시를 관리인으로 정정하는 당사자표시정정신청서를 제출할 것 등을 내용으로 하여 보정권고하였고, 원고는 보정권고대로 당사자표시를 회생회사에서 관리인으로 하는 당사자표시정정신청서를 제출하고, 소송위임장도 위임인을 관리인으로 보정하여 다시 제출하였으며, 그 이후 당사자들은 원고의 당사자표시정정신청이 적법함을 전제로 이 사건 특허발명의 진보성에 관하여만 공방을 하였고, 한편 원고는 원심 변론기일 전날인 2014. 3. 24.자 준비서면을 통하여 이 사건은 회생회사의 대표이사와 관리인이 동일인이어서 법률적 자격만이 차이가 있을 뿐 당사자의 방어권 보장에 문제가 없다는 사유 등을 들어 원고의 당사자표시정정신청이 적법하므로 받아들여져야 한다는 취지로 주장하였으나, 변론기일에는 당사자표시정정신청은 철회한다고 진술하였으며, 이러한 진행경과를 토대로 원심은, 특허심판원으로서는 심판청구서에 첨부된 변리사에 대한 포괄위임장에 찍힌 인영을 보고서 원고가 회생절차 진행 중이고 관리인이 이 사건 심판을 청구하도록 의뢰한 사실을 알 수 있었음에도 당사자를 명확히 하거나 보정하는 조치를 취하지 아니한 잘못이 있다고 하여 이 사건 심결을 취소하였으므로, 이러한 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 당사자로서는 회생절차개시결정이 있는 경우 등록무효심판청구의 청구인적격이 관리인에게만 있고 관리인 명의로 받은 판결의 효력이 회생회사에 당연히 미친다는 사실을 알았더라면 관리인을 심판청구인으로 하여 무효심판을 청구하였을 것이지 청구인적격이 없는 회생회사 명의로 이 사건 심판청구를 하지는 아니하였을 것으로 보이고, 원고가 심판청구서에 첨부한 위임장이나 원심에 제출한 위임장, 원고의 2014. 3. 24.자 준비서면의 내용 등에 비추어 보더라도 관리인이 실제로 이 사건 심판을 청구하고, 이어서 심결취소의 소를 제기하였다고 볼 수 있으며, 원고가 원심의 보정권고에 따라 당사자표시정정신청서를 제출한 사정까지 있었으므로, 원심으로서는 당사자의 표시를 관리인으로 정정하게 하는 조치를 취한 다음 심리·판단하였어야 하는데, 그럼에도 원심은 변론기일에 원고가 당사자표시정정신청을 철회하는 진술을 하자 그 사유에 관하여 석명하는 등 당사자 확정을 위한 조치를 취하지 아니한 채 변론을 종결하고 이 사건 심결을 취소하였으므로, 이러한 원심의 판단에는 당사자 확정에 관한 법리와 법원의 석명의무에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다.
특허법원 2015. 1. 16. 선고 2014허4920 판결 [거절결정(특)] - 상고기각
특허법 제186조 제2항에 의하면, 심결에 대한 소는 당사자, 참가인, 해당 심판에 참가신청을 하였으나 신청이 거부된 자만이 제기할 수 있고, 같은 조 제3항에 의하면, 심결에 대한 소는 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 제기하여야 하는바, 양도인 회사만이 이 사건 심결의 당사자일 뿐, 원고가 이 사건 심결의 당사자, 참가인, 해당 심판에 참가신청을 하였으나 신청이 거부된 자의 어느 하나에도 해당하지 아니한 사실은 위에서 본 바와 같으므로, 양도인 회사가 아닌 원고가 제기한 이 사건 소는 원고적격이 없는 자에 의한 것으로서 특허법 제186조 제2항을 위반한 것으로 부적법하고, 이에 대하여 원고는, 2010. 5. 5. 양도인 회사로부터 이 사건 분할출원으로 특허를 받을 수 있는 권리를 양수받아 이 사건 심결의 취소를 구할 법률상의 이익이 있고, 이 사건 심결취소소송의 변론종결 전인 2014. 8. 19. 특허청에 이 사건 분할출원에 관한 권리관계변경신고서를 제출하였으므로, 이 사건 소를 제기할 원고적격이 있다는 취지로 주장하나, 특허법 제52조 제2항에 의해 이 사건 분할출원은 원출원일인 2010. 2. 23. 출원한 것으로 보게 되고, 한편 특허법 제38조 제4항에 의하면 특허출원 후에 있어서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인 변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니하는바, 상속 기타 일반승계에 해당하지 않는 위 2010. 5. 5.자 권리 양도의 효력은 이를 특허청장에게 신고한 때로서 이 사건 심결등본 송달일로부터 30일이 지난 2014. 8. 19.에 이르러서야 발생하는 것이어서, 위 권리 양도의 효력이 발생하기 이전인 2014. 7. 10. 제기된 이 사건 소는 원고적격이 없는 자에 의한 것으로서 부적법하고, 그 흠결은 심결취소소송의 제기기간 경과 후에는 보정될 수 없는 것이다.
특허법원 2010. 5. 27. 선고 2009허6779 판결 [등록무효(특)] - 확정
피고는, 원고는 특허법 제186조 제2항에 규정된 심결취소소송의 원고적격자가 아니므로, 이 사건 소송은 부적법하여 각하되어야 하므로 주장하므로 살피건대, 특허법 제186조 제2항은 ‘당사자, 참가인 또는 당해 심판 등에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자’를 심결 등 취소소송의 원고적격자로 열거하고 있으나,심결의 효력은 원고와 같이 그 심결 후에 특허권을 양수한 특정승계인에게 미치므로, 원고와 같은 양수인도 심결취소소송의 ‘원고적격’을 가진다고 해석함이 타당한바, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.
특허법원 1999. 7. 8. 선고 99허949 판결 [등록무효(특)] - 확정
특허의 무효심판에서의 ‘원고적격’은 이해관계인 또는 심사관에 대하여만 인정되는 것이고, 여기에서의 ‘이해관계인’에는 당해 특허의 대상물품과 동종의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 업자로서 당해 특허의 권리존속으로 인하여 그 권리자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 있어 그 피해를 받는 직접적이고도 현실적인 이해 관계가 있는 사람을 말하는 것인바, 피고 펜텔 가부시기가이샤는 이 사건 특허발명의 대상품인 필기구 등의 문구류의 제조 및 판매 등을 업으로 하는 일본 국적의 법인으로서 이 사건 특허발명의 대상물품과 같은 종류인 측면노크식필기구에 관한 특허를 일본에서 보유하고 있고, 우리나라에 샤프펜슬을 수출하고 있는 사실, 피고 펜텔 가부시기가이샤가 수출한 샤프펜슬을 우리나라에서 판매하고 있는 피고 주식회사 아톰상사에 대하여 원고가 1997. 11. 27. 이 사건 특허발명의 특허권을 침해하는 것이라는 내용의 경고장을 발송한 사실을 인정할 수 있으므로, 피고 펜텔 가부시기가이샤는 피고 주식회사 아톰상사를 통하여 이 사건 특허발명의 대상물품을 국내에 판매하는 동종업자로서 이 사건 특허발명의 존속으로 인하여 불이익을 받을 염려가 있는 자이므로 이 사건 특허발명에 대한 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하여 ‘원고적격’이 인정된다고 할 것이다.